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Freedom-to-Operate (실시자유) 분석의 모든 것
2019-07-03 김동그라미 미국 뉴욕무역관




미국 특허제도는 특허권자가 발명을 공개하는 대가로 타인이 특허권자의 허락 없이 해당 발명을 미국에서 제조하고, 사용하고, 판매 또는 판매 제의를 하고, 미국으로 수입하는 것을 배제할 수 있는 권한을 부여한다. 하지만 특허권자가 특허받은 발명을 제조, 사용, 판매, 수입할 권한을 주지는 않는다. 예를 들어, A가 지우개 달린 연필에 대한 특허를 받았다 하더라도 이 제품을 직접 제조할 권한이 없을 수도 있다. B가 연필 자체에 대한 특허를 갖고 있을 경우, A가 (지우개가 달렸든 안 달렸든 간에) 연필을 제조하지 못하도록 막을 수 있기 때문이다.


1998년에서 2017년 사이에 미국에서 특허 침해로 손해배상 판결을 받은 소송 건의 손해배상액 중간값은 590만 달러(약 70억 원)에 달한다고 한다.  2~5년에 걸친 소송비 출혈, 거액의 손해배상, 그리고 특허 침해자라는 세간의 오명까지 얻게 되면 패소한 피고기업에 실로 치명타가 아닐 수 없다. 이 같은 엄청난 사업 위험과 고비용을 피하고자 많은 기업이 자사가 출시하려는 제품이나 사업화하려는 공정이 타인의 특허를 침해하지 않고 적법하게 실시 가능한지 판단하기 위해 먼저 광범위한 특허 검색을 시행한다. 만일 문제 발생 소지가 의심되는 특허가 있다면 특허변호사(patent attorney)에게 ‘FTO 분석’으로 지칭되는 실시자유분석 또는 특허침해분석(Freedom-to-Operate Analysis)을 의뢰한다. FTO 분석은 제품 개발 전 단계나 제3자로부터 특허 침해 주장을 받은 경우뿐만 아니라 해당 특허권자에게 특허 라이선싱이나 매입 제의를 하고자 가치평가가 필요한 경우에도 활용될 수 있다.


FTO 분석이 무엇이며 어떤 방법으로 시행되는지를 알면 기업들이 처한 상황에서 FTO 분석이 과연 필요한지, 또 언제 의뢰해야 하는지를 보다 현명하게 판단할 수 있을 것이다. 이에 이번 뉴스레터에서는 FTO 분석의 범위, 이점, 일반적인 구성 내용에 대해 안내하겠다. 나아가 우리 중소기업들이 해외에서 FTO 분석을 받아보고자 할 때 적용 가능한 KOTRA와 한국지식재산보호원의 지원사업들을 소개함으로써 FTO 분석의 실무 활용도를 높이는 데에도 일조하고자 한다.


FTO 분석의 범위

FTO 분석은 각별히 침해 가능성이 높은 한 개의 특허를 분석하는 것에 집중할 수도 있고, 다수의 연관된 특허 혹은 제품들을 차례로 분석할 수도 있다. 보통 (1) 실시하고자 하는 자사의 제품이나 공정이 타인의 특허를 침해하는지와 (2) 타인의 특허가 유효한지를 가리는 두 종류로 구분된다.

일반적으로는 특허 비침해 여부 판단만으로 FTO 분석의 기본 목적을 달성하는 경우가 많다. 특허 침해를 증명하기 위한 입증 책임기준은 우월한 증거(preponderance of evidence)이다. 쉽게 말해 자신이 타인의 특허를 침해했을 확률이 50% 미만이라는 것을 보여주면 된다.

하지만 침해 위험은 아주 높은데 해당 특허가 무효일 가능성이 중간 이상인 경우, 혹은 침해 위험은 중간인데 해당 특허가 무효일 가능성이 아주 높은 경우에는 특허 비침해와 무효 여부 두 가지를 모두 판단하는 FTO 분석이 적절할 수도 있다. 발부된 특허는 유효하다는 법률 상의 추정 (presumption of validity)을 받기 때문에, 이에 맞서 특허 무효를 증명하기 위한 입증 책임기준은 명백하고 확실한 증명 (clear and convincing evidence)이다. 우월한 증거 입증책임보다 더 까다로운 입증책임이 부여되기 때문에 특허 비침해보다 무효를 증명하는 것이 대개 더 어렵다.

FTO 분석의 이점

기업은 FTO 분석을 통해 자사의 실시 기술이 미국에서 아직 유효한 타인의 특허권 범위를 침해하는지 미리 파악함으로써, 특허 침해 위험을 낮추고 분쟁을 예방할 수 있다. 특히 잠재적인 특허 침해에 해당된다고 판단되는 경우, 회피 설계가 가능한지 타진해보거나, 특허권자와의 협상을 거쳐 적법한 라이선스 계약을 체결하거나, 이 특허를 무효화하기 위한 절차를 밟는 방안을 고려해볼 수 있다. 그러나 FTO 분석의 이점은 단순히 사업 위기요소 관리에만 그치지 않는다. 문서화된 형태의 FTO 분석 결과는 기업이 추후 특허 침해 소송을 당할 경우, 고의적인 특허 침해(willful infringement)나 제3자가 침해하도록 유도했다는 혐의(inducement of infringement)에 대한 효과적인 반박 증거로 사용될 수 있기 때문이다.

미국의 특허 판례법상 증액손해배상제도는 특허 침해 행위에 있어 피고의 고의성•악의성이 인정되는 등 특수한 경우에 손해배상액을 실제 손해액의 최대 세 배까지 증액하고 원고의 변호사비까지 변상하도록 판시할 수 있는 재량을 법원에 부여하는 것으로 발전해왔다. 특허 침해자로 몰린 피고가 사업 추진 과정에서 FTO 분석을 반드시 수행해야 할 적극적인 주의 의무(affirmative duty)를 지니지는 않지만 (즉, FTO 분석을 의뢰하지 않은 것 자체만으로 고의적인 특허 침해로 간주되지는 않지만) 침해 과실은 해당 행위가 일어난 시점에 피고의 인식에 기초하여 결정된다. 따라서 문제가 된 행위가 발생하기 이전에 FTO 분석을 시행하여 이 행위가 특허 침해가 아니라는 법률의견서를 확보하면 주관적 고의성이 없었음을 입증할 수 있다.

한편, 피고가 직접적으로 원고의 특허를 침해하지 않더라도, 제3자의 실시 행위가 원고의 특허를 침해한다는 사실을 피고가 인지한 상황에서 제3자가 이 행위를 하도록 유도하고 장려한다면 피고에 대한 특허 침해 유도 주장이 법적으로 성립할 수 있다. 이때 특허 비침해를 적시한 FTO 분석 결과는 제3자의 행위가 특허 침해에 해당되지 않는다고 실질적으로 믿었던 피고의 인식을 보여주거나 피고의 행위가 특허 침해를 유도하지 않는다고 이해했던 선의의 믿음을 뒷받침하는 근거로 사용될 수 있다. 다만, 해당 특허가 무효라고 결론 내린 FTO 분석 결과는 특허 침해를 유도했다는 혐의에 대한 효과적인 항변 논거로 쓰일 수 없다.

FTO 분석의 구성 내용과 분석 방법


FTO 분석에서 일반적으로 다루어지는 내용으로 다음 네 가지를 소개하겠다.

1. 해당 특허의 존속기간 및 등록 유효성(소멸 여부) 확인


FTO 분석 업무를 맡은 특허변호사는 본격적인 분석에 앞서 분석 대상 특허의 존속기간이 언제 만료되는지와 등록이 유효한지를 먼저 파악한다. 실용특허(utility patent)와 식물특허(plant patent)의 일반적인 존속기간은 출원일로부터 20년이다. 2015년 5월 13일 이후 출원된 디자인특허의 존속기간은 등록일로부터 15년이며, 그 이전에 출원된 디자인특허는 등록일로부터 14년간 권리가 인정된다. 단, 추후에 특허가 무효화되거나 특허권자가 권리를 포기(disclaim)할 경우 특허 수명은 단축될 수 있다. 또한, 출원 과정에서 특허상표청의 행정처리가 지연되거나 또는 특허 관련 약품 및 의료기기에 대한 미국 식품의약청(Food and Drug Administration)의 승인이 지연되는 경우에도 존속기간이 제한적으로 연장될 수 있으므로 관련 조정사항이 있는지 면밀히 살펴야 한다.

한편, 특허 존속기간이 남았다 하더라도 특허권자가 유효한 등록상태를 유지하지 않으면 특허권을 행사할 수 없다. 이를테면 실용특허의 효력을 유지하기 위해 등록일로부터 3.5년($980), 7.5년($2,480), 11.5년($4,110)에 특허유지비(maintenance fee) 납부의 의무를 다하지 않으면 특허를 유기한 것으로 간주되어 권리는 소멸된다. 다만, 비고의성 유지비 체납의 경우에는 특허권자가 청원서(petition) 제출을 통해 차후 권리를 회복할 수도 있다는 점에 유의하자. 실용특허와는 달리 디자인특허와 식물특허는 이와 같은 유지비 납부 의무가 없다.

2. 방어 가능한 청구항 해석

특허의 검토•이해 과정에서 가장 중요하게 여기는 청구항(claim) 섹션은 통상적으로 “I claim”, “We claim”, “The invention claimed is”, 혹은 이와 유사한 표현으로 시작되며, 특허법으로 보호받는 발명의 범위를 정의하고 있다. 한 단어가 내포한 의미가 둘 이상일 수 있기 때문에, 그리고 청구항 용어 자체만으로는 그것이 내포하는 법률적 의미가 불명확할 수 있기 때문에 청구항 해석 (claim construction)을 통해 권리 범위를 밝히는 작업을 거치게 된다. 특허 분쟁 중인 대부분의 원고와 피고는 특허 청구항에 쓰인 용어나 문구에 스스로에게 유리한 각자 다른 의미를 부여한 후 그에 따라 침해가 성립하는지를 놓고 첨예하게 대립한다.

특허 청구항은 크게 독립항(independent claims)과, 독립항을 부가하거나 구체화하거나 범위를 한정하는 종속항 (dependent claims)으로 구별된다. 일반적으로 “We claim” 다음에 숫자로 표기된 청구항 문장은 독립항이고, “The ________ of claim [숫자]”로 시작하는 청구항 문장은 종속항이라고 이해하면 된다.

청구항 해석은 법률문제이므로 특허 소송 상황에서 배심원이 아닌 판사가 판단하며, 워낙 전문적인 영역이라 본 뉴스레터에서 쉽게 설명하기 어렵다. 대신 관련 판례들에 의해 정립된 기본원칙 몇 가지만 소개하겠다. 첫째, 청구항 해석 시 통상의 기술자(a person of ordinary skill in the art)가 발명 시점(즉, 출원일)에 일반적으로 인식하는 보통의 의미(ordinary and customary meaning)를 부여해야 한다. 단, 특허권자가 특정 용어에 대해 다른 의미를 부여한 경우에는 그에 따라 해석 가능하다. 둘째, 발명인이 실제로 발명한 것과 청구항에 포함시키고자 의도한 것과 배치되지 않는 의미를 부여해야 하며, 청구항에 언급되지 않은 구성요소를 청구항에 부가해서 읽어서는 안 된다. 셋째, 가능하다면 청구항이 유효한 방향으로 해당 용어나 문구를 해석해야 한다.

FTO 분석을 수행하는 특허변호사는 먼저 특허 청구항과 명세서(specification) 기재내용, 출원 심사과정에서 출원인이 특허상표청과 주고받은 서류(prosecution history)를 지칭하는 1차적 증거자료 혹은 내부증거(intrinsic evidence)를 기초로 청구항 해석을 한다. 이때 최대한 특허 침해가 성립하지 않는 쪽으로 결론지으려면 청구항의 범위를 좁히는 객관적인 증거물을 수집하기 위한 노력을 기울여야 한다. 이를테면 요약서(abstract), 도면(drawing), 명세서, 다른 청구항 기술 내용 등이 혹시 특정 청구항 용어의 의미나 범주를 제한하는지, 광범위한 청구항 해석을 가능케 하는 다른 증거물은 없는지 면밀히 검토한다. 또한 출원 심사과정에서 제출한 보정서나 의견서 등에서 발명인이 주장하는 청구항의 범위를 제한하거나 포기했는지(disclaim) 여부도 점검한다.

1차적 증거자료를 검토한 이후에도 불구하고 의미가 명확하지 않으면 전문가의 증언, 선행기술(prior art), 사전, 관련 논문 등 2차적 증거자료 혹은 외부증거(extrinsic evidence)를 추가로 참작할 수 있다. 그러나 2차적 증거자료에 대한 신뢰도 및 권위는 1차적 증거자료에 비해 떨어지며, 1차적 증거자료에서 명료하게 제시된 의미를 2차적 증거자료에 의해 변경하거나 부정할 수는 없다. 마지막으로, 혹시 유사한 해석 선례가 있는지 확인하기 위해 연방법원뿐만 아니라, 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)과 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission)의 판결내용을 조사해보기도 한다.

법적 보호가 미치는 상대방의 권리 범위를 판단하기 위해 수행하는 청구항 해석은 위와 같은 일련의 과정을 거쳐 도출된다. 청구항 해석은 특허 침해 소송 상황에서도 방어 가능하도록 합리적인 논거와 증거물에 입각하여 이루어져야 한다.

3. 특허 비침해 분석

FTO 분석의 가장 핵심적인 기능을 수행하는 부분이 바로 특허 비침해 분석 부분이다. 직접적인 특허 침해는 피고가 (과실 유무나 타인의 특허를 침해하겠다는 의도를 가졌는지의 여부를 불문하고) 특허권자 원고의 허락 없이 미국에서 해당 발명을 제조하고, 사용하고, 판매 또는 판매 제의를 하고, 수입할 경우 일어난다. FTO 분석을 의뢰받은 특허변호사는 먼저 해당 기업이 출시하고자 하는 제품•공정의 특징, 구성 등에 대해 명확하게 서술한 후 이 제품•공정과 타인의 특허 청구항에 기재된 구성요소를 대비하여 침해 여부를 판별하는데, 여러 청구항들 중에 단 하나만 침해하더라도 (해당 청구항에 기재된 모든 구성요소들을 포함한다면) 특허 침해가 성립할 수 있다.

예를 들어, 분석 대상 특허의 청구항에 A, B, C, D의 구성요소가 존재하는 경우 의뢰 기업의 제품이 이를 모두 다 포함하면 침해라고 본다. 만일 기업의 제품이 A, B, C만으로 구성된 경우 D가 포함되지 않았으므로 비침해이다. 반면, 기업의 제품이 A, B, C, D, E로 구성된 경우, E라는 다른 요소를 추가했다 하더라도 A, B, C, D를 포함했기 때문에 여전히 침해가 성립한다. 이때 기업 제품이 특허 청구항의 범위를 문언상(literally) 침해하지 않는다 하더라도, 특허 발명과 실질적으로 동일한 구성과 동일한 기능•작용으로 실질적으로 동일한 효과를 얻을 수 있는 구성요소가 침해물에 존재한다면 균등론(Doctrine of Equivalents)을 적용하여 특허 침해로 간주한다. 또한, 기업 제품에 쓰인 어떤 구성요소와 특허 청구항에 명시된 구성요소 간 차이가 상당하지 않거나(insubstantially different), 서로 대체 가능하다고 (interchangeable) 당시에 알려져 있을 때에도 균등론이 적용된다.

당연한 결과이겠지만, 분석 대상 특허의 청구항 해석을 어떻게 하느냐에 따라 특허 침해냐 비침해냐로 엇갈릴 수 있다. 만일 합리적인 논거와 객관적인 증거물에 기초했음에도 두 가지 대안 해석이 가능한 경우, 특허변호사가 각각의 시나리오에 맞게 침해 분석 의견을 제시할 수도 있다. 일반적으로 청구항을 좁게 해석할 경우, FTO 분석 의뢰 기업의 제품•공정과 중복되는 부분이 없으므로 특허 비침해로 결론내릴 가능성이 높다. 반면, 청구항을 넓게 해석했을 때 특허 침해로 간주될 위험이 높다면 그 특허를 무효화시킬 수 있는 논거 조사에 집중하는 전략을 구사해볼 수 있겠다.

4. 특허 무효화 가능성 분석

미국에서 실용특허 (utility patent)를 허여받기 위해서는 (1) 신규성(novelty), (2) 비자명성(non-obviousness), (3) 유용성(utility), (4) 특허 적격성(subject matter eligibility)(즉, 공정, 기계, 제조품, 조성물, 혹은 이에 관한 개량일 것), (5) 특허 명세서 기재요건(specification requirement)을 모두 충족시켜야 한다. 디자인특허(design patent)를 받으려면 (1) 신규성, (2) 비자명성, (3) 독창성(originality), (4) 장식적 목적(ornamental design), (5) 제조품(article of manufacture)의 디자인 요건을 만족해야 한다. 일반적으로 특허의 유효성을 공격하려면 위의 요건 중 하나 이상이 결여되었음을 입증하면 된다.

특허 무효화 시도 시 가장 흔히 활용되는 첫 번째 근거는 신규성 위반이다. 특허 중 일부가 다른 선행기술 문헌에서 명확하게(expressly) 혹은 내재적으로(inherently) 공개된 내용이었기 때문에 통상의 기술자가 해당 발명을 실시할 수 있었으므로 발명이 예견 가능했고(anticipated), 따라서 새롭지 않다고 주장할 수 있다.

두 번째, 발명이 세상에 이미 존재하는 선행기술에 비추어보아 자명하다는 논리를 펼침으로써 무효라고 주장할 수 있다. 비자명성은 구체적인 사실관계에 기반하는데, 일반적으로 (1) 선행기술의 범위와 내용, (2) 선행기술과 분석 대상 특허 청구항들과의 차이, (3) 해당 기술에서의 통상적인 기술 수준, (4) 상업적 성공, 장기 미해결 수요(long felt but unsolved needs), 타인의 실패 같은 2차적인 고려요소를 종합적으로 분석하여 결정된다.

세 번째, 해당 발명이 특허를 허여받을 수 없는 대상이라는 이유로 유효성에 문제 제기를 할 수 있다. 일반적으로 추상적인 개념•아이디어, 자연의 법칙, 물리적인 현상은 대해서는 특허 받을 수 없는데, 특히 컴퓨터 소프트웨어 관련 기술과 생명과학분야에서 특허 부적격성 논거의 적용 가능성이 높은 편이다.


네 번째 무효화 근거로는 명세서 기재 불비가 있다. 흔히 해당 특허 명세서에 상세한 설명(written description) 기재요건과 발명을 특정하고 명확하게 청구해야 하는(particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter) 요건을 만족하지 못했거나, 실시(enablement) 불가능하거나, 최적의 실시예(best mode)를 제시하지 못했다는 등의 논거를 내세울 수 있다.

FTO 분석 결과 무효로 판정될 가능성이 높다고 여겨지면 이 특허를 공식적으로 무효화하기 위해 특허상표청 내부 행정심판기관인 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)에 Inter Partes Review 혹은 Post-Grant Review 같은 특허무효심판을 청구할 수 있다. 또한, 연방법원에서 해당 특허가 무효라는 선언적 판결소송(declaratory judgment action)을 제기할 수도 있다.

시사점

지금까지 분석 방법론을 위주로 FTO 분석에 대해 자세히 살펴보았다. 만일 FTO 분석 결과가 의뢰 기업에 불리하다면 기술 변경을 꾀한 뒤, 변경된 설계 역시 확실히 침해 위험이 없는지 특허변호사의 검토를 다시 한 번 받는 것이 좋다. 만일 회피 설계 결과, 상업성이 너무 낮다면 해당 특허가 만료될 때까지 기다리거나, 특허를 특허권자로부터 매입하거나 라이선스 받는 방안도 고려해본다. FTO 분석 의뢰 기업이 특허변호사로부터 특허 침해가 성립한다는 의견을 전달받은 이후에도 아무런 시정조치를 취하지 않으면 나중에 고의로 침해했다는 혐의를 받을 수도 있으니 각별히 유의하자.

FTO 분석은 기술집약적인 사업을 영위하는 기업들에 특히 유용하다. 그러나 위험요소 관리와 새로운 사업 기회 발굴 차원에서 다양한 이점을 제공함에도 불구하고, FTO 분석에 수반하는 상당한 비용 때문에 의뢰를 망설이는 기업들도 많다. KOTRA IP-DESK에서는 우리 중소기업들의 경제적 부담을 덜고 해외 경쟁력 강화를 위해 지재권 법률의견서 지원사업(온라인 접수 경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원신청 > IP-DESK 신청)을 마련하여 시행 중인데, 많은 경우 FTO 분석 의뢰 상황에도 적용 가능하다. 또한, 한국지식재산보호원에서는 국제 지재권 분쟁 예방 컨설팅 사업(온라인 접수 경로: http://www.ip-navi.or.kr > 국제지식재산권분쟁예방컨설팅 > 지원기업 서비스)을 운영 중이며, 신청기업이 해외 경쟁사의 특허 무효자료 수집, 비침해 대응 논거 마련, 회피 설계 등 분쟁예방 전략을 수립하는 목적으로 활용할 수 있다. 덧붙여 한국지식재산보호원에서 제공하는 해외 지재권 보호 바우처 사업(온라인 접수 경로: www.exportvoucher.com > 수출바우처 >참여기업 신청하기)을 통해 바우처포인트를 FTO 분석에 쓸 수도 있다. 잠재력 있는 우리 중소기업들이 해외로 뻗어나가 한껏 역량을 펼칠 수 있도록 여러 정부기관에서 다각적인 지원사업을 시행 중이니 기업들의 적극적인 이용을 바란다.



작성자: KOTRA 뉴욕 무역관 박다미 변호사

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