윤정은 대표, YOUN Consulting & Communication(스위스 지사업무대행사, swisskorean.ch)

지난 몇 년간 세계 각지에서 높아지고 있는 한국 문화 콘텐츠의 인기로 스위스에도 한국 미용제품 및 화장품 등에 관심을 갖는 소비자들이 늘어나고 있다. 한국 기업들의 스위스 시장 진입이 증가하면서 기업들간의 상표권 분쟁이 몇 차례 있었는데 그 대표적인 예로 2016년 영국 화장품 업체 «더바디샵(THE BODY SHOP)»과 한국 화장품 업체 «더페이스샵(THE FACE SHOP)»의 상표권 침해에 기반한 취소심판(BVGer B-2711/2016)이 있다.

위의 사례를 통해 스위스 내 상표등록출원 시에 고려해야 할 점들을 간단히 설명하고 사전에 이뤄져야 할 현지 시장조사의 중요성을 이야기 하고자 한다.

스위스 상표 등록 조건

스위스에서 상표를 등록하기 위한 조건으로는 첫째, 제3자의 권리가 침해되지 않아야 하고 둘째, 상표의 식별력이 있어야 하며 셋째, 상표가 법·질서·도덕성에서 어긋나지 않아야 한다는 원칙을 두고 있어 한국의 상표법과 크게 차이는 없다. 스위스 연방 상표법(Markenschutzgesetz) 제2조는 상표등록 출원이 제외되는 절대적 배제 조건 4가지에 대해서 명시하고 있는데 제1항 오랜 기간 동안 상품 또는 서비스의 상표로 사용돼 인정된 경우를 제외한 공유재산(Gemeingut: 관련 상품 또는 서비스에 보편적으로 사용될 수 있는 용어 또는 표식), 제2항 상품의 모양 또는 포장에 기술적으로 요구되는 형태, 제3항 오인을 불러일으킬 만한 표식, 제4항 법·질서·도덕성에 위반되는 표식이라고 판단되는 경우 등 4가지에 포함이 되면 이미 출원 단계에서 담당기관인 스위스 연방 지식재산청의 심사에 의해 제외된다.

등록된 상표의 무효화

여기에서 주의해야 할 점은 바로 제3조가 명시하고 있는 상대적 배제 조건들로써 이미 등록된 타인의 상표와 동일하거나 유사해 제3자의 권리를 침해한다고 판단될 요인이 있는 경우이다. 스위스에서는 상표등록 출원 시에 담당기관이 해당 상표와 동일하거나 유사한 상표 존재 여부(부등록사유)를 확인해주지 않는다. 즉 상표 등록을 마치고 시장 진출에 박차를 가하고 있더라도 3개월의 기간 안에는 본인의 상표권을 침해했다고 이의를 제기하는 업체가 나타날 수 있으며 (스위스 연방 상표법, 제31조), 이전에 등록된 상표와 나중에 등록된 상표의 주요 수요자 층과 주력 상품, 인지도 등을 모두 고려해 동일 및 유사성이 인정되는 경우 더 늦게 등록된 상표가 무효화 되는 것이다.

유사성에 기인한 상표권 침해에 대한 스위스 판례

2016년 «더바디샵»은 «더페이스샵»의 상표권 침해를 주장했고 담당기관인 스위스 연방 지식재산청(Federal Insitute for Intellectual Property)에서는 이를 인정하지 않았으나 스위스연방행정법원에서 «더바디샵»의 손을 들어줌으로써 «더페이스샵»의 스위스 상표권이 무효화 된 사례가 있다. «더페이스샵»은 패소 판결과 함께 양쪽의 소송비용은 물론 상표권 침해 손해보상까지 지불했다.

두 기업 모두 “The“, “Body“, “Shop“, 또는 “The“, “Face“, “Shop“과 같이 해당 상품 표기에 매우 보편적인 단어들의 조합이다. «더페이스샵»은 “The“와 “Shop“과 같은 단어들은 제외하고 “Body“와 “Face“만을 비교하여 양쪽 상표의 차이점과 식별력을 인정해야 한다는 주장을 폈다. 이 주장은 스위스 외 많은 국가들에서는 충분히 인정받을 만한 주장이고 실제로 다수의 국가들에서 양사의 상표가 공존하고 있다. 각 나라마다 이러한 유사성을 판단하는 기준(담당기관들과 법원들의 법규 해석, 판례, 지침)을 상이하게 구축하고 있는 것이다.

스위스에 등록된 «더바디샵»의 상표 로고(위)와 등록된 후 상표권 침해 판결로 무효화 처리된 «더페이스샵»의 상표 로고(아래)

 자료: BVGer B-2711/2016

하지만 스위스 내 상표권 등록 관련 최고의결기관인 스위스연방행정법원은 “상표의 유사성을 판단할 시 각각의 요소들을 개별적으로 비교하는 것이 아닌, 총 조합의 전체적인 인상이 결정적인 기준이 된다“라는 이전 판례들을 인용하며 상표의 식별력에 있어서는 “전체적인 인상“이 중요하다고 판단했다. 이에 따라 «더바디샵»이나 «더페이스샵»의 상표가 단어들의 조합뿐만 아니라 글씨체와 상표 디자인까지 서로 비슷해 소비자들로 하여금 «더페이스샵»은 «더바디샵»의 신제품 라인인 것으로 오인하거나 양측 상표를 서로 혼동하게 할 위험이 있음을 판단했다. «더바디샵»은 이미 1983년에 스위스에서 첫 매장을 열고 꾸준히 성장을 거듭했으며, 2010에는 스위스 대형유통망 «Migros»와 시장점유율 1, 2위를 다투고 있는 «Coop»에 인수돼 스위스 전역에 위치한 단독 로드샵 뿐만 아니라 «Coop» 에도 입점하는 등 현지에서 이미 확고한 인지도를 확보했다는 것을 보여주는 시장조사 보고서를 제출했으며, 이는 «더바디샵»에 유리한 판결이 내려지게 하는 또 하나의 요인이 됐다.

시사점

위의 판례는 한국 기업이 스위스 상표등록에 앞서 스위스 내 유사 상표 존재 여부 및 이의 인지도를 비롯한 현지 상표권 관련 기준들에 대한 충분한 사전 조사가 부족하면 어떠한 사태가 일어날 수 있는지 보여주고 있다. 자세한 사전조사는 상표권 침해 분쟁과 이에 따른 비용 및 시간 소모를 미연에 방지할 수 있다.

최근 코로나19로 인해 세계 교역이 위축된 상황 속에서도 성공적으로 시장을 확장하고 있는 기업들이 많이 있다. 단 현재까지 입국비자 문제 및 대면 기피 현상 등으로 인해 직접적인 방문 판매 및 미팅이 불가한 상황이다. 이러한 상황에서는 시장 사전조사의 중요성이 더더욱 부각된다. 시장조사에 있어서는 직접 조사를 하는 방법 외에도 현지에서 관련 서비스를 제공하는 기관 및 기업들에게 도움을 요청할 수 있는데 이러한 기관 및 기업들은 바이어 상담/주선, 상표등록, 계약 체결 대행 등의 여러 서비스를 제공하므로 좋은 협력처가 될 수 있다.

위기를 도약의 기회로 삼아 세계시장 진출에 박차를 가하는 한국 기업들에 행운이 함께 하길 빈다.

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.