미국 특허 침해 소송비용 절감을 위한 특허 출원 후 절차

하영훈 WilmerHale 변호사

한국 회사들이 미국 시장에 진출하는 과정에서 흔히 겪는 리스크 중 하나는 특허 침해 소송이다. 이를 방지하기 위해 KOTRA의 IP-Desk에서는 값비싼 소송을 피해갈 수 있도록 지원을 하고 있지만 때로는 이러한 소송이 불가피한 경우가 발생한다. 따라서 이 글에서 미국 특허청을 통하여 문제의 소지가 되는 상대방의 특허를 오히려 무효시킬 수 있는 절차를 소개하고자 한다.

2012년 9월 16일, 미국 정부에서는 Leahy Smith America Invents Act(AIA)를 통해 지방 법원에서의 소송 대신 미국 특허청에서 진행할 수 있는 절차들을 새롭게 마련했다. AIA는 “더욱 효율적인 특허 시스템을 설립하여 특허의 질을 개선하고 비생산적인 소송 비용을 줄이기”위해 고안된 제도다. 이런 절차들은 Derivation(DER), Post-Grant Review(PGR), Inter Partes Review(IPR) and Covered Business Method(CBM) 등을 포함하고 있다. 2014년 11월 13일부로 특허청에서 발표된 통계에서 알 수 있듯이 이런 절차들은 큰 호응을 얻고 있다.

이런 호응의 비결은 여러 가지가 있지만, 특허청에서 진행하는 특허 무효 신청은 지방 법원 소송을 통한 절차에 비해 몇 가지 장점들이 있다.

첫째, 지방 법원 소송에서는 특허 청구항을 해석할 때 'person of ordinary skill in the art”'가 발명 당시 이해하는 의미를 기준으로 한다. 이것을 필립스(Phillips) 기준이라고 한다. 반면, 특허청에서는 같은 특허 청구항을 해석할 때 해당 특허 내용을 바탕으로 합리적인 선에서 가장 광범위한 의미를 준다. 이것을 'broadest reasonable interpretation(BRI)' 기준이라 한다. 즉 같은 특허 청구항을 해석하면서도 Phillips 기준은 조금 더 좁은 의미를 줄 수가 있다. 실제로 같은 선행 자료를 가지고도 BRI 기준을 사용할 때는 특허 청구항을 무효화 시킬 수 있지만 Phillips 기준을 사용할 때는 무효화시키지 못할 가능성이 있다.

둘째, 지방 법원에서 특허를 무효시킬 때는 '명확하고 설득력 있는(clear and convincing)' 기준을 사용한다. 반면 특허청에서는 훨씬 더 낮은 기준 '증거의 우세(preponderance of evidence)' 기준을 사용한다. 다르게 설명하자면 같은 선행자료를 사용하면서 특허 청구항들을 동일한 방법으로 해석한다 해도 지방 법원에서 무효를 증명하기는 더 어렵다는 것이다.

셋째, 지방법원에서는 특허가 무효/유효함의 결정은 배심원이 판단한다. 반면 특허청에서는 행정 특허 판사들이 결정한다. 대부분의 경우 배심원은 기술적으로나 법적으로 전문성이 결여돼 있다. 그리하여 정부 기관을 통해 출원된 특허를 무효화하기를 주저하는 경향이 있다. 하지만 행정 특허 판사들은 특허법뿐 아니라 기술적인 측면에도 능숙하기 때문에 특허 청구항을 무효시켜야 한다는 주장의 내용을 더 잘 이해할 수 있다.

마지막으로 유념해야 할 점은 특허청에서 진행되는 절차들이 매우 빨리 진행된다는 점이다. 특허청에서의 절차를 시작하면 판정 후 12개월 안에 최종 결정이 나온다. 이렇게 신속한 타임라인은 특허청에서 무효/유효 판결이 나올 때까지 지방법원에서 진행되는 소송을 지연시킬 수 있는 좋은 이유를 지방 법원 판사들에게 제공해준다.

특허분쟁 소송은 한 번 시작하게 될 경우 많은 시간과 비용을 요구한다. 따라서 이와 같은 관련 법규와 제도들을 사전에 잘 이해하고 이행하는 것은 미국시장 진출의 필수적인 요건이라고 할 수 있다.

※ 해당 원고는 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.