캐나다 지적재산권 이것만은 알아두자

- 캐나다의 지적재산권 종류와 우리 기업의 분쟁·피해 사례 -

     

     

     

□ 캐나다의 지적재산권 종류와 한국 지적재산권의 통용 여부

     

 ○ 캐나다 정부는 새로운 발명, 방식, 제조법 등의 다양한 지적재산권의 보호를 법률적으로 규정하며 지적재산권의 보호를 위한 국제적인 규정을 제정한 파리협약, 베른협약, 로마협약 등 다양한 국제 협약과 조약에 참여. 캐나다 산업부 산하의 정부 기관인 캐나다 지적재산관리청(Canadian Intellectual Property Office, CIPO)에서 지적재산권 등록과 관련된 행정 관리

     

 ○ 캐나다에서 통용되는 지적 재산권은 법률상 5가지로 특허권, 상표권, 저작권, 산업디자인권, 집적회로설계사용권으로 분류됐음.

  

지적재산권 분류와 관련 법률	대상
특허권 특허법(Patent Act)	공정, 기계, 생산활동, 물질 등의 발명이나 기존의 발명을 창의적으로 보완, 발전시킬 수 있는 유용한 것
상표권 상표법(Trade-makrs Act)	한 회사, 개인, 특정 상품 혹은 서비스를 지칭하는 특정 글자, 심볼, 디자인 등
저작권 저작권법(Copyright Act)	문학작품, 강의, 컴퓨터 프로그램, 미술, 영상, 음악, 공연 등의 작품을 독점적으로 활용하거나 이를 이용해 이득을 취할 수 있는 권리
산업디자인권 산업디자인법(Industrial Design Act)	산업 디자인은 제품에 반영된 외관, 구조, 패턴, 장식물 또는 이들의 조합으로 이루어진 일체의 시각적 특징에 대한 권리
집적회로설계사용권 집적회로설계보호법 (Integrated Circuit Topography Act)	집적회로 제조에 사용되는 회로 배열, 설계 등에 대한 권리

자료원: CIPO

     

 ○ 저작권을 제외한 통상적인 지적재산권은 한국에서 법률적으로 소유권을 인정받더라도 소유주가 캐나다에서 별도의 행정 절차와 지적재산권법에서 요구하는 바를 충족시켜야 법적 보호를 받을 수 있음.

     

□ 특허권의 권리 등록 요건, 절차

     

 ○ 캐나다 정부에 특허 출원한 제품, 공정 등은 20년간 캐나다 내에서의 독점적 권리와 그에 대한 법적 보호를 제공 받음.

     

 ○ 참신성, 유용성, 창의성 등 세 가지 요소가 필요. 각 요소를 충족시킬 경우 기존 특허물의 개선 및 향상도 특허로 인정

  - 참신성: 특허 신청 대상이 일반 대중에 공개되지 않은 상태

  - 유용성: 기능적으로 사용 또는 활용 가능한 것

  - 창의성: 특허 신청 대상이 해당분야의 전문가들에게 알려지지 않고 독창성을 띔.

   

 ○ 특허권 등록 절차

 

1) 유사 특허 존재 여부 검토   - 신청 대상 특허와 유사하거나 동일한 특허가 기존에 등록됐는지를 확인        2) 특허 신청서류 CIPO 제출   - CIPO가 제공하는 신청서류와 함께 특허 대상에 대한 개념도 혹은 설명을 담은 자료를  도식적인 표현 또는 그림, 기호 등으로 이루어진 순서도 또는 컴퓨터가 읽을 수 있는 양식으로 표현해 제출        3) 특허검사   - 특허 신청자는 특허권 취득을 위해 신청서와는 별도로 CIPO에 검사를 요청하고 관련되는 비용을 부담해야 함.        4) 해당 특허에 대한 이의 신청 접수   - 18개월의 의무 공시기간 중, 특허에 대한 반대 또는 이견이 있을 경우를 대비해 일반 대중에게 이의 신청을 접수        5) 특허권 부여   - CIPO에서는 특허 검사와 이의 신청 등을 종합해 특허권 부여를 결정하며 특허권으로 인정하기가 어렵다고 판단되는 경우에는 불가 결정을 내릴 수 있음.        6) 특허권 부여 이후 재검사   - 18개월 동안 일반 대중에게 공개되는 과정에서 접수된 이의 신청을 토대로 재검사 실시        ※ 보다 상세한 특허 신청 가이드라인은 하기 링크 참조 http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr00102.html

자료원 : CIPO

     

□ 상표권의 권리·등록 요건과 절차

     

 ○ 상표권은 등록 후 5년간 독점적 권리가 유지되며 15년마다 갱신 필요

  - 개인 또는 기업체의 이름은 법률에서 지정한 예외적인 경우를 제외하고 상표권 대상에서 제외

     

 ○ 특허권과 달리 캐나다 정부에 등록하지 않은 경우에도 일정 기간 이상 독자적으로 사용한 경우 관습법(Common Law)에 의해 상표권에 대한 권리 주장이 가능. 그러나  법적 분쟁 발생 시 장기간의 재판과 법률 비용이 발생하며 패소 가능성도 있으므로 캐나다 지적재산관리청은 상표권의 등록을 권고함.

 

지적재산관리청이 명시한 상표권 취득 제외 대상
특정 개인의 이름	예외) 일반 대중이 특정 제품이나 서비스를 인식하는데 있어서 이름이나 성이 널리 사용될 경우나 고유명사로 제품의 특징과 모양을 나타내는데 있어 다른 표현이 불가할 경우에는 상표로 등록 가능
제품 또는 서비스의 본질적인 또는 일상적인 표현	예) 사탕 - Sweat Candy       아이스크림 - Ice Cream, Sweet Ice Cream       세탁소 - Cleaning, Laundry
거짓 또는 잘못된 표현	예) 해운업체 - Air Express      중식 레스토랑 - Italian Cuisine
제품 또는 서비스가 원산지로 흔히 알려진 지명과 함께 결합된 표현	예) Atlantic Cod, French Wine, German Beer
이미 등재된 상표와 구별이 어려운 상표	예) North Star Books - Nord Star Books
CIPO에서 자체적인 판단에 따라 상표로서의 사용을 금지하는 표현

자료원 : CIPO

 

 ○ 상표권 등록 절차

 

1) 유사 상표와 회사명 존재 여부 검토   - 신청 대상 상표와 비슷하거나 동일한 상표, 회사명이 기존에 등록됐는지 파악       2) 상표등록 신청서류 준비 및 CIPO 제출   - CIPO에서 제공하는 신청서류를 작성해 CIPO에 제출       3) 신청서류 검토   - CIPO는 신청자가 제출한 서류를 토대로 기존에 등록된 상표와 일치하는지 판단하고 상표 인정 기준과 부합함을 검토   4) 이의신청 접수   - CIPO에서는 일정 기간 중 신청된 상표를 종합해 Trade-marks Journal에 게재하고 일반 대중에게 이의 신청을 접수 받아 상표 인정 가능을 검토       5) 상표 등록 통보   - 이의 접수와 종합 검토결과 상표 등록에 문제가 없을 경우 CIPO에서는 상표 신청자에게 상표가 인정됐음을 통보       ※ 더 상세한 상표권 신청 가이드라인은 링크 참조 http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02360.html.

자료원 : CIPO

     

□ 저작권의 권리·등록 요건과 절차

     

 ○ 저작권은 출판물, 컴퓨터 소프트웨서, 미술, 음악, 공연, 강의 등을 복제, 재생산, 공연할 수 있는 독점적인 권리로 일반적인 경우 저작권자의 사후 50년까지 유지됨.

     

 ○ 캐나다는 국제 저작권 협정(문학과 예술작품 보호에 관한 Berne 협정)의 회원국으로 저작물이 발간 혹은 창작됐을 때 자동적으로 저작권을 부여. 단, 저작권자가 캐나다 시민 혹은 영주권자이거나 Berne 협정 회원국, 로마협약 회원국, WTO 회원국 시민인 경우에만 가능

  - 캐나다에서 법률적 보호를 받기 위해 반드시 저작물 등록이 요구되는 것은 아니지만 캐나다 정부에 등재될 경우 등재 자체가 저작권의 소유를 나타내는 직접적인 증거로 효력을 발휘

     

 ○ 저작권 등록 절차

 

1) 유사 저작권 존재 여부 검토   - 신청 대상 저작권과 유사한 또는 동일한 저작권의 존재 여부 파악       2) 저작권 인증 신청서류 준비와 CIPO 제출   - CIPO에서 제공하는 신청서류를 작성해 CIPO에 제출. 저작권 신청 대상 저작물은 별도로 National Library of Canada에 직접 제출(출판물은 2부, 음반 및 영상물은 1부)       3) 신청서류 검토   - CIPO는 신청자가 제출한 서류를 검토. 신청자가 서류상의 오류나 일부 신청 내용 중 수정이 필요한 경우, 연방법원의 허가를 얻은 후 수정 가능       4) 저작권 등록   - 약 3주에 걸쳐 CIPO에서 검토한 이후, 별다른 문제점이 없거나 문제점이 해결된 이후에 저작권을 등록. 만약 CIPO에서 저작권 등록에 필요한 추가 정보를 요구할 경우 신청자는 60일 이내로 이를 보완해야 하며 그렇지 못할 경우 저작권 등록신청 무효 처리됨.       ※ 더 상세한 상표권 신청 가이드라인은 링크 참조 http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02281.html

자료원 : CIPO

     

□ 산업 디자인권의 권리·등록 요건과 절차

     

 ○ 산업 디자인권은 제품에 반영된 외관, 구조, 패턴, 장식물 또는 이들의 조합으로 이루어진 일체의 시각적 특징에 대한 권리로 취득 후 10년 동안 독점적 사용 가능

     

 ○ 원칙적으로 등록 신청 전에 공개 또는 사용된 적이 없어야 하며 등록 신청 전에 상용 목적으로 제안된 바가 없는 디자인만이 산업 디자인권을 신청할 수 있음.

     

 ○ CIPO는 산업 디자인권의 본래 목적을 살리고 특허권, 상표권, 저작권과의 구분을 명확히 하기 위해 아래와 같은 예를 듦.

 

산업 디자인권 신청 시 필수 검토 사항

▪ 완성 제품에 디자인이 완전하게 반영됐는지 확인 ▪ 디자인이 제품 기능에 종속되는지 여부 확인(종속될 경우 신청 불가) ▪ 신청 서류 중 디자인에 관한 설명에 기능 또는 공정이 아닌 실제 디자인의 관한 설명이 기재됐는지 확인

산업 디자인권 취득 불가능한 대상

▪ 제작 공정 등 특정 제품을 만드는 방법 ▪ 구체적으로 실현되지 않은 아이디어 단계의 디자인 ▪ 제작에 필요한 물질 ▪ 제품의 기능

자료원 : CIPO

     

 ○ 산업 디자인권 등록 절차

 

1) 유사 산업디자인 존재 여부 검토   - 신청 대상 디자인과과 유사한 또는 동일한 저작권의 존재 여부 파악       2) 산업디자인 등록 신청서류 준비와 CIPO 제출   - CIPO에서 제공하는 신청서류를 작성하고 디자인 도면 혹은 사진과 함께 제출       3) 신청서류와 도면 검토   - CIPO는 신청자가 제출한 서류와 도면을 검토해 소속군을 분류하고 기존에 등록된 디자인들과 중복되는지 혹은 다른 국가에 동일한 디자인이 등록됐는 지 등을 조사. 수정이나 보완이 필요한 사항은 신청자에게 통보되고 이후 4개월 내에 보완 조치가 없을 경우 신청 무효화       4) 디자인 등록   - 약 8개월에서 1년간의 검토를 걸쳐 CIPO가 검토한 이후 신청서류와 도면에 이상이 없거나 문제점이 해결된 경우 정식으로 산업 디자인권 부여       ※ 보다 상세한 상표권 신청 가이드라인은 하기 링크 참조 http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/h_wr02300.html

자료원 : CIPO

     

□ 캐나다 내의 지적재산권 관련 법률사무소와 기관 연락처

     

 ○ 법률사무소

 

업체명 및 담당자	연락처	웹사이트
Baker & McKenzie Jim Holloway	+1-416-865-6914 jim.holloway@bakermckenzie.com	www.bakermckenzie.com
Heenan Blaikie Andrea Rush	+1-416-360-3541 arush@heenan.ca	www.heenanblaikie.com
Borden Ladner Gervals Gordon Zimmerman	+1-416-367-6282 gzimmerman@blg.com	www.blg.com

     

 ○ 행정기관

 

기관명	연락처 및 웹사이트
Canadian Intellectual Property Office (CIPO)	www.cipo.ic.gc.ca +1-866-997-1936 +1-819-934-0544
특허권 담당	Christian Gervais +1-819-934-4886
상표권 담당	Fadumo Omar +1-819-997-4495
저작권 담당	Kathleen Bracci +1-819-953-9338
산업 디자인 담당	Jeffrey Willms +1-819-994-3698

자료원 : CIPO

     

□ 한국 업체의 지적 재산권 관련 분쟁 사례

     

 ○ 캐나다 특허전문 관리업체 모사이드, 2001년에 한국 A사 상대로 소송 제기

  - 모사이드는 1975년 설립된 반도체·무선통신과 관련된 지적재산권 관리업체로 특허 기술의 사용 허가와 사용료 수입을 관리하는 기업. 토론토 주식시장 상장기업이던 모사이드는 2011년 12월 Sterling Partners 사모펀드에 인수돼 상장 폐지

  - 캐나다의 특허전문 관리업체인 모사이드(Mosaid Technologies)는 2001년 A사의 미국 법인을 상대로 DRAM 제조 관련 7건의 특허 침해 소송 제기

     

 ○ 특허 사용료 지출로 인한 수출 기업의 비용 증가

  - 본 소송으로 A사는 모사이드가 보유한 특허 전체를 사용하는 대가를 5년간 지불하기로 함. 정확한 금액은 밝혀지지 않았으나 당시 모사이드는 발표 자료를 통해 해당 합의로 인해 연간 자사의 매출액을 기존 예상치인 400만~450만 달러에서 1650만~1700만 달러로 상향 조정

     

 ○ A사의 특허 분쟁, 동종업계 B사에도 영향

  - 2005년 A사와 합의 이후 모사이드는 B사를 상대로 DRAM 관련 특허 침해 소송을 제기. 이후 B사와 모사이드는 합의를 통해 B사가 모사이드에 미공개 액수의 특허료를 6년간 지불하는 것으로 분쟁을 마무리 지음.

     

□ 한국 업체의 지적 재산권 관련 피해 사례

     

 ○ 한국 자동차 부품업체 C사, 캐나다 D사에 제품 디자인과 패키징 도용

  - 과거 토론토 무역관의 서비스를 이용하던 C사는 캐나다에 HID 헤드라이트를 납품하는 한국 기업. 당시 무역관은 캐나다의 D사가 상품 디자인과 패키징에서 거의 차이가 없는 제품을 판매하는 것을 발견

  - C사에 문의한 결과 캐나다의 D사는 C사와 어떠한 비즈니스 관계도 갖지 않은 상황이었음.

     

 ○ 캐나다 D사는 모른다는 식의 반응으로 책임 회피

  - 당시 D사에 상품 디자인과 패키징에 대해 유선으로 문의했으나 D사는 모른다는 식의 대답을 반복. 대다수의 HID 헤드라이트 제품이 중국 또는 동남아 국가에서 주문자생산방식에 의해 제조되는 점을 고려할 때 D사의 제품도 같은 방식으로 제작돼 캐나다로 수입됐을 가능성이 높음.

     

 ○ 소요 비용과 시간 부담이 높아 법적 대응 어려움.

  - 무역관은 한국업체 C사에 이와 같은 사실을 알려주고 대응책 마련이 바람직함을 지적했으나 높은 법무 비용과 장기간의 소송 기간이 부담이 돼 특별한 조치를 취하지 않는 것으로 결론

     

□ 시사점

     

 ○ 지적재산권 등록 시 전문 서비스 이용이 효과적

  - 지적재산권 등록에 필요한 서류 준비와 신청에는 상당한 시간과 노력이 소모됨. 더불어 등록 과정 중 자료 불충분, 오류 등의 이유로 행정 절차가 지연될 수 있으므로 전문가의 서비스를 이용하는 것이 편리함.

  - 따라서 개별적인 전문 법무팀이 없는 업체는 현지 법률사무소의 서비스를 이용할 것을 권장

     

 ○ 지적재산권 피해를 막기 위해 캐나다에 지적 재산권 등록 고려 필요

  - 일반적으로 법무비용이 비싸고 재판 과정이 장기간 소요되는 캐나다에서 지적재산권 분쟁이 일어날 경우 일반적인 한국 중소기업에는 큰 부담이 됨.

  - 따라서 캐나다를 비롯한 북미에 수출하는 제품 중 핵심적인 품목만이라도 약간의 비용을 투자해 디자인, 상표, 특허 등의 지적재산권을 등록을 고려할 필요가 있음. 향후 법적 분쟁이 발생할 경우에 명확한 증거 제출로 인해 재판 기간을 상당히 단축시킬 수 있으며 이에 따라 법무비용도 감소시킬 수 있음.

     

 ○ 캐나다와 국제 특허전문 관리업체들의 위협에 대한 대책 마련 시급

  - 한국 업체의 세계 진출이 더욱 성장함에 따라 특허 괴물(Patent Troll)로 불리는 해외의 특허전문 관리업체에서의 위협은 더욱 증가할 전망이며 이에 대한 대비책 필요

  - 일례로 한국 업체를 상대로 특허 관련 소송을 통해 막대한 특허사용료를 챙긴 캐나다 특허전문 관리기업 모사이드는 2011년 9월 노키아에서 2000여 건의 무선통신 관련 특허를 구입한 것에 대해 국내 언론은 우려를 나타냄.