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[기고] 인도 특허 침해소송 동향
2020-01-16 오윤식 인도 뉴델리무역관

유지혜 대표(미국 변호사), Param Tripathi 변호사 BUDDTREE Management

 

 


인도 법원의 느린 시스템을 경험해 본 한국 기업들은 소송을 제기해 문제가 빠르게 해결될 것이라는 기대를 많이 하지 않는다. 반면 우리 기업이 소송을 당한 경우 재판이 신속히 진행되고 심지어 불리한 판결로 인해 손해배상이나 가처분, 가압류 등 인도 사업에 중대한 지장을 주는 경우도 발생해 기업들이 당혹감을 호소하기도 한다. 이러한 대표적인 경우가 특허소송에서 일어난다. 특허는 특허권자에게 자신의 발명을 다른 사람의 동의 없이 제조, 사용, 판매할 수 없도록 정부에 의해 제한된 기간에 특허권자에게 부여된 법적 권리이다. 특허는 어떤 것을 하는 새로운 방법을 제공하거나 문제에 대한 새로운 기술적 해결책을 제공하는 제품, 방법, 발명에 대해 부여된 독점적 권리이다. 이러한 권리에 대한 침해에 대해 인도에서는 소송으로 잠정적 또는 영구적 구제조치가 가능하다. 이하에서는 우리 기업이 특허 소송으로부터 적극적으로 우리 권리를 보호한 사례와 인도 법원의 적극적인 결정으로 최종적으로 합의로 종결된 사례를 소개함으로써 특허 소송의 전형적인 진행 과정 및 특징을 살펴보고자 한다.

 

1. 휴대폰 듀얼 SIM 특허 분쟁

- Spice Mobiles 및 삼성전자 인도법인 vs. Shri Somasundaram Ramkumar

 

인도 남부 도시인 마두라이 지역 엔지니어인 Sonasundaram Ramkumar는 인도 내 휴대폰 듀얼 SIM 기술에 대한 특허를 가지고 있었다. 그는 2008년 첸나이 특허청을 통해 첸나이 공항 세관에 해당 특허 침해 물품에 대해 별도의 로열티를 지급하지 않는 한 통관을 금지해 줄 것을 요청했다. 이에 삼성 등 대기업들은 해당 로열티 납부를 거부하고 이의를 제기하기에 이르렀고 삼성전자는 이러한 휴대폰 통관금지에 대해 소를 제기했으나 델리 고등법원은 관할권 없음을 이유로 이를 기각했다. 이에 대해서 Ramkumar는 삼성전자, Mirc Electronics, Spice Mobile 등을 상대로 마드라스 고등법원에 소송을 제기해 해당 기업의 듀얼 SIM 휴대폰 제품의 제조 및 판매행위 금지를 신청했다. 이에 고등법원은 Ramkumar의 주장을 받아들여 해당 휴대폰의 인도 내 제조 및 판매는 특허권 침해행위로 판단해 제조 및 판매 금지를 결정했다.

 

해당 사건은 Ramkumar가 자신이 보유한 듀얼 SIM 기술 특허를 적극적으로 활용해 삼성, Mirc Electronics, Spice Mobiles사 등 대기업을 상대로 휴대폰 제조 및 판매를 방해하면서 막대한 돈을 벌어들이기 위한 인도 내 특허 사냥의 전통적인 사례이다. 많은 기업이 이미 Ramkumar에게 이미 막대한 돈을 지불했으나 삼성 등 일부 기업들은 이에 대해 적극적으로 대응했다. 삼성전자 및 Spice Mobiles사는 상기 고등법원 명령에 대한 특허 자체에 대해 적극적으로 대응해 특허법 제64조에 따라 해당 특허취소 소송을 제기했다. 그 결과 20126 인도 지재권항소위원회인 IPAB(The Intellectual Property Appellate Board)이 해당 특허가 특허권의 주요 요건인 신규성(Novelty) 및 독창성(inventive step)이 결여되었다는 이유로 결국 해당 특허 등록 취소 결정을 하면서 이 사안은 종결이 됐다. 이는 진보적인 지식재산권 정책 집행을 통해 특허권자의 특허권 남용 및 사냥행위를 막기 위한 적절한 조치를 이뤄낸 대표적인 사례로 평가되고 있다.

 

2. 장기간이 소요된 특허 분쟁 합의

- Bajaj Auto vs. TVS Motors

 

TVS사는 2007년 효율적인 연소를 위한 트윈 스파크 플러그 형태의 엔진으로 구동되는 오토바이 제품 'Flame'을 출시했는데 20079Bajaj사가 성명을 통해 트윈 스파크 엔진 사용 'DTS-I 기술'에 대한 특허권자로서 TVS사의 이 제품이 Bajaj사의 특허를 침해한다고 발표했다. 해당 특허의 사용 금지 및 TVS사의 제품의 마케팅, 판매 및 수출을 금지하는 소송을 제기했다. TVS사는 이에 대해 Bajaj사가 'Flame' 제품 출시를 방해하기 위해서 근거 없는 위협을 하고 있다고 주장하며, 나아가 200710월 특허법 제105조 및 제106조에 따라 마드라스 고등법원에 소송을 제기했다. Bajaj사가 'Flame' 제품 출시를 방해하지 말 것을 주장하고 TVS는 특허법 제64조에 따라 인도 특허심판원에 Bajaj사에 대한 특허취소 소송을 제기했다.

 

Bajaj사는 특허법 제108조에 따라 마드라스 고등법원에 TVS사의 특허침해행위에 대해 해당 특허 기술의 영구적 사용금지 소송을 제기했으며, 이에 해당 고등법원은 20082Bajaj사 특허 사용금지 신청을 받아들여 트윈 스파크 엔진 기술을 사용한 TVS사의 'Flame' 오토바이 출시 금지 명령을 내리게 된다.

 

TVS사는 상기 고등법원 명령에 대해 고등법원 상급재판부에 항소를 제기하고 Bajaj사가 트윈 스파크 기술에 대한 특허침해 행위를 입증하지 못했다는 점을 주장하며사용금지처분 취소소송을 제기했다. 이에 대해 Bajaj사 측은 인도 대법원에 기존 고등법원 명령의 집행을 신청했다. 이에 대해 인도 대법원은 Bajaj사가 주장한 특허침해 행위를 인정하면서도 TVS사의 'Flame' 오토바이 판매를 허용한다고 결정했다. 그러나 해당 판매에 관해 국내 및 해외 판매 관련 정확한 기록을 유지하고 마드라스 고등법원에 해당 관련 사항을 담당하는 관재인을 임명할 것을 명령했다. 인도 대법원은 가처분 명령을 통해 해당 상표권, 저작권 및 특허권 관련 사안은 민사소송으로 민사소송법 규정에 따라 지체 없이 심리돼야 한다는 점을 강조했다.

 

10년 넘게 치열하게 싸워 온 두 기업은 결국 2019년 10월 해당 특허 사안에 대한 모든 분쟁을 원만히 합의하기로 결정했다. 여러 법원에 계류 중인 소송을 모두 철회하고 양 회사 간의 모든 책임 및 권리 침해를 더 이상 주장하지 않고 양 회사 간 어떠한 보상이나 손해배상을 청구하지 않기로 합의하면서 사안이 마무리됐다. 결론적으로 인도 대법원은 상기 결정을 통해 지식재산권 관련 소송이 제기되면 한 기업의 제조 및 판매 등 일상적으로 이뤄지는 모든 행위에 대해 면밀한 검토 및 지체 없는 심리를 통해 민사상 절차를 진행해 나가면서 특허권 침해 및 비침해 행위로 인해 발생할 수 있는 민사상 손해를 예방해 나가야한다는 가이드라인을 설정한 계기가 됐다. 비록 소송 자체는 10년 넘게 지루하게 지속돼 왔으나 종국적으로 고등법원 및 대법원의 매우 적극적인 결정이 당사자들로 하여금 합의로써 신속히 사안을 마무리하도록 했다는 점을 주목할 필요가 있겠다.

 

시사점

 

인도에서 특허 분야 소송은 상대적으로 최근에 발전돼 온 편이라서 아직 견고하고 정밀하게 선례들이 축적돼 있지는 않다. 하지만 인도 법원은 특허 침해 물품 판매 금지 등에 대한 잠정적 또는 영구적 구제조치나 기타 침해 구제에 있어 매우 신속하고 적극적으로 소송을 진행시키는 경우가 많다. 따라서 한국 기업이 인도 진출 시에는 특허 침해에 대해 대응을 하는 경우 및 인도 기업(다국적 기업 포함)이 우리를 상대로 특허 침해 소송을 하는 경우까지 고려하여 보다 신중히 사업을 추진할 필요가 있다. 

 


해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다

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