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올림픽 시즌 슬쩍 숟가락 얹는 앰부시 마케팅은 상표권 침해일까? (2부)
2021-08-02 미국 뉴욕무역관 박다미

- 앰부시 마케팅은 미국에서 상표권 침해, 허위 광고, 허위 연계, 원산지 허위 표시 등의 논거로 법적 제재 가능 -
- 브랜드 명성, 신용 중시하는 상표권자들은 공격적으로 상표권을 행사하므로 각별한 주의 요망 -




최근 개막한 도쿄 하계 올림픽을 맞이하여 ‘올림픽 시즌 슬쩍 숟가락 얹는 앰부시 마케팅은 상표권 침해일까?’를 2부작으로 기획해보았다. 지난 1부에서는 앰부시 마케팅(ambush marketing)에 대한 설명과 함께 사람들이 보통명사로 오인하기 쉬운 올림픽 관련 미국 등록상표 예시와 미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회(U.S. Olympic & Paralympic Committee)의 상표권 행사 내역에 대해 소개하였다. 이번 2부에서는 앰부시 마케팅 관련 미국 내 상표권 침해 판례들을 살펴보도록 하겠다.


앰부시 마케팅이란?


‘매복’이란 뜻의 ‘ambush’와 ‘마케팅’의 합성어로 업계에서 ‘매복 마케팅’이라고도 불리는 앰부시 마케팅은 공식 라이선시(licensee)나 후원사(sponsor)가 아닌 기업이 특정 행사와 관련하여 마치 상표권 라이선스나 스폰서 계약을 맺은 것처럼 대중이 오인하게 만들고 동 행사가 상징하는 상업적 이미지를 자사의 마케팅 및 홍보에 활용하는 행위를 가리킨다. 주로 올림픽, 월드컵, 영화제, 음악 축제 등 대형 스포츠 및 엔터테인먼트 행사 시기 전후로 활발히 추진된다.


앰부시 마케팅은 홍보 행위의 성격 및 방식에 따라서 직접적, 간접적 그리고 부수적(incidental) 앰부시 마케팅으로 구분된다. 직접적 앰부시 마케팅은 공식 스폰서인 경쟁사와 자사의 존재를 소비자들이 혼동하도록 유도하는 ‘predatory ambushing’, 행사에 참가하는 개별 팀이나 선수 개인을 후원함으로써 행사 스폰서라는 오해를 조장하는 ‘coattail ambushing’, 계약상 명시된 스폰서쉽의 범위를 위반하는 ‘self-ambushing’로 세분화할 수 있다. 간접적 앰부시 마케팅은 관련 용어나 이미지를 사용함으로써 해당 행사를 연상시키는 ‘associative ambushing’, 미디어 노출을 노리고 행사 현장 주변에서 연관있을 법한 행위를 하는 ‘distractive ambushing’을 포함한다. 마지막으로 부수적 앰부시 마케팅은 기업이 의도치 않게 뉴스매체나 미디어의 실수·오류로 빚어지는 ‘unintentional ambushing’과 행사명을 직간접적으로 언급하진 않지만 기업들이 행사 전후로 서로 다투어 홍보 캠페인에 뛰어들어 광고 포화 상태가 된 것을 가리키는 ‘saturation ambushing’으로 분류된다.


앰부시 마케팅 관련 미국 내 상표권 침해 소송 사례


미국 상표법 15 U.S.C. § 1114(1) 조항은 상표권자가 아닌 이가 등록상표명을 허가없이 상품·서비스의 판매, 유통, 광고 등에 활용하는 행위를 금지한다. 뿐만 아니라 미등록상표에 대한 권리 침해, 허위 연계(false association), 원산지 허위 표시(false designation of origin), 허위 광고(false advertising), 허위 보증·스폰서(false endorsement) 등 불공정 경쟁 행위에 대해서도 15 U.S.C. § 1125(a) 조항에 따라 제소 가능하다. 하지만 앰부시 마케팅을 하는 기업들이 노골적인 상표권 침해 행위를 피해 꼼수를 부리는 경우, 법적 제재를 가하기 힘들 수도 있다. 앰부시 마케팅과 관련한 미국 내 상표권 침해 소송 사례 네 가지를 통해 합법과 불법의 경계를 살펴보겠다.


1. Boston Athletic Association v. Sullivan


매사추세츠주 홉킨턴(Hopkinton)의 의류 소매업자 마크 설리반(Mark Sullivan)은 보 티즈(Beau Tease, Inc.)가 제조한 ‘Boston Marathon’ 문구가 찍힌 티셔츠를 1978년부터 판매·유통해왔다. 1897년부터 매년 4월 보스턴 마라톤 대회를 개최해온 보스턴선수협회(Boston Athletic Association (BAA))는 1983년에서야 ‘BOSTON MARATHON’과 ‘BAA MARATHON’ 상표를 매사추세츠주 상표 등록대장에 등록하였고 ‘BOSTON MARATHON’에 대한 연방 상표권을 취득한 것은 1985년이었다.


설리반은 1984년까지만 해도 보 티즈가 생산한 셔츠를 BAA가 대량으로 구매해 1985년 마라톤 대회에 참가하는 선수 및 자원봉사자들에게 제공하도록 주선하는 등 BAA와의 원만한 관계를 유지하고 있었다. 하지만 BAA는 1986년 이미지 임팩트(Image Impact, Inc.)가 BAA의 서비스표를 의류에 사용할 수 있는 독점 라이선스 계약을 체결한 직후부터 의류 도소매업자들에게 ‘BOSTON MARATHON’ 또는 이와 유사한 문구를 사용하지 말라고 공지하였다. 보 티즈와 설리반은 이 같은 경고에도 불구하고 1986년 3월에 마라톤 선수들 그림 위아래로 ‘1986 Marathon’과 ‘Hopkinton-Boston’이라고 적힌 셔츠를 만들어 팔았다. 1986년 말부터 1987년 초 사이에는 ‘1987 Marathon’과 ‘Hopkinton-Boston’이 프린팅된 셔츠를 제조·판매하였다.


1987년 4월 원고 BAA와 이미지 임팩트는 매사추세츠 연방지방법원(U.S. District Court for the District of Massachusetts)에서 피고 설리반과 보 티즈를 대상으로 상표권 침해 소송을 제기하였다. 연방지방법원은 1988년 3월 피고와 원고의 셔츠에 출처 혼동 가능성이 낮다는 판결을 내렸지만, 이후 항소심에서 결과가 뒤집혔다. 제1순회항소법원(U.S. Court of Appeals for the First Circuit)은 Boston Athletic Association v. Sullivan, 867 F.2d 22 (1st Cir. 1989) 판결문에서 ‘BOSTON MARATHON’이 보통명사가 아니며, BAA가 해당 명칭을 1917년부터 사용해왔음을 감안할 때, 피고는 원고가 쌓은 신용·명성(good will)에 편승할 목적이 분명했고 소비자들이 피고가 제작한 낮은 퀄리티의 상품을 원고의 상품으로 오인할 수 있다며 원고 승소 판결을 내렸다. 피고가 자사의 셔츠에 ‘Boston Marathon’이라는 문구를 고의로 포함시켰고 바로 그 문구로 인해 사람들의 셔츠 구매를 조장했다는 점에서 많은 소비자들이 피고를 보스턴 마라톤의 공식 후원사로 혼동했을 가능성이 크다고 추론한 것이다.


2. Mastercard International, Inc. v. Sprint Communications Co. L.P.
 
마스터카드(Mastercard International, Inc.)는 1994년 월드컵의 공식 후원사로 신용카드, 직불카드 등 모든 카드 기반 결제 및 계정 접근 기기(“card-based payment and account access device”)에 대해 월드컵 상표 독점 사용권을 얻었다. 한편, 장거리 전화 공식 후원사는 스프린트(Sprint Communications Company)로 월드컵 로고 및 상표를 자사의 홍보, 마케팅, 광고에 사용할 권리를 취득하였다.


스프린트가1994년 월드컵 로고가 새겨진 전화카드를 10만 장 이상 배포하자 “모든 카드”에 대한 독점 라이선스 권한을 갖고 있었던 마스터카드는 뉴욕 남부 연방지방법원(U.S. District Court for the Southern District of New York)에 상표권 침해 소송을 제기하였다. 연방지방법원은 Mastercard International Inc. v. Sprint Communications Co. L.P., 1994 WL 97097 (S.D.N.Y. Mar. 23, 1994) 판결문에서 스프린트의 전화카드가 소비자들로 하여금 스프린트가 월드컵 신용카드의 공식 후원사라는 잘못된 인상을 줄 수 있다는 마스터카드의 허위 광고 주장을 받아들이고 스프린트에게 마스터카드의 독점권을 침해하는 카드 사용을 중단하라고 명령하였다. 스프린트의 전화카드에 자석 스트립이 없어 설령 결제 수단으로 활용이 불가하더라도 카드의 출처를 혼동시키거나 소비자를 기만할 가능성이 입증된다면 회복 불능의 피해를 입은 마스터카드가 형평법상 구제(equitable relief)를 받을 수 있다는 것이다.

 
1994년 발행된 월드컵을 홍보하는 마스터카드 신용카드


자료: World Cup USA-94, Colnect, https://colnect.com/en/bank_cards/bank_card/5855-World_Cup_USA-94-Bank_of_Valletta_plc-Malta


1994년 월드컵 때 마스터카드가 제작한 목걸이식 카드 홍보 자료


자료: Mastercard World Cup USA 94 Lanyard, eBay, https://www.ebay.com/itm/233186323513

 
 스프린트가 미국에서 1994년 월드컵 직전에 발행했던 전화카드


자료:  Alan Jenkins, Sprint (USA)–World Cup USA 94 (Phone cards), Football Cartophilic Info Exchange (Jul. 12, 2018), https://cartophilic-info-exch.blogspot.com/2018/07/sprint-usa-world-cup-usa-94-phone-cards.html


3. Federation Internationale De Football Association v. Nike, Inc.


2003년 여자 월드컵 주최 측인 국제축구연맹(Federation Internationale De Football Association(FIFA))은 미국 특허상표청에 ‘USA 2003’ 상표 세 건(출원번호 78296489, 78296522, 78296530)을 출원하고 아디다스(Adidas AG)와 공식 스폰서 계약을 체결하였다. 한편, 당시 미국 여자 축구 대표팀을 후원하고 있었지만 월드컵 공식 스폰서는 아니었던 나이키(Nike, Inc.)는 자사의 스우시(swoosh) 로고를 ‘USA 03’ 또는 ‘United States 2003’ 문구와 합성한 디자인 로고를 만들었다. 나이키가 이 로고를 부착한 한정판 티셔츠, 운동복 상의 등을 미국 내 100여 개의 매장에서 판매하고 자사가 운영 중인 웹사이트(www.usasoccer.com) 에 게재하자 FIFA는 나이키를 상표권 침해로 컬럼비아 특별구 연방지방법원(U.S. District Court for the District of Columbia)에 제소하고 일시적 긴급금지명령(temporary restraining order)을 요청했다.


하지만 연방지방법원은 나이키의 ‘USA 03’ 문구 사용 행위를 즉각 중지시켜 달라는 FIFA의 요구에 응하지 않았다. 법원은 Federation Internationale De Football Association v. Nike, Inc., 285 F. Supp. 2d 64 (D.D.C. 2003) 판결문에서 ‘USA 2003’은 단순히 월드컵을 주최하는 국가와 연도를 명시한 것으로 기술적·설명적인 표장(descriptive mark)에 해당된다며, 기술적인 표장은 본질적으로 식별력(inherent distinctiveness)이 없기 때문에 출처를 연상시키는 2차적인 의미를 반드시 획득해야 상표법의 보호를 받을 수 있다고 설명했다. 그런데 FIFA는 ‘USA 2003’ 표장을 사용한 광고나 상품·서비스, 대중들이 해당 표장과 FIFA 월드컵과의 연관성을 얼마나 잘 인지하는지 보여주는 정황 자료 등 충분한 증거물을 제출하지 않아 출처 식별력 입증에 실패했고 소비자들의 혼동 가능성도 증명하지 못한 탓에 법원으로부터 일시적 긴급금지명령 구제를 받지 못하였다.


4. National Collegiate Athletic Association v. Kizzang LLC


매년 3월 미국에선 대학 농구의 우열을 가리는 토너먼트 대회인 ‘March Madness’가 월드컵, 올림픽 등 국제대회와 맞먹을 정도의 인기리에 개최된다. 이 March Madness는 전미대학체육협회(National Collegiate Athletic Association(NCAA))가 주관하며, 4강에 오른 팀들을 ‘Final Four’라고 부른다. ‘FINAL FOUR’(등록번호 1731961), ‘FINAL 4’(등록번호 2954402), ‘MARCH MADNESS’(등록번호1571340, 2485443, 2478254 등)는 모두 NCAA의 연방등록상표들이다.


애플리케이션 개발 회사인 키짱(Kizzang LLC)은 2013년 ‘FINAL 3’(출원번호 85883380, 86072601)와 ‘APRIL MADNESS’(출원번호 85900268)를 연방상표로 출원하고 자사의 농구 관련 엔터테인먼트 콘텐츠에 이 같은 표장을 쓰기 시작하였다. NCAA는 2017년 3월에 키짱을 상표권 침해, 상표 희석화(trademark dilution)  및 불공정 경쟁 행위로 인디애나 남부 연방지방법원(U.S. District Court for the Southern District of Indiana)에 제소했다.


법원은 National Collegiate Athletic Association v. Kizzang LLC, 304 F. Supp. 3d 800 (S.D. Ind. 2018) 판례에서 문제가 된 상표들 사이의 높은 유사성, 관련 서비스들 사이의 유사성 그리고 키짱이 NCAA가 구축한 프리미엄 스포츠 이벤트의 신용·명성을 사칭통용하려는 목적이 있었음을 지적하며 상표권 침해가 성립한다고 판시하였다. 또한, 키짱이 ‘FINAL 3’와 ‘APRIL MADNESS’을 사용하기 훨씬 오래 전부터 유명했던 NCAA의 상표들에 편승하여 저명성을 손상시키고(dilution by tarnishment), 상표의 식별력을 약화시킨(dilution by blurring) 혐의가 인정된다고 봤다. 이에 제때 법정에 출석하여 소송에 대응하지 않은 피고 키짱에게 궐석판결을 확정하였다.


시사점


지금까지 살펴보았듯이 앰부시 마케팅 논란이 있을 때마다 늘 원고 측에 유리한 것만은 아니다. Federation Internationale De Football Association v. Nike, Inc. 사례에서처럼 원고가 소비자의 출처 혼동이나 기만 가능성을 충분히 입증하지 못하는 경우에는 피고가 상표권 침해 혐의를 피해갈 수 있다. 하지만 ‘Olympic, ‘Olympiad’, ‘Paralympic’ 등의 문구에 대해 독점권을 갖는 미국 올림픽 및 패럴림픽 위원회(U.S. Olympic & Paralympic Committee (USOPC))는 이 명칭이 세간에서 어떻게 사용되는지 예의주시하며 상표권을 적극적으로 행사하고 있어 올림픽 관련 상품이나 서비스를 판매하고자 하는 우리 기업들은 광고나 판촉 전략 수립에 있어 각별히 유의할 필요가 있다.


USOPC의 지식재산권 담당 다나 조제프칙(Dana Jozefczyk) 변호사는 2021년 6월 11일에 진행된 미국 특허상표청 주최 웨비나 “Trademarks and the Games: A fireside chat about intellectual property and the Olympics”에서 “테드스티븐스올림픽과아마추어스포츠법 은 USOPC가 소유한 단어·문구를 무단 사용하거나 USOPC의 상표, 상호, 사인, 상징물, 휘장과의 연관성을 사칭하거나 마치 국제 올림픽 위원회, 국제 패럴림픽 위원회, 범아메리카 스포츠 기구, USOPC의 허가를 받은 것인 양 왜곡하는 행위에 대해 USOPC에게 민사 제소권을 부여한다. (There is a part of the Ted Stevens Act that includes a provision that authorizes the USOPC to file a civil lawsuit for unauthorized use of the enumerated terms or of any trademark, trade name, sign, symbol or insignia falsely representing association with or authorization by the IOC, the IPC, Pan American Sports Organization, or the USOPC.)”고 설명하였다. 또한, “제3자가 불법적으로 표장을 도용할 시 USOPC가 즉시 권리 행사를 하여 적법하게 이용허락을 받은 후원사들과 라이선시들만 특정 카테고리에 대해 특정 표장을 쓸 수 있도록 미국 의회가 법을 제정한 덕분에 USOPC는 후원 사업과 라이선싱 관리에 효과적으로 임할 수 있다.(Congress enabled us to … have a very strong sponsorship and licensing structure whereby we can ensure to our sponsors and our licensees that they have the right to use certain marks in certain categories and that we as the USOPC will be able to enforce if third parties use those same marks in an unauthorized manner.)”고 덧붙였다.



자료 : 15 U.S.C. § 1114(1)(b); 36 U.S.C. § 220506; 37 C.F.R. § 2.52(a); TMEP § 807.03(a), (i); Fed’n Internationale De Football Ass’n v. Nike, Inc., 285 F. Supp. 2d 64 (D.D.C. 2003); Bos. Athletic Ass’n v. Sullivan, 867 F.2d 22 (1st Cir. 1989); Nat’l Collegiate Athletic Ass’n v. Kizzang LLC, 304 F. Supp. 3d 800 (S.D. Ind. 2018); Mastercard Int’l Inc. v. Sprint Commc’ns Co. L.P., No. 94 CIV. 1051 (JSM), 1994 WL 97097 (S.D.N.Y. Mar. 23, 1994), aff’d sub nom. MasterCard Int’l v. Sprint Commc’n, 23 F.3d 397 (2d Cir. 1994); Alan Jenkins, Sprint (USA)–World Cup USA 94 (Phone cards), Football Cartophilic Info Exchange (Jul. 12, 2018), https://cartophilic-info-exch.blogspot.com/2018/07/sprint-usa-world-cup-usa-94-phone-cards.html; Mastercard World Cup USA 94 Lanyard, eBay, https://www.ebay.com/itm/233186323513; World Cup USA-94, Colnect, https://colnect.com/en/bank_cards/bank_card/5855-World_Cup_USA-94-Bank_of_Valletta_plc-Malta; Trademarks and the Games: A fireside chat about intellectual property and the Olympics, United States Patent and Trademark Office (Jul. 23, 2021), https://www.uspto.gov/learning-and-resources/uspto-videos/trademarks-and-games-fireside-chat-about-intellectual-property

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