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미국, 지식재산권 침해 경고장 수신 시 대응 가이드
2021-03-29 미국 뉴욕무역관 박다미

- 지식재산권 침해 소송 방지 위해 경고장 단계에서의 방어 중요 -

- 지식재산권 분쟁 대리 경험 풍부한 변호사 선임 필수 -

 

 

 

미국 사업을 추진하던 중 지식재산권 침해 경고장을 수신하고 뉴욕 IP-DESK로 도움을 청하는 우리 기업들의 수가 매년 꾸준히 늘고 있다. 심지어 우리 기업이 신제품 출시나 새로운 브랜드를 도입하기 전에 타인의 지식재산권에 대해 면밀히 조사하고 대비했음에도 불구하고 경고장을 받는 사례가 종종 발생한다. 왜 그럴까? 누가 봐도 명백한 권리 침해 행위가 일어난 경우를 제외하곤, 법적으로 침해 여부를 칼로 무 썰듯이 구분하기 어려울 때가 많다 보니 권리자 입장에서는 자사가 보유한 상표권, 특허권, 저작권을 실제 법이 보호하는 범위보다 넓게 해석하여 공격적으로 행사하려는 경향이 있기 때문이다.

 

경고장 발송자는 정황 증거를 자신에게 유리하게 재구성하고, 판례나 법규 중 유리한 부분을 선택적으로 발췌·인용하면서 상대를 위협하는 것이 일반적이다. 하지만 경고장 단계에서 수신자가 잘 방어하면 침해 소송으로 번질 일은 거의 없다. 상대가 소장을 작성하는 데에 변호사비 지출이 따르므로 승소 가능성이 낮더라도 소송을 제기할 권리자는 드물 것이다. 이번 해외시장뉴스에서는 미국에서 지식재산권 침해 경고장을 받은 우리 기업들을 위한 초기 대응 전략 몇 가지를 안내하고자 한다.

 

1단계: 경고장을 보낸 주체 파악하기

 

경고장을 받으면 일단 상대에 대한 기본적인 조사부터 착수해야 한다. 경고장을 보낸 회사 이름을 인터넷에서 검색해보고, 어떤 산업에 종사하는 기업체인지, 잠재적인 경쟁사인지, 소위 ‘특허괴물’이라고 지칭되는 특허관리전문회사(Non-Practicing Entity)인지 등 확인해보는 것이 좋다. 또한 이 회사가 미국에 실제 존재하는 법인인지도 해당 회사가 설립·등록된 주의 국무부(Department of State) 웹사이트에서 찾아본다. 혹시 누군가가 침해 경고장을 허위로 작성해서 공갈 협박하는 상황이 아닌지 가리기 위한 검증 절차이다.

 

뉴욕주 국무부 법인국의 기업명 데이터베이스

 

자료: https://www.dos.ny.gov/corps/bus_entity_search.htm

 

경고장 문서를 작성한 변호사가 실존하는 인물인지 확인하려면 변호사가 소속된 로펌 웹사이트의 프로필 페이지에서 어느 주 변호사 자격증을 소지하고 있는지 먼저 파악한 다음, 관련 주의 법원 웹사이트에서 인명으로 조회해볼 수 있다.

 

뉴욕주 주법원 변호사 명부

 

자료: https://iapps.courts.state.ny.us/attorneyservices

 

2단계: 경고장의 핵심 주장과 상대의 의향 파악하기

 

다음으론 경고장에 적힌 내용을 읽어보고, 상대의 핵심 주장을 이해해야 한다. 상대가 침해당했다고 주장하는 권리가 무엇인지, 각각의 등록번호는 명시돼 있는지, 상대가 해당 권리자가 맞는지, 분쟁의 발단이 된 우리 기업 제품·서비스가 무엇인지, 침해라고 주장하는 근거가 무엇인지 등을 정확히 이해한다. 사실관계가 잘못 기술된 부분이 있다면 꼼꼼히 메모해두도록 하자.

 

또한, 경고장 발송을 통해 상대가 이루고자 하는 바가 무엇인지도 파악해보아야 한다. 이를테면 관련 상품·서비스의 제조·판매 중단을 원하는지, 손해배상 합의금 지급을 원하는지, 우리 기업이 시장에 진입하는 것을 방해하거나 퇴출시키려는 것인지, 라이선싱 계약 체결을 통해 장기적인 로열티 수익을 얻으려는 심산인지 등을 간파해야 추후 상대 기업과 효과적으로 협상에 임할 수 있다. 경고장에 적힌 표현 수위를 통해 상대의 입장이 얼마나 강경한지, 즉 최대한 평화롭게 분쟁을 종결하고자 하는지 또는 한 치의 양보 없이 싸우겠다는 입장인지 어느 정도 판단 가능하다.

 

다만, 경고장의 시정 조치 및 요구 사항들은 일반적으로 과장돼 있음을 감안하고 추후 합리적인 수준에서 협상 및 조율을 시도해봐야 한다. 지식재산권 침해 경고장은 수신자가 읽었을 때 심리적 압박감을 느끼도록 작성하는 것이 당연하며, 상대의 요구 사항을 고지식하게 액면가대로 해석할 필요는 없다.

 

3단계: 지식재산권 분쟁 대리 경험이 풍부한 변호사 선임하기

 

핵심 쟁점까지 파악한 다음에는 관련 분야의 전문가를 물색해야 한다. 뇌 수술은 신경외과에서, 충치 치료는 치과에서 하듯이, 법률 분야도 세분화·전문화되어 있다. 따라서 상표권 침해 분쟁일 경우 상표 분쟁 업무를 대리한 경험이 풍부한 변호사를, 특허권 침해 분쟁일 경우 특허나 관련 기술에 대한 이해도가 높은 특허 소송 전문 변호사를, 저작권 침해 분쟁일 경우 관련 콘텐츠 산업과 저작권 소송 분야에 경륜있는 변호사를 선임하는 것이 최선이다. 상표, 특허, 저작권법은 주로 연방법을 따르기 때문에 미국 50개주 중 어느 주의 변호사를 선임해도 무방하다.

 

미국은 변호사 수임료가 한국에 비해 높은 편이다 보니 우리 중소기업들 중에 변호사 선임을 꺼리는 경우가 많다. 상대의 주장과 요구사항을 100% 들어주고 관련 사업을 영구히 접을 용의가 있다면 변호사 없이 직접 협상해도 괜찮다. 하지만 법적 책임과 합의금 규모를 낮추고자 한다면 변호사를 선임해 항변 논거를 마련하고, 정식 답변서로 상대측 주장을 조목조목 반박한 뒤에 상대와 협상을 진행하는 것이 수순이다.

 

법무법인 Hauptman Ham, LLP에서 20여 년간 상표법 업무를 전담해온 채광엽 변호사는 “엄밀히 얘기해 경고장을 수신한 직후부터 전문가의 조력이 절실하다. 상대는 지식재산권 분쟁에 특화된 변호사를 선임하여 경고장을 발송하는데 이를 받은 우리 기업이 전문적인 법률 지식 및 법적 판단력이 부족한 상태에서 직접 연락한다면, 상대가 우리 기업을 경시하며 엄포와 협박으로 겁을 준 후 무리한 조건을 강요하거나 이에 동의 서명을 유도할 가능성이 농후하기 때문이다. 따라서 우리 기업 쪽에서도 적절한 변호사를 선임해 상대 측 주장을 불식시키고 적극적으로 방어할 의향이 있음을 보여주는 편이 전략적으로 훨씬 유리하다. 인건비가 높은 미국 변호사를 고용하더라도 초기에 협상이 잘 마무리된다면 수백만 원 수준에서 마무리되는 경우가 많다. 이는 잘못된 경고장 대응으로 말미암은 천문학적인 손해배상이나 브랜드의 소실로 인한 막대한 피해에 비하면 감수할 만한 비용 지출이다.”라고 조언했다.

 

변호사 없이 분쟁 협상을 진행할 경우 충분히 반박해볼 수 있었던 항변 논거를 몰라서 포기하게 되는 것뿐만 아니라, 제공할 의무가 없는 정보를 은연중 상대에게 흘릴 수도 있고, 일부 불리한 사실관계에 대해 인정해버리는 불가역적인 실수를 할 수도 있다. 분쟁이 추후 소송으로 비화되면 과거에 양측이 주고받은 문서, 이메일, 통화 내역, 문자, 카카오톡 메시지 등이 소송 증거물로 채택될 수 있다. 우리 기업의 진술과 행동이 소송 승패에 영향을 줄 수 있기 때문에 법률 대리인을 통해 신중히 접근해야 한다.

 

지식재산권 침해 소송이 아직 제기되기 전이라면 IP-DESK 법률의견서 작성비용 지원사업을 통해 지원받아볼 수 있다. 이 사업은 우리 중소·중견기업들이 한국어 구사 가능한 미국 변호사를 선임하여 침해 경고장에 대한 법률적 검토와 답변서 작성을 의뢰하고 관련 비용을 최대 70%까지 한도액 1만 달러 내에서 지원한다. 신청서 접수 경로는 다음과 같다: http://www.kotra.or.kr(기업회원 가입 필수) > 맞춤형 서비스 > 해외지식재산권보호 > 지원 신청

 

4단계: 항변 논거 마련하기

 

선임한 변호사의 조력을 받아 경고장의 주장에 대한 반박 논거를 본격적으로 구축하는 단계이다. 상대의 권리가 무효하다고 방어하거나, 설령 권리가 유효할 지라도 법적으로 침해가 성립되지 않는다고 주장하거나, 또는 이 두 가지를 동시에 공략해볼 수 있다.

 

상대의 권리가 유효한지 확인하는 기본적인 요령 몇 가지부터 소개하겠다. 먼저 등록상표의 경우, 특허상표청의 Trademark Electronic Search System(TESS)에서 상표명이나 등록번호로 검색해본다.

 

특허상표청 Trademark Electronic Search System

 

자료: http://tmsearch.uspto.gov > Basic Word Mark Search (New User)

 

상표권 명의자가 경고장을 보낸 기업이 맞는지 'Owner' 항목을 눈여겨 보고, 상표가 등록된 지정상품·서비스명, 등록번호와 등록일자를 확인한 후, 상표 등록이 현재 유효한지 말소되었는지를 나타내는 'Live/Dead' 구분을 잘 살펴보도록 하자. 등록번호가 있고 'Live'라고 표시된 건들만 현재 유효한 연방등록상표이다. 등록번호 입력란이 비어있고 “Live”로 표시된 상표들은 현재 출원 중이란 뜻이고, 'Dead'로 기재된 상표들은 연방 상표권이 말소된 것들이다. 연방상표의 경우 등록 후 5~6년 차, 9~10년 차, 그 후 10년마다 갱신 절차를 밟고 유지료를 납부해야 하는데 이 절차가 누락될 경우 권리는 자동 말소되고, 특허상표청에 'Dead'로 기록된다. 다만, 연방 상표권이 말소되었다 하더라도 특정 상품·서비스와 관련하여 상표를 상업적으로 사용해온 지리적 영역 내에서는 보통법상 상표권을 계속 행사할 수 있다.

 

실용특허의 경우 존속기간이 출원일로부터 20년이고, 디자인특허는 일반적으로 등록일로부터 15년(단, 2015년 5월 13일 이전에 출원한 디자인특허는 등록일로부터 14년)이므로, 상대의 특허권이 말소하지 않았는지 특허상표청의 특허 데이터베이스에서 검색해봐야 한다. 유지료 납부 의무가 없는 디자인특허 및 식물특허와는 대조적으로, 실용특허의 경우 등록일로부터 3.5년, 7.5년, 11.5년에 특허유지료(maintenance fee)를 납부해야만 유효한 권리이기 때문에 이 부분에 대해서도 확인이 필요하다.

 

특허상표청 Patent Full-Text and Image Database

 

자료: https://www.uspto.gov/patents/search > Quick Search

 

하지만 실제 특허 만료일 계산은 상술한 것처럼 간단하지 않고, 존속기간이 연장되는 예외적인 상황도 가끔 있으며, 특허상표청에서 제공하는 Patent Term Calculator (https://www.uspto.gov/patents/laws/patent-term-calculator)도 미국 특허법에 대한 전문적인 지식이 없는 일반인이 활용하기 쉽지 않다. 따라서 특허 말소일로 추정되는 날짜가 만일 상대적으로 최근이라면 특허변호사의 검토를 거쳐야 한다.

 

저작권의 경우 등록 여부에 관계 없이 창작되는 순간부터 법의 보호를 받지만, 법원에서 저작권 침해 소송을 제기하기 위한 선결 조건으로 저작권청 등록이 요구된다. 따라서 경고장이 소송으로 비화될 가능성을 타진해보기 위해 저작권청 Public Catalog 웹사이트에서 해당 저작권의 등록 여부를 확인해보는 것이 좋다.

 

저작권청 Public Catalog

 

자료: http://cocatalog.loc.gov

 

업무상 저작물이 아닐 경우 저작권은 저작자 사망일로부터 70년 동안 존속하며, 고용인 저작물 보유 계약에 의해 창작된 업무상 저작물의 경우에는 (1) 창작일로부터 95년 혹은 (2) 첫 발행일로부터 95년 중에 먼저 종료되는 시점까지 법으로 보호받는다.

 

상대의 권리 등록 사실을 확인한 뒤에는 해당 권리가 무효하다는 것을 증명함으로써 침해 주장에 맞설 수 있다. 상표법, 특허법, 저작권법으로 보호받기 위한 선결 요건 중 상대 권리의 약점을 찾아 공격하거나 각각의 지식재산으로 인정되지 않는 예외 대상에 가깝다고 주장하는 방법이다.

 

한편, 상대의 권리가 유효하더라도 법적으로 침해가 성립하지 않는다고 항변할 수 있다. 권리 침해를 인정받기 위해 상대가 입증해야 하는 여러 요건 중 하나 이상을 갖추지 못했다고 주장하는 것이다. 예를 들어, 상표권 침해 주장이 법적으로 성립하려면 상표권자의 등록상표와 상대방의 마크가 비슷해서 소비자들에게 출처 혼동을 일으킬 여지가 높다는 걸 증명해야 한다. 그런데 우리 기업의 상표가 경고장 발송 기업의 상표와 유사하지 않다, 지정상품도 다르고, 유통채널이 다르기 때문에 소비자들이 혼동할 위험이 없다는 식으로 반증할 수 있다. 특허의 경우 우리 기업의 물건이나 공정이 상대 기업의 특허 청구항에 기재된 모든 구성요소를 포함하고 있지 않을 때 특허 비침해라고 주장 가능하다. 저작권 침해의 경우에는 우리 기업이 상대 기업의 저작물 중 법의 보호를 받는 독창적인 요소를 도용하지 않았다, 침해로 볼 만큼 두 작품이 충분히 유사하지 않았다, 독자적인 창작 과정이 있었고 우연의 일치로 유사했을 뿐이다, 충분히 공정 이용으로 볼 수 있는 행위에 불과했다는 식으로 반박할 수 있다.

 

5단계: 경고장에 반박하는 답변서 보내기

 

항변 논거에 대한 파악이 끝나면 침해 주장에 반박하는 답변서를 준비하는 단계이다. 경고장에는 언제까지 회신해달라는 날짜를 명시하는 경우가 일반적이다. 마찰을 피하기 위해 가능하면 이 회답 기한 내에 성의있게 답변하는 것이 좋지만 반드시 그 날까지 반박서한을 보내야 하는 것은 아니다. 만일 이 날짜가 임박했다면 기한 연장을 위해 “당신 회사가 보낸 X월 X일 자 경고장은 잘 받았고 검토 중이다. 사안의 복잡성을 감안해 회답 기한을 2주 정도 늘려달라. 우리 변호사로부터 곧 연락이 갈 것이다.”와 같이 간단히 답변하는 것을 추천한다. 경고장 수신단계에서 무응답으로 일관하면 상대가 침해 소송을 제기할 수 있을 뿐만 아니라, 고의적인 침해 행위의 증거로도 쓸 수 있다.

 

우리 기업의 답변서가 침해 주장을 잘 반박한다면 경고장을 보낸 측이 더 이상 후속 조치를 취하지 않고 조용히 상황이 종결되는 경우가 많다. “그래, 너희 회사 주장이 옳다”고 명시적으로 승복하지 않더라도 상대가 답변서를 받았고, 답변서 발송 후 두세 번 더 follow up 연락을 했음에도 불구하고 몇 달 뒤까지 아무런 반응이 없다면, 답변서에 적힌 우리 기업 측 논리에 설득당한 것으로 간주해도 된다. 상대가 만일 이를 받아들이지 않는다면 재차 반박을 하던지, 소송을 제기할 것이기 때문이다.

 

이후 상대와의 본격적인 협상 전으로 이어진다면 철저한 수 싸움으로 진행해야 한다. 채광엽 변호사는 일례로 “상대 기업이 침해로 의심되는 우리 기업 상품의 온라인 판매 사실을 경고장에서 지적했을 때 상대에게 단순히 판매를 중단했다고 보고하는 대신에 ‘우리는 판매 리스팅을 즉시 제거했을 뿐만 아니라 앞으로 해당 상표 사용을 하지 않고 브랜드를 새로 교체할 것이니 추가로 침해 의심 행위가 발생하지 않는 이상 이것으로 분쟁을 끝내자’는 식으로 타협(give and take) 카드를 제시하는 것도 좋은 방법이다.”라고 덧붙였다.

 

시사점

 

지금까지 미국에서 지식재산권 침해 경고장을 수신한 우리 기업들이 유의해야 할 점들에 대해 짚어보았다. 한 가지 더 첨언하자면 선임한 변호사에게 모든 분쟁 관련 정보를 초기부터 투명하게 공유하는 것이 매우 중요하다. 우리 기업에 불리한 사실까지도 최대한 중립적이고 솔직하게 공유해야 변호사가 최선의 방어 전략을 짤 수 있다. 법률 자문을 받기 위한 목적으로 변호사에게 긴히 나눈 기밀 정보는 변호사와 의뢰인 사이에 형성되는 비밀유지특권(attorney-client privilege)에 의해 보호받기 때문에 변호사가 타인에게 누설할까 염려하지 않아도 된다.

 

경고장의 문구는 상당히 위협적으로 들리기 마련이지만 유능한 전문가를 선임해 차근차근 반박한다면 침해 주장을 막아내고 내 사업을 무사히 지켜낼 수 있다. 실제로 매년 많은 한국 기업이 뉴욕 IP-DESK 법률의견서 작성비용 지원사업을 통해 지식재산권 침해 경고장에 성공적으로 대응하고 있다. 갑자기 닥친 사업 위기를 이겨내기 위한 든든한 지원군이 필요한 우리 기업들은 언제든지 뉴욕 IP-DESK의 문을 두드리기 바란다.

 

 

자료: 뉴욕주 국무부 웹사이트(https://www.dos.ny.gov), 뉴욕주 주법원 웹사이트(https://iapps.courts.state.ny.us), 특허상표청 웹사이트(https://www.uspto.gov), 저작권청 웹사이트(http://cocatalog.loc.gov)

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