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일본 상표출원, 조기 심사 신청으로 더욱 빠르게!
2021-03-12 일본 도쿄무역관 원다혜

- 출원하려는 상표가 사용(혹은 사용준비 완료)되고 있어야 하는 것이 기본조건 -

 

 

 

일본상표 조기 심사 및 심리란?

 

일본 특허청에서는 상표 조기 심사 및 조기 심리 제도를 운용하고 있다. 일정한 요건 아래, 출원인으로부터 신청을 받아 통상 안건에 비해 빨리 심사 및 심리를 실시하는 제도이다.

 

상표 조기 심사 및 심리의 가장 큰 장점은 통상의 심사 및 심리에 비해 결과를 빨리 받을 수 있다는 점이다. 일본특허청의 통상 상표 심사 기간은 12~14개월로 1년 정도를 기다려야 심사 결과가 통지되고 있지만, 조기 심사를 신청한 출원의 평균 심사 순서 대기 기간은 조기 심사 신청 후 평균 1.7개월로(2019년 실적), 통상 출원보다 크게 단축된다. 심사 및 심리 결과가 빠르게 나오기 때문에 등록까지 신속하게 진행이 가능하다.


상표 조기 심사 대상·요건

 

아래 요건 가운데 어느 하나에 해당된다면 상표 조기 심사 대상으로 출원이 가능하다.

 

대상1

출원인(또는 라이선시)이 출원인 상표를 지정 상품·지정 업무의 일부에 이미 사용하고 있고(또는 사용 준비를 어느 정도 진행하고 있으며), 권리화에 대해 긴급성을 요하는 안건

※ 상기 '긴급성을 요한다'는 것은 다음 중 해당될 경우 인정
   a) 3자가 출원 상표를 무단으로 사용(사용 준비)하고 있는 경우
   b) 출원 상표의 사용(사용 준비)에 대해 제삼자로부터 경고를 받은 경우
   c) 출원 상표에 대해 제삼자로부터 사용 허락을 요구받고 있을 경우
   d) 출원 상표에 대해 일본 이외에도 출원중일 경우
   e) 조기심사 신청과 관련된 출원을 마드프로 출원의 기초 출원으로 할 예정일 경우

 

대상2

출원인(또는 라이선시)이 출원인 상표를 이미 사용하고 있는 상품·역무(또는 사용 준비를 상당 정도 진행하는 상품·역무) ""을 지정한 안건

※ 지정 상품·지정 서비스 기재 중에 증거 서류에 의해 출원 상표의 사용 등을 확인할 수 없는 상품·서비스가 포함되어 있는 경우에는 해당 상품·서비스를 삭제하는 보정이 필요

 

대상3

출원인(또는 라이선시)이 출원인 상표를 지정 상품·지정 업무의 일부에 이미 사용하고 있고(또는 사용 준비를 상당 정도 진행하고 있고), 또한 '유사 상품·역무 심사 기준' 등에 게재된 상품·역무""을 지정한 안건

'유사 상품·서비스 심사 기준' 등의 표시와 조금이라도 다른 상품명(서비스명)의 경우에는 대상외로 취급됨

※ 한자나 구두점 등의 오표기에 대해 충분한 사전 검토

※ 지정 상품·지정 서비스 중에 '유사 상품·서비스 심사 기준' 등에 게재되지 않은 상품·서비스를 포함하는 경우에는 이를 삭제하는 보정이 필요함으로 신청 전에 보정해 제출 필요

'유사상품·서비스 심사기준'이란, '상표법 시행규칙 별표(6조 관계)', '유사상품·서비스 심사기준', '상품·서비스 국제 분류표(니스 분류)'를 의미


일본의 상표권 조기심사대상 요건

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자료 : 일본 특허청 홈페이지

 

조기심사 이용 실적

 

조기 심사에 대한 수요는 꾸준히 증가 추세를 보이며 2017년에는 약 4000, 2018년에는 6000건으로 꾸준히 증가해 2019년에는 8110건을 기록했다. 산업별 신청 건수는 일반·산업 역무가 약 1600건으로 가장 많았고 뒤를 이어 잡화 분야가 1500여 건을 기록했다. 기계, 식품, 화학 분야도 평균 1000여 건을 기록하는 등 다양한 분야에서 조기 심사 신청이 이뤄지는 것을 확인할 수 있다.

 

조기심사 이용실적 추이

(단위: 건 수)

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자료: 일본  특허청 홈페이지

 

2019 기준 산업 분야별 조기심사 신청건수

(단위: 건 수)

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자료: 일본 특허청 홈페이지

 

상표 조기심리 대상·요건

 

아래 제시된 대상 요건 어느 것에라도 1개 이상 해당될 경우 조기 심리의 신청을 할 수 있다.


대상1

심판 청구인(또는 라이선시)이 출원 상표를 지정상품·지정서비스의 일부에 이미 사용하고 있고(또는 사용 준비를 어느 정도 진행하고 있으며), 권리화에 대해 긴급성을 요하는 안건


※ 상기 '긴급성을 요하는 안건'은 아래 요건에 해당될 경우 인정
   a) 제삼자가 출원 상표를 무단으로 사용(사용 준비)하는 경우

   b) 출원 상표의 사용(사용 준비)에 대해 제삼자로부터 경고를 받은 경우

   c) 출원 상표에 대해 제삼자로부터 사용 허락을 요구받은 경우

   d) 출원 상표에 대해 일본 이외에도 출원 중인 경우

   e) 조기 심리 신청과 관련된 출원을 마드프로 출원의 기초 출원으로 할 예정인 경우

 

대상2

심판 청구인(또는 라이선시)이 출원 상표를 이미 사용하는 상품·역무(또는 사용 준비가 어느정도 진행되는 상품·역무) ""을 지정한 안건

※ 지정 상품·지정 서비스 기재 중에 증거 서류에 의해 출원 상표의 사용 등을 확인할 수 없는 상품·서비스가 포함돼 있는 경우에는 해당 상품·서비스를 삭제하는 보정이 필요.

 

대상3

심판 청구인(또는 라이선시)이 출원 상표를 지정상품·지정역무에 이미 사용하고 있고(또는 사용 준비가 어느 정도 진행됐고), 또한 '유사상품·역무심사기준' 등에 게재되어 있는 상품·역무""을 지정한 안건

※ 지정 상품·지정 서비스 중에

'유사 상품·서비스 심사 기준' 등에 게재되지 않은 상품·서비스를 포함하는 경우에는 이를 삭제하는 보정이 필요

'유사상품·서비스 심사기준'이란, '상표법 시행규칙 별표(6조 관계)', '유사상품·서비스 심사기준', '상품·서비스 국제 분류표(니스 분류)'를 의미

 

시사점 

 

전술한 요건 이외에 마드리드 협정 의정서에 근거하는 국제 상표등록 출원(일본을 지정국으로 하는 출원)에 대해서는 일본 국내 출원과는 심사 및 심리의 수속이 다른 등의 기타 이유로 조기 심사 및 조기 심리의 대상에서 제외된다. 또한 새로운 타입의 상표(움직임이 있는 상표, 홀로그램 상표, 색채만으로 이루어진 상표, 소리 상표 및 위치 상표) 에 대해서는 통상 상표보다는 신중한 판단이 요구되므로 대상 외로 취급된다. 이러한 예외 조항 등에 대해서도 충분히 숙지한 후 신청할 필요가 있다.


관련하여 현지 특허사무소에서는 "조기심사 이외에도 슈퍼 조기심사나 특허 심사 하이웨이 제도 등 다양한 조기심사 제도가 존재하기 때문에 전문가와의 상담이 필수적이다."고 조언한다. 또한, ① 실시 관련  출원, ② 외국 관련 출원, ③  중소기업, 개인, 대학, 공적연구기관 등의 출원, ④ 친환경 관련 출원, ⑤ 지진, 재해 관련 부흥지원 관련 출원, ⑥ 아시아 거점화 추진 관련 출원에 대해서는 조기심사 청구가 가능하기 때문에 일본에 출원을 희망하는 경우에는 전문가와의 사전 상담을 통해 조기심사에 해당하는지, 어떤 조기심사를 활용할지에 대해 충분한 확인이 필요하다. 


해외에서 출원을 진행함에 있어서 언어 뿐만이 아니라 제도의 상이성 등 다양한 부분에 있어 우리 기업이 어려움을 겪고 있으며, 이러한 우리 기업을 지원하기 위해 KOTRA 도쿄IP-DESK에서는 현지 전문가와의 출원 관련 법률상담을 지원하고 있다. 우리 기업이 조기심사 신청을 통해 더 신속하게 일본 내  상표출원 등록을 진행, 효율적인 비즈니스 운용을 도모하길 기대해본다.


 

자료: 일본특허청 홈페이지 자료 참고, KOTRA 도쿄무역관 IP-DESK 작성

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