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일본 특허를 쉽고 빠르게, ‘특허심사 하이웨이’ 제도 소개
2020-12-28 일본 도쿄무역관 원다혜

- 한국 등 해외에서 받은 특허를 일본에서 적용받고 싶다면? -

- 최초 출원 시 제출서류의 번역본 등을 제출하면 신속하고 간단한 수속 가능! -




최근 기업의 활동무대가 글로벌 시장으로 넓어지면서, 복수의 국가에서 특허권을 각각 취득하고자 하는 경우가 많아지고 있다. 예를 들어, 한국에서 특허를 받고 동일한 내용으로 세계 각국 특허청에 출원하는 것이다. 기업 입장에서는 꼭 필요한 일이지만, 세계 각국 특허청 입장에서는 특허출원 건수가 늘어 출원인의 심사 대기시간이 길어지고, 심사부담이 커지는 등의 어려움이 발생하고 있다.

 

이에, 세계 각국 특허청에서는 특허심사 하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway)’ 제도를 도입하여, 복수의 국가에서 특허권을 각각 취득하려는 출원인이 보다 신속하고 간단한 수속으로 심사를 진행할 수 있도록 하고 있다. 한국과 일본의 양국간은 200741일부로 특허심사 하이웨이제도에 대해 합의 및 도입하기 시작했다. 또한 현재까지 양국 특허심사 실무자 간 회합을 통해 특허심사 관련 수속 통일에도 힘쓰고 있다.

 

KOTRA 도쿄 IP DESK에서는 일본시장 진출을 희망하는 우리 기업들이 참고할 수 있도록 특허심사 하이웨이관련 일본 특허청의 안내문을 인용하여 주요 제출서류 및 절차, 주의사항 등을 소개하고자 한다.

 

l  용어정리 

-    선행청 : 특허 또는 실용신안에 대해 최초로 출원한 특허청

-    후속청 : 선행청 다음으로 출원한 특허청

202011일 한국에서 특허 출원하고

202031일에 같은 내용으로 일본에서 출원할 경우,

선행청은 한국, 후속청은 일본이 된다.

-    오피스액션 : Office Action. 특허청 심사에 있어서 거절을 받았을 경우 거절이유통지에 해당

-    PCT : 특허 또는 실용신안의 해외출원절차를 통일하고 간소화하기 위하여 발효된 다자간 조약

-    청구항 : 청구를 통하여 보호를 받고자 하는 사항을 밝히는 항목

-    IP5 : 한국 특허청(KIPO), 일본 특허청(JPO), 미국 특허상표청(USPTO), 유럽 특허청(EPO), 중국 국가 지식산권국(CNIPA)을 통칭  

 

특허심사 하이웨이(PPH: Patent Prosecution Highway)?


각 특허청간의 결정에 근거해, 1(선행청:1)에서 특허 가능하다고 판단된 발명을 가지는 출원에 대해 출원인의 신청에 의하여 제2(후속청:2)에서 간단한 절차로 조기 심사를 받을 수 있도록 하는 구조를 말한다.

1: 선행청 : 특허 또는 실용신안에 대해 최초로 출원한 특허청

2: 후속청 : 선행청 다음으로 출원한 특허청 (202011일 한국에서 특허 출원하고 202031일에 같은 내용으로 일본에서 출원할 경우, 선행청은 한국, 후속청은 일본이 된다.)

 

특허심사 하이웨이(PPH) 제도 개념도

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*자료원 : 일본특허청 홈페이지

 

PPH는, 출원인의 해외에서의 조기 권리화를 용이하게 하는 것과 동시에, 각 특허청에 있어서는 제1청(선행청)의 선행기술 조사와 심사 결과의 이용성을 향상시켜 심사의 부담을 경감해 질의 향상을 도모하는 것을 목적으로 하고 있다.


주요 제출서류 및 절차

제출서류

   1청(선행청)의 모든 오피스 액션의 사본과 그 번역문

   1청(선행청)에서 특허 가능하다고 판단된 청구항의 사본과 그 번역문

   인용 문헌

   청구항 대응표

대부분의 경우 신청서에 필요사항을 기재하기만 하면 되며 실제 서류 제출은 필요하지 않음  

반드시 각 청의 가이드라인을 참조

비고

-    번역과 원문에 상이한 기재가 있을 경우, 모든 내용은 원문을 기준으로 함

기본요건

   2청(후속청) 출원이 제1청(선행청) 출원에 근거해 파리조약상의 우선권을 주장하는 등 제1청(선행청) 출원과 특정 관계에 있을 것

   1청(선행청) 출원이 특허 가능하다고 판단된 1 또는 복수의 청구항을 가질 것

   2청(후속청) 출원의 모든 청구항이 제1청(선행청) 출원의 특허 가능하다고 판단된 청구항 중 어느 하나와 충분히 대응하고 있을 것

비고

-    PPH 신청 요건이 모두 충족되어 우선심사의 대상으로 결정되더라도, 별도의 우선심사 결정서가 통지되지 않음

-    경우, 우선심사를 통하여 조기에 심사통지서를 음으로써, 우선심사신청이 받아들여졌음을 알 수 있음

-    PPH 신청 요건이 충족되 않은 경우에는 서류의 보완을 요구받게 되며, 이에 불응한 경우에는 최종적으로 우선심사 신청이 기각됨

PPH신청

수수료(관납료)

대부분 청에서 무료로 진행

반드시 각 청의 가이드라인을 참조

 

PPH 이용하면 좋은 이유는?


일본에서 특허 출원을 준비하는 기업의 경우, PPH의 제출서류와 요건 등을 반드시 확인하는 것이 좋다. PPH는 크게 세 가지 측면에서 출원인에게 편익을 가져다 줄 수 있으므로, 만약 PPH를 이용할 수 있는 상황이라면 반드시 이용을 검토해보는 것이 좋다.

 

첫째, 조기심사 절차를 간소화할 수 있고, 통상적인 조기심사 제도를 가지고 있지 않은 특허청에서 조기심사를 받을 수 있다는 점이다. 일본 특허청에 PPH를 신청하는 경우 「조기 심사에 관한 사정 설명서」에  「2.선행 기술의 개시 및 대비 설명」의 기재를 생략 할 수 있다. 또한 조기 심사의 신청의 요건이 비교적 까다롭거나 통상의 조기 심사 제도를 가지고 있지 않는 타 청에 있어서도 조기 심사를 간소한 수속으로 신청 할 수 있다. PCT출원을 통한 PPH의 경우에도 대부분의 필요 제출 서류를 클레임 대응표만으로 간소화 할 수 있다. 단, 각 청의 가이드라인이 상이할 수 있어 꼼꼼한 확인을 요한다.

 

둘째, 오피스 액션(심사거절 통지) 회수가 줄어들 것으로 기대된다. PPH는 이미 제1청(선행청)에서 특허 가능이라고 나타낸 청구항을 대상으로 하기 때문이다. 오피스 액션 회수가 줄어들면 권리취득에 소요되는 시간을 절약할 수 있을 뿐 아니라, 각각의 오피스 액션에 대한 대응비용도 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

 

셋째, 특허취득이 보다 용이할 것으로 기대된다. PPH는 이미 제1청(선행청)에서 특허 가능이라고 나타난 청구항을 대상으로 하기 때문이다.

 

PPH 신청 시 유의사항


PPH의 경우 일반 특허출원 업무에 비해 신청양식 대부분이 상당히 단순한 포맷으로 이루어져 있기 때문에, 대리인 수수료 등이 부담된다면 대리인을 통하지 않고 출원인이 직접 대응하는 방법도 고려할 수 있다. 다만, 유의해야 할 점도 있다.

 

첫째, 신청에 대한 가이드라인을 꼼꼼히 확인하는 편이 좋다. PPH를 통한 특허출원의 경우, 안건에 따라 제출서류 생략이 가능하기 때문에 각 청의 가이드라인을 꼼꼼히 확인하는 것이 좋다. 특히, 온라인 및 서면으로 절차를 밟을 때에 공통적으로 주의해야 할 점이 있다. 제출해야 할 서류(모든 오피스 액션, 특허 가능이라는 판단을 받은 청구항을 포함한 특허 청구 범위, 선행청의 심사관에 인용된 문헌, 청구항의 대응을 나타내는 서면)는 모두, [제출을 생략하는 물건 (提出を省略する物件)], 혹은 「제출 물건의 목록(提出物件の目)] 중 하나에 기재해야 한다. 제출해야 할 서류 가운데, [물건명(서류명) 物件名(書類名)]의 생략은 할 수 없다.

 

둘째, 국제조사기관의 견해서 또는 국제예비심사보고를 활용하면 좋다. 이미 시행되고 있는 PPH 프로그램 가운데 일부는 특정 국제조사기관 또는 국제예비심사기관이 특허 가능이라고 판단한 국제 출원을 근거로 일본에서 조기심사를 신청하는 것이 가능하기 때문이다. 이 경우, 종래보다 빠른 타이밍으로 조기심사 신청이 가능해 출원인에게 유리할 수 있다.

 

PPH 관련 정보를 확인하는 방법


본고에서는 일본 특허청의 안내문을 주로 인용하였으나, 우리 나라를 포함하여 PPH 제도를 채용하고 있는 다른 나라의 PPH 제도 관련 정보를 참조하는 것도 방법이다. 특히, 통상 IP5라고도 불리는 한국 특허청(KIPO), 일본 특허청(JPO), 미국 특허상표청(USPTO), 유럽 특허청(EPO), 중국 국가 지식산권국(CNIPA) 등 주요 국가 특허청의 웹사이트 및 심사정보 열람 시스템을 참고할 만 하다.

 

IP5의 PPH 웹사이트

특허청

웹사이트 주소

한국 특허청(KIPO)

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=8079&catmenu=m06_02_08#21

일본 특허청(JPO)

http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/patent_highway_e.htm

미국 특허상표청(USPTO)

http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp

유럽 특허청(EPO)

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/information-epo/archive/20131218.html

중국 국가 지식 산권국(CNIPA)

http://www.cnipa.gov.cn/ztzl/zlscgslpphzl/index.htm

 

IP5의 심사정보열람 시스템

특허청

심사정보

열람시스템 명칭

웹페이지 주소

한국 특허청(KIPO)

KIPO

https://www.kipo.go.kr/en/MainApp

일본 특허청(JPO)

AIPN

http://aipn.ipdl.inpit.go.jp/

미국 특허상표청(USPTO)

Public PAIR

https://portal.uspto.gov/pair/PublicPair

유럽 특허청(EPO)

European Patent Register

https://www.epo.org/searching-for-patents/legal/register.html

중국 국가 지식 산권국(CNIPA)

China Patent Inquiry System

http://cpquery.sipo.gov.cn/

자료원 : 일본특허청 홈페이지 발췌

 

시사점


일본 특허청에 출원된 한국의 특허출원 건수는 약 5,634건(2019년 기준)으로 미국과 중국 다음으로 많은 부분을 차지하고 있으며, 매년 증가 추세를 보이고 있다. 특허출원은 상표 및 디자인 출원에 비해 수속이 다소 복잡해 우리 기업 입장에서는 비용 및 시간 부담이 상당하다. 특허심사 하이웨이(PPH) 제도를 활용할 경우, 부담을 크게 절약할 수 있으므로 특허출원 전 제출서류 및 요건을 확인하여 최대한 활용하는 방향으로 고려해볼 것을 추천한다.

 

다만, 각 청마다 가이드라인이 다소 상이해 각 청에서 발표하는 최신정보를 바탕으로 진행할 필요가 있다. 관련하여 KOTRA 도쿄 IP-DESK에서는 일본 지적재산 취득 및 보호에 관한 최신 정보를 매월 뉴스레터로 제작하여 전송하고 있다. 일본시장 진출을 희망하는 우리 기업의 많은 활용을 기대해 본다.



자료: 일본특허청 등의 자료를 참조하여 KOTRA 도쿄무역관 자료 종합

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