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中 지식재산권 출원 및 등록 관련 주요 상담 사례
2020-10-12 중국 상하이무역관 이대용

- 자료 제출 - 심사 - 공고 등 통상적으로 1년 내외의 상표출원·등록기간 소요 ​-

- 철저한 사전 준비를 통해 상표분쟁 등에 대한 악의적 침해에 적극 대응이 필요 -




KOTRA 상하이 무역관은 중국 내 우리 기업의 지식재산권 출원과 등록을 지원하고 침해에 대응하고자 IP 데스크를 운영하고 있다. 2019년부터 2020년 상반기까지 상하이 IP 데스크에서 상담한 주요 내용을 1) 중국 지식재산권 제도(8월 5일 게재), 2) 지식재산권 출원 및 등록, 3) 지식재산권 침해 및 분쟁 대응으로 구분해 3회에 걸쳐 소개하고자 한다.


Q1) 중국에서 상표 출원을 하려고 합니다. 출원 후 등록까지 기간이 얼마나 걸리나요?

 

A1) 현재 중국 내 상표출원에서 등록까지는 통상적으로 10~12개월이 소요됩니다. 중국 상표국으로 출원서를 제출 후 서류에 대한 형식심사가 진행되며, 해당 기간은 약 1개월입니다. 형식심사에서 합격을 한 후 출원 신청에 대한 중국 상표국 수리통지서가 전달되며, 이후로 실질심사 단계에 진입합니다. 실질심사 기간은 약 6개월입니다. 다만 중국 상표심사제도상 실질심사에 합격되더라도 직접 상표등록증을 받을 수 있는 것이 아니라 초심공고라는 대외적 공포 단계가 추가로 진행됩니다. 초심공고 기간인 3개월 내 대외적인 이의신청 가능한 기간이 주어지게 되며 해당 기간 내 타인 또는 타사에서 이의신청을 하지 않을 경우에 최종적으로 자사의 상표등록을 진행할  수 있습니다.

 

Q2) 중국에서 상표 출원 시 지정상품을 어떻게 선택해야 상표권 보호에 유리하나요?

 

A2) 중국의 <유사상품 및 서비스 분류표>를 보면 상품류와 서비스류로 구분됩니다. 우선 기업에서 현재 소유하고 있는 제품 또는 서비스에 부합하는 분류에 속하는 지정상품을 반드시 선택해야 합니다. 조건에 부합한다면 기업이 속한 제품 또는 서비스 분류와 기업이 향후 확장하여 경영할 수 있는 제품 또는 서비스를 선택할 수 있습니다. 그리고 소비자가 혼동할 수 있는 분류와 기업에 부정적인 역할을 주는 분류 또한 선택할 수 있음을 참고해야 합니다. 예를 들어 우유 생산업체일 경우 타인이 같은 상표로 농약을 판매하는 것을 방지하기 위하여 농약 관련 지정상품을 선택하여 상표출원하는 것입니다.

 

Q3) 중국에서 상표를 출원하려고 합니다. 두 가지 문자 또는 문자와 도안이 결합한 상표일 경우 두 개의 요소를 같이 한 건의 상표로 출원하면 좋을까요? 아니면 나눠서 출원해야 좋을까요?

 

A3) 우선 두 개의 요소를 같이 출원할 경우 상표국 심사원들이 심사 시 일반적으로 두 부분을 분리해서 심사합니다. 그중 한 부분이 타인의 선출원 상표와 유사하거나 동일할 경우 두 개의 요소를 결합한 한건의 상표는 거절될 위험이 있습니다. 등록후 사용 시 주의할 점은 문자와 도형 또는 두 가지 문자를 결합해 등록할 경우 실제 사용할 때도 출원한 상표 그대로 두 개 도안이 결합한 형태로 같이 사용해야 상표법의 보호를 받을 수 있습니다. 두 부분을 따로 출원할 경우에는 등록 후 합치거나 따로 사용이 모두 가능합니다.


또한 중국 상표법에 의하면 상표권을 취득한 포장의 형태와 실제 사용하는 상표 포장의 형태가 불일치할 경우 해당 등록된 상표를 '불사용'한 것으로 간주하고 있으며, 3년간 이런 상황이 지속된다면 다른 누군가에 의해 '3년 불사용 취소심판'의 대상이 되어, 이후 등록된 상표가 취소될 수도 있습니다. 이에 상표의 두 부분을 결합하거나 분리해서 각각 단독으로 출원하는 것에 대한 여부는 기업에서 상기와 같은 위험성을 사전에 숙지하시고 출원을 진행하실 것을 권장합니다.

 

Q4) 중국에서 상표출원 후 등록비용 등 추가비용이 따로 발생하나요?

 

A4) 중국에서는 상표출원 후 등록이 되면 관납료 등 추가 등록비용이 별도로 발생하지 않습니다. 비용이 발생하게 되는 부분은 출원 전 유사상표 검색비용이 발생하며, 출원인이 검색결과를 토대로 출원 진행 여부를 결정한 후 출원비용이 실제 발생하게 됩니다. 출원 후 심사결과를 알리는 초심공고 통지서, 상표등록 거절통지서, 상표등록 부분거절통지서는 중국 상표국에서 대리사무소로 전자본(파일)을 통해 통지하고 대리사무소에서 따로 기업에 전달하여 이 부분은 추가비용이 발생하지 않습니다. 또한 등록을 알리는 상표등록증은 전자본 및 원본으로 전송이 가능하며 추가 관납료는 발생하지 않습니다. 다만, 등록증 원본은 상표국에서 대리사무소로 무료로 송부하지만 대리사무소에서 기업 소재지로의 등록증 원본 발송은 대리사무소의 규정에 따라 택배비용이 발생될 수 있습니다.

 

Q5) 중국에서 상표등록 후 상표 유효기간은?

 

A5) 중국 <상표법>에 근거해 중국의 등록한 상표의 유효기간은 10년이며 시작일은 등록 허가일로부터 계산됩니다. 상표의 유효기간이 만료된 후 연장사용이 필요한 경우 기간이 만료되기 전 12개월 내에 갱신등록을 신청해야 합니다. 해당기간 내 신청서를 제출하지 못할 경우에는 6개월의 연장 기간을 제공하지만 갱신비용이 추가로 부과될 수 있습니다. 연장기간이 최종 만료되었음에도 등록증 갱신등록 신청을 하지 않은 경우에는 등록한 상표는 자동으로 취소됩니다.

 

Q6) 중국에서 상표출원 전 유사상표 검색을 꼭 해야 하는 이유는?

 

A6) 상표 검색범위는 검색일 전 6개월 내 출원한 상표를 포함하지 않으며 상표의 심사 및 등록은 중국 상표관의 주관적 판단 등의 여러 요소에 의해 결정이 됩니다. 검색결과 보고서는 법적 효력이 없다고 안내하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 상표출원 전 상표 검색을 하는 이유는 동일하거나 유사한 상표가 출원 또는 등록되어 있는지 확인해 최종 등록 가능성을 사전에 측정하기 위함입니다. 또한 타인의 선출원 상표 침해여부 및 상표 선점 등록 여부 등을 사전에 확인할 수 있습니다.

 

Q7) 지식재산권 보호를 위한 중국 해관 등록을 신청하는데 조건이 있나요?

 

A7) △ 중국 국가지식재산권국 상표국에서 등록을 결정한 상표를 가지고 있을 경우(서비스 상표 제외), 세계 지식재산권 조직 내 등록 및 중국에서 국제상표등록을 완료했을 경우(서비스 상표 제외)  중국 국가지식재산권국 특허국에서 발명특허, 디자인 특허, 실용신안 특허를 수여했을 경우  <문학, 예술 저작물의 보호를 위한 베른협약> 회원국의 국민 또는 조직이 소유한 저작권과 저작권 관련 권리가 있을 경우 중국 해관 지식재산권 등록을 신청할 수 있습니다.

 

Q8) 전시회에서 공개된 제품을 중국에서 디자인 특허를 출원하려고 합니다. 유의사항이 있을까요?

 

A8) 중국 현행 <특허법> 23조 조항에 따르면 특허권을 수여하는 디자인은 출원일 전 국내외 출판물에 공개적으로 발표되거나 국내에서 사용했던 디자인과 동일하지 않거나 유사하지 않아야 한다고 명시되어 있습니다. 그러므로 공개된 디자인일 경우 중국에서 디자인 특허를 출원하는 데 영향을 줄 수 있으며, 또한 권리 수행 시(디자인 특허 침해 발생 시 침해소송)에도 영향을 받게 됩니다. 등록 후 침해 대응 권리행사 시 상대기업에게 등록한 디자인 특허에 대한 무효공격을 받을 수 있습니다. 하지만 등록이 되면 침해업체에 대한 경고장을 발송할 수 있으며, 소송까지는 어렵지만 협상할 수 있는 조건으로 활용할 수는 있기에 만약 공개되었음에도 출원을 결정할 경우 출원 전에 공개했던 자료는 최대한 삭제하시는 것을 권해드립니다.

 

Q9) 중국에서 상표를 등록하였습니다. 등록한 상표를 사용함에 있어서 주의할 점이 있나요?

 

A9) <상표권 침해 판단기준> 22조 규정에 따라 등록한 상표를 자의로 변조하거나 여러 개의 등록 상표를 조합하여 사용할 때 타인의 동종 또는 유사 상품 또는 서비스의 등록상표와 같거나 유사할 경우 중국 <상표법> 57조의 규정에 따라 상표침해 행위로 볼 수 있습니다. 등록한 상표를 변경하거나 조합해 사용하는 경우에는 타인의 상표전용권 침해 여부에 주의해야 하며, 가급적 실제 사용하는 내용과 같이 출원하여 사용하는 것이 바람직합니다.

 

Q10) 한국의 법인기업입니다. 중국에서 상표출원을 하려고 합니다. 꼭 대리사무소를 통하여 출원해야 하나요?

 

A10) 중국 현행 <상표법> 18조는 중국에서의 상표출원 및 기타 상표업무 처리에 대해 아래 내용과 같이 규정하고 있습니다. 중국 내국인 및 내국기업이 상표출원 및 기타 상표업무를 처리할 경우 기업 또는 개인이 직접 신청하거나 상표 대리기구를 위탁해 신청할 수 있으나, 외국인 또는 외국기업일 경우 상표 대리기구를 위탁해야만 상표출원 등 상표업무를 처리할 수 있습니다. 따라서 우리 기업이 중국에서 상표를 출원할 경우 중국 법에 의거하여 설립된 상표 대리기구를 통해 출원 및 기타 상표업무를 처리해야 합니다.

 

Q11) 개인 명의로 중국에서 상표를 출원하려고 합니다. 중문 및 영문 주소가 필요하다고 들었는데 지금 거주하는 주소를 사용해야 하나요 아님 회사 주소를 사용해야 하나요?

 

A11) 중국 현행 <상표법> 27조는 출원인이 제출한 상표등록 사항 및 제공한 자료가 모두 진실, 정확, 완전해야 한다고 규정하였고 해당 법의 41조에는 등록한 상표가 등록인의 명의, 주소 또는 기타 주의사항이 있을 경우 변경을 신청해야 한다고 규정하였습니다. 개인 명의로 중국 상표출원 시에는 여권사본이 필수 제공서류이며 여권에는 주소가 기입되지 않기 때문에 어떤 주소를 사용해야 할지 문의가 많은 편입니다. 주소는 거주지나 회사주소로 사용이 모두 가능하며 쉽게 변하지 않는 안정적인 주소를 사용하는 원칙으로 선택해야 상표변경의 수고를 덜 수 있습니다.

 

Q12) 중국에서 상표출원을 하고 몇 개월 후 등록거절 통지서를 받았습니다. 어떻게 대응해야 하나요?

 

A12) 현재 중국에서 상표출원 후 상표등록 거절과 공고 불허일 경우 상표국의 등록거절에 대한 상표등록거절통지서를 받게 됩니다. 상표출원인이 상표 거절에 대한 불복시 통지를 받은 날부터 15일 이내에 상표평심위원회(商标评审委员会)에 복심신청을 제기 할 수 있습니다. <상표법> 34조에 따라 상표평심위원회는 복심신청을 받은 날부터 9개월 내에 복심에 대한 심사결과를 서면으로 출원인에게 통지해야 하며, 특수한 경우에는 3개월의 심사기간이 추가될 수 있다고 규정했고 또한 출원인이 상표평심위원회의 복심신청 결과에 불복한다면 결과를 받은 후 30일 내에 법원에 제소할 수 있습니다.

 

Q13) 중국에서는 기업 브랜드의 중국어 네이밍이 꼭 필요한가요?

 

A13) 필요합니다. 현행 중국 <제품질량법>은 제품 또는 포장에 있는 표식이 꼭 진실해야 하며 요구사항으로는 중문으로 표명한 제품명, 생산 공장명과 공장주소가 있어야 한다고 규정하고 있습니다. 또한 중국의 문화적 특성, 마케팅 효과를 고려할 때 중국어로 구성된 브랜드 네이밍이 필수적이라고 할 수 있으며, 타 기업이 비슷한 이름으로 차음해 한국의 유명 브랜드를 먼저 번역해 출원하는 경우도 발생하고 있으므로 영문 또는 한글상표와 같이 중문상표도 출원할 것을 권고 드립니다.

 

Q14) 자체로 유사상표를 검색하려고 합니다. 어디에서 할 수 있을까요?

 

A14) 간단한 유사상표 검색은 중국지식재산권국 상표국 상표검색 사이트(http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do)를 통해서 진행할 수 있습니다. 유사상표 검색 외에 본 사이트를 통해 상표종합 조회, 상표상태 조회, 상표공고 조회, 정보 피드백, 상표/서비스 항목 조회 등 서비스를 무료로 이용할 수 있습니다. 단, 해당 사이트는 업데이트가 잘 되지 않아 정보 지연이 있을 수 있는 점 고려해 주시기 바랍니다. 보다 정확한 유사상표 검색 및 전문적인 의견을 받으려면 변리사 사무소에 의뢰하여 상표검색 서비스를 이용하는 것이 바람직합니다.

 

Q15) 중국에서 상표 출원만 하면 제품 판매에 문제가 없는 건가요?

 

A15) 타인의 상표권을 침해할 리스크가 존재합니다. 우선 중국에서의 상표출원과 등록은 다른 개념입니다. 상표출원 후 상표국에서 보내온 출원번호가 있는 출원 접수서를 받게 됩니다. 접수서를 받게 되면 일반적으로 출원했다고 볼 수 있습니다. 출원 후에 6개월 내외의 심사기간이 별도로 있으며, 심사합격 후 3개월의 초심공고 기간 내에 이의신청이 없어야 등록할 수 있습니다. , 출원 후에도 여러 가지 원인으로 인해 상표 등록이 최종적으로 거절될 가능성이 있으므로, 이 기간에 상표를 사용하면 타인의 합법적인 상표권을 침해할 위험이 있습니다.



자료: KOTRA 상하이 무역관(IP 데스크) 자료 종합, 중국지식산권망 홈페이지(썸네일 이미지)

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1 中 지식재산권 제도 관련 주요 상담 사례 중국 2020-07-23
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