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미국 특허 최종 거절 결정에 대한 8가지 대응방법
2016-11-01 미국 뉴욕무역관 한유림

- 추가비용 없이 거절사유 파악할 수 있는 유연한 대응전략 채택 필요 -

 


Non-final 및 Final OA 


  ㅇ 미국 특허 출원을 진행하다가 Final Office Action(최종거절통지서, 이하 Final OA) 통지를 받으면 3개월(1회 3개월 연장 가능/연장 시 총 6개월) 내에 답변서를 제출해야 함. Non-final Office Action(최초거절통지서. 이하 Non-final OA) 답변서와는 달리 Final OA 답변에서는 보정에 제약이 있고 대응도 자유롭지 못하기 때문에 아래의 8가지의 대응 방안 중 어느 방안을 선택할 것인지에 대해 전략적 고려가 필요함.


  ㅇ Non-final OA는 최초거절통지서이기에 심사관은 청구항의 등록성에 대한 의견을 주며 특허 출원자는 심사관 의견에 대해 이의를 제기하거나 청구항을 심사관 의견에 따라 수정할 수 있음.


  ㅇ Final OA는 보통 Non-final OA 이후에 발급되며 심사관이 이의가 제기된 일부 또는 모든 청구항에 대해 이의를 허용하지 않겠다는 의견을 내면 출원자는 청구항을 수정하거나 다시 이의를 제기할 수 있음.

    - 이는 Non-final OA의 대응과 비슷하지만 Non-final OA와 달리 Final OA 답변 및 대응에는 더 많은 비용이 수반됨.


  ㅇ 거절통지서의 대응의 범위가 현격히 줄어듦.

    보정의 범위가 상당히 제한되며, Final OA 후 출원인의 보정은 다음 중 한 가지를 선택할 수 있음.

      · 거절된 청구항의 삭제

      · 청구항에 대한 형식적 요건을 만족하도록 하는 정정

      · 거절된 청구항을 심판에서 보다 나은 형태로 고려되도록 하는 보정

      · 거절된 청구항을 수용하는 보정


  ㅇ Final OA가 발급될 때 일반적으로 출원자는 Request for Continued Examination(계속심사청구, 이하 RCE)를 신청해 심사를 계속 연장시킬 수 있음.

    - 심사관이 RCE와 답변에 만족하면 Non-final OA 또는 Notice of Allowance(등록결정서, 이하 NOA)를 발급하나, 심사관이 RCE와 답변에 만족하지 않을 경우 Final OA를 발급함.


 1. After Final OA Response

 

  ㅇ 간단한 보정이나 의견안으로 답변을 작성해 특허청 심사관에게 보내는 대응이며, 통상적으로 복잡한 사안에 대한 것은 심사관들이 리뷰하지 않기 때문에 보정범위가 상당히 제한됨.


 2. RCE(Request for Continued Examination)

 

   보정이 필요한 경우 일반적으로 선택되며 RCE 제출하면 처음부터 심사가 다시 시작되기 때문에 비싼 관납료를 다시 납부해야 함.


  ㅇ 심사가 지체되는 경우도 많음.


  ㅇ 첫 번째 RCE 제출 시 비용은 1200달러이며, 두 번째 RCE 제출 시 비용은 1700달러임. 


 3. After Final Consideration Pilot 2.0 (이하 AFCP 2.0)

 

  대응은 After Final OA Response 일종인데, 축소보정이 반드시 필요하고 인터뷰에 응해야만 함.

    - 사안이 복잡한 경우는 여전히 리뷰를 받지 못할 수 있음.


  ㅇ (마감일) 개선된 파일럿 프로그램인 AFCP 2.0 시행기간은 최근에 연장돼 2017년 9월 30일까지 이용 가능함.


  ㅇ (AFCP 2.0 를 이용하는 이유) 본 파일럿 프로그램을 통해 Final OA 이후의 대응 범위가 한층 넓어지게 됐으며, 등록이 안될 경우 심사관으로부터 직접 미등록 사유를 들을 수 있음.

    - Final OA가 발행된 이후에 넓어진 대응범위 안에서 더 다양한 전략을 구사할수 있게 됨. 또한 그 전략이 실패하더라도 RCE를 진행할지, Appeal로 갈 것인지, 포기할 것인지 등의 다음 대응전략을 효율적으로 결정할 수 있게 됨.

    - 심사관은 3시간(실용특허출원의 경우 3시간, 디자인특허 출원은 1시간)을 더 투입해 보정된 출원발명에 대한 거절이유에 대한 극복 여부를 판단함.

    - 추가적인 심사 결과, 등록 가능한 상태라고 볼 수 없다면 심사관은 반드시 출원인에게 인터뷰 수행 여부를 물어봐야 함.


   ㅇ (요건 총족 여부) 답변 제출 시, AFCP 2.0을 신청한다는 Form(PTO-2323)을 제출해야 하고 최소한 하나의 독립항을 보정하는 보정안을 포함해야 함. 또한 발명의 범위를 넓혀서는 안됨.


  ㅇ (절차) AFCP 2.0을 신청하며 보정안을 제출하면 원래 받아 주지 않는 보정이라도 심사관이 3시간 이내 해결할 수 있다고 판단하면 받아주며 보정된 청구항에 기초해 등록가능성을 판단 받음. 만약 결과적으로 아직 부족하다고 판단될 시 심사관과의 인터뷰를 통해 설명을 들을 수 있게 됨.


  ㅇ (비용) 추가 관납료 없음.


 4. Post-Prosecution Pilot Program(이하 P3 Program) 


  ㅇ AFCP 2.0과 Pre-Appeal이 혼합된 프로그램

  

  ㅇ (요건 총족 여부) Final OA를 받은 후, 2개월 안에 Request Form(Certification and Request for Consideration under the Post-Prosecution Pilot Program, P3)을 제출해야 하고 제출 시기는 Notice of Appeal 제출 전이여야 함.

    - 5페이지 이내로 Final OA의 답변을 제출하고 그 외에 선택적으로 독립항을 보정하는 보정안을 포함할수 있으나, 단 발명의 범위를 넓혀서는 안됨.

    - P3 제출 시 Pre-Appeal 또는 AFCP 2.0를 제출할 수 없음.


  o (절차) 특허청에서 출원자에게 P3 회의일시를 잡아 통보하며, 회의 때 출원자는 심사관의 패널 앞에서 구두 발표를 20분 안에 해야 함. 


  o Notice of Decision from Post-Prosecution Pilot Program(P3) Conference (PTO-2324)로 통해 심사원들의 결정을 알 수 있게 됨.

    - 심사원들은 3가지 결정 중 하나를 통보함: 1) 최종거절통지서 지지, 2) 등록결정서 발급 또는 3) 새로운 OA발부


   o (비용) 추가 관납료 없음.


 5. Pre-appeal Brief Conference 


  ㅇ Appeal 간이 리뷰를 받을 있는 제도


  ㅇ 5페이지 이내로 의견서를 제출하면 심사관 3 합의체가 리뷰해 거절을 철회/유지할지에 대한 여부를 결정하게 됨.

    - 거절이 유지되면, 정규 Appeal 절차로 진행됨. 


 6. Appeal  

 

  ㅇ 심판부(PTAB) 불복 심판을 하는 절차이며, 일반적으로 비용이 많이 들고 시간도 많이 소요되지만 정확한 법률판단을 받을 있다는 장점이 있음.


 7. Continuation  

 

  ㅇ 원출원을 포기하고 Continuation 출원하는 방법이 있음.


   o 출원 시 청구항을 자유롭게 가감할 있는 것이 장점임.

     - 예로, 장치발명으로 거절을 받았다면 방법발명으로 출원을 하는 전략이 있을 수 있음. 


 8. Abandonment


  ㅇ 특허 등록을 포기하는 것도 가능하며 무대응으로 포기 처리된 경우는 추후 Petition 통해 해당 출원 건을 부활시키는 방법도 있음.


시사점


  ㅇ 최종 거절을 받아도 위의 여러가지 대응방법이 있는 바, 이 중에서 해당 특허 출원 전략에 맞게 선택할 수 있음.


  ㅇ AFCP 2.0는 최근에 연장됐으나 내년에도 연장 될지는 미정이기 때문에 2017년 9월 30일까지 이 제도를 이용하는 것을 고려해 볼 수 있음. 새로 도입된 파일럿 프로그램 P3 역시 이용 필요 여부에 대해 고려해 볼 필요가 있음.


  ㅇ AFCP 2.0 및 P3를 이용하면 불필요한 RCE를 신청해 출원인의 출원비용이 과도하게 불어나는 상황을 방지할 수 있는 장점이 있음.


  ㅇ 또한 AFCP 2.0과 P3제도는 추가 비용이 수반되지 않는 동시에 심사관과의 대화를 통해 특허 청구항을 정정 또는 허여받을 수 있는 가능성을 높일 수 있는 기회가 될 수 있기 때문에 이 대응방안 이용을 적극적으로 고려해 볼 필요가 있음.

    - 거절통지서를 받아도 거절 이유에 대한 설명을 직접 심사관으로부터 들을 수 있기 때문에 추후 대응 전략 수립에도 도움이 되는 제도임.



자료원: KOTRA 내부자료, https://www.hdp.com/blog/2016/07/10/it-aint-over-till-its-over/, http://patentpharos.blogspot.com/2013/12/after-final-consideration-pilot-20-afcp.html, 이기석 변호사/변리사의 미국특허 실무통신 blog 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합


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