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[기고] 미국 특허의 기본
2021-10-13 미국 실리콘밸리무역관 이지현

유시호 미국 변호사(Siho Scott Yoo, Lewis Roca LLP)

 


 

특허라는 단어를 누구나 한번쯤은 들어보았을 것이다. 하지만, 법조계 당사자가 아닌 이상 특허가 어떤 의미를 지니며, 왜 특허를 취득해야 하는지에 대해서 정확히 알고 있는 사람은 많지 않을 것으로 생각된다. 특히나 한국기업들처럼 기술집약적, 수출형 비니지스 구조를 가진 기업들의 경우, 한국을 벗어나 전 세계 시장에서 어떻게 특허를 획득, 관리하는지가 더욱 더 중요하다고 볼 수 있다그래서 미국시장에 진출하는 한국 기업들에게 최소한 미국법상 특허가 어떤 의미를 지니며, 왜 중요한지에 대해 알려드리고자 한다.  

 

1. 특허란?


미국 정부가 발명가에게 부여하는 재산권(property right)으로, 타인이 해당 발명을 제조, 사용, 판매, 수입 등을 하지 못하게 하는 배타적 권리이다. 실용 특허(unitality patent)의 경우 일반적으로 특허 출원일로부터 20년 동안 특허권을 부여하며, 배타적 권리를 부여하는 대신에 특허 출원이 되면 발명이 대중에게 공개가 된다흔히 특허라고 하면 타인으로 하여금 무언가를 강요하게 할 수 있는 권리라고 오해를 할 수 있는데, 이는 특허에 대한 잘못된 이해로 실은 타인으로 하여금 발명을 판매하거나 사용하지 못하게 하는 제한적 배타적 권리이다. , 특허권을 부여한다는 것은 누군가가 발명을 할 수 있는 권리를 주는 것이 아니라, 다른 누군가가 발명을 하지 못하게 막는 권리인 것이다.

 

2. 왜 특허가 필요한가


특허를 출원/등록하는데 적지 않은 비용이 들기 때문에 특허가 정말 필요한지, 그리고 만약 특허 등록을 원한다면 어떤 장점이 있는가를 알아야 한다. 스타트업의 입장에서 특허를 획득함으로 얻을 수 있는 가장 일반적인 이점으로는 투자 유치, 라이센스 로얄티로 인한 수입 증대, 경쟁사 배척, 경쟁사들의 유사 기술에 대한 사전 예방적 보호, 미래 사업 창출 기회 등이 있다특히 미국 투자자들은 일반적으로 핵심 기술에 대해 특허 출원/등록 여부를 확인하는 경향이 있기 때문에, 해당 기술에 대한 특허 출원/등록이 되어 있는가가 투자자를 확보하는데 있어 중요한 요소로 작용할 수 있다경쟁사들의 유사 기술에 대한 사전 예방적 보호란, 미리 특허를 획득함으로 인해 경쟁사들이 향후 유사 기술로 특허를 획득하는 것을 방지함으로 얻는 경쟁적 이점을 의미한다. 한국과 다르게 미국에서는 특허를 사고 파는 거래가 빈번이 이루어진다. 특허가 마치 하나의 부동산처럼 거래가 되기 때문에, 미국에서 경쟁력 있는 특허를 확보하는 것은 매우 중요하다.

 

3. 언제 특허를 출원/등록해야 하는가?


크게 비지니스적 요소와 법적 요소를 고려해야 한다. 비지니스적 요소란 경쟁사가 얼마나 유사한 제품을 개발/판매하는지, 그리고 얼마나 중요한 핵심 기술인지 등을 포함한다. 신규 제품의 경우 성공이 클수록 후속 카피 제품의 출현 속도가 빠르기 때문에, 특허 등록 유무가 이런 카피 제품들의 출현을 효과적으로 방지하는데 큰 차이를 가져올 수 있다. 따라서, 핵심기술에 한해서는 최대한 서둘러서 특허 출원을 진행하는 것이 좋다. 

 

법적 요소란 말 그대로 특허 출원시 고려해야 하는 사항들인데, 가장 중요한 것은 바로 특허 출원전 발명을 공개하게 되면 특허권을 상실하게 된다는 점이다. 미국의 경우 발명가 본인이 또는 본인을 통한 공개가 이루어지면, 1년의 유예 기간(grace period)을 준다. 따라서 발명이 공개가 되었다면, 반드시 공개일로부터 1년 이내에 특허 출원을 하여야만 특허권을 상실하지 않게 된다. 하지만 투자자의 요청 등으로 인해 부득이하게 발명을 공개해야 한다면, 특허권 상실을 방지하기 위해 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement) 등을 사용하는 방법도 있다. 한국 기업들의 입장에서는 반드시 꼭 특허때문이 아니라도 해외기업들과 거래를 시작할 경우 사전에 비밀유지계약을 맺어두는 것이 안전하다고 볼 수 있다.

 
4. 어느 지역/국가에서 특허 출원을 해야 하는가?


특허는 각 국가의 법에 의해 주어지는 권리이기 때문에 영토적 권리(territorial right)이다. 즉, 미국에 등록된 특허는 미국 영토를 벗어나서는 그 법적 영향력을 상실하게 된다. 안타깝지만, 세계 모든 국가에 걸쳐 주어지는 ‘세계특허’란 존재하지 않는다. 그렇기 때문에 한정된 자원을 가진 중소기업의 입장에서는 어느 국가에서 특허를 획득할지에 대해 신중한 판단을 내릴 필요가 있다. 가장 중요한 시장에서만 특허출원을 하는 방법이 가장 보편적이다. 하지만 발명이 행해진 국가에서 먼저 출원을 해야 하는 제약이 있을 수 있기 때문에, 발명이 한국에서 이루어 진다면 한국에서 먼저 출원을 해야 한다. 그 이후 한국 출원에 대한 우선권을 바탕으로 미국을 포함한 다른 국가에 출원을 하게 된다.  또한 PCT(The Patent Cooperation Treaty)라는 제도를 이용해 한국 출원에 대한 우선권을 바탕으로 PCT 출원을 진행할 수 있다. PCT 출원이란, 국제적으로 특허권을 획득하려는 개인/기업들에게 아주 유용한 제도로, 하나의 출원만으로 PCT 가맹국 전체에 대해 특허를 출원할 수 있는 선택적 권리를 주는 것이다. PCT 출원시 PCT 가맹국 중 어느 국가에 출원을 원하는지 지정을 할 수 있으며, 18개월내로 각 지정된 국가에 실제 출원을 진행하면 된다. PCT 가맹국의 경우 한국 및 미국 등 전 세계 모든 주요국들을 포함하고 있기 때문에, 한국 기업들이 충분히 생각해 볼만한 이점이 있는 제도라고 볼 수 있다.


특허를 획득하는 과정 자체가 쉽지 않을 수 있으며, 때로는 많은 준비와 큰 비용을 필요로 할 수도 있다. 한국을 벗어나 세계 시장 진출을 목표로 한다면, 미리 핵심 기술에 대한 특허 획득 가능성에 대해 조사를 하고 준비를 하는 것을 적극 권장하는 바이다.

 


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