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[기고] 미국 상표권 등록, 그것이 알고 싶다(2)
2021-08-31 미국 로스앤젤레스무역관 우은정

James Lee, Consultant, ACI Law Group, PC(james@acilawgroup.com)

 

 

 

지난번 살펴본 내용에 이어, 온라인과 오프라인을 통틀어 넘쳐나는 상품들 속 그 중요성이 점차 더 커지고 있는 상표권과 관련된 궁금증을 Q&A 형식으로 풀어보고자 합니다. 성공적인 상표 등록을 위해서는 미국과 한국의 등록 절차 및 심사기준의 차이에 대해 이해할 필요가 있는데, 우선 주로 어떠한 이유로 거절이 발생할 수 있는지 알아봄으로써 이러한 차이점에 대해 이해하는 기회를 갖겠으며 미국에 상표를 출원할 수 있는 또 다른 방법인 마드리드 출원 방식에 대해서도 간략히 살펴보겠습니다.

 

Q3. 미국 상표청 심사에서 주로 거절되는 사유는 무엇인가요?

 

미국 상표청에 상표가 등록되기 위해서는 공통적으로 1) 상표청 심사관의 심사와 2) 공개(Publication) 과정을 거쳐야 합니다. 상표청 심사에서 주로 발생하는 거절 사유는 아래와 같습니다. 

1. 상표의 부적합성

2. 유사상표로 인한 혼란 가능성

3. 지정 상품/서비스의 잘못된 표기

4. 사용증명 자료의 부적합성

 

상표의 부적합성과 유사성으로 인한 거절의 경우 극복이 쉽지 않은 경우가 많으므로, 출원 전 이에 대한 검토를 충분히 하는 것이 중요합니다. 또한, 최근 상표의 사용증명자료 진위에 대한 엄격한 심사가 진행되고 있어 증명자료의 부적합을 사유로 한 거절 또한 빈번히 발생하고 있는 편입니다.

 

공개는 30일 동안 진행되며, 이 기간 동안 제3자의 이의(Opposition)가 접수되지 않으면 종료됩니다. 만약 제3자가 이의를 접수하는 경우 상표 심사는 이의가 해소될 때까지 중단됩니다. 이의가 처리되는 과정은 미국 재판의 과정과 유사합니다. 양측이 합의 또는 한 쪽의 포기가 있지 않으면, 본 절차는 상표심사항소법원(TTAB: Trademark Trial and Appeal Board)의 결정이 있을 때까지 진행됩니다. 이의는 상표청의 심사 결과와 무관하게 제3자가 접수할 수 있으므로, 상표청 심사에서 문제가 발생하지 않았다고 안심할 수 없습니다.

 

이외에 상표청은 등록 상표를 대상으로 무작위 심사(Post Registration Audit Program)를 진행하고 있습니다. 기본적으로 등록된 상표는 등록 5년 후 사용에 대한 증명을 함으로써 등록을 유지하게 됩니다. 하지만 최근 상표청은 이와는 별개로 등록 상표를 대상으로 무작위 심사를 진행하고 있습니다. 해당 심사에 답변하지 않거나 심사를 통과하지 못하는 경우 등록이 취소되는데, 출원인의 등록 상표가 이러한 심사의 대상이 되었는데도 해당 안내를 전달받지 못해 등록이 취소되는 경우도 있기에 출원인은 자신이 상표청의 안내를 잘 받고 있는지를 먼저 확인할 필요가 있습니다.

 

Q4. 마드리드 출원과 미국 상표청 출원의 차이는 무엇인가요?

 

상표권은 국가 단위로 그 권리가 발생합니다. 그러므로 A 국가에 등록된 상표의 효력이 B 국가에서 발생하지 않습니다. 만약 B 국가에서 상표권을 취득하고자 하는 경우, 해당 국가에 상표를 출원하고 해당 국가의 심사 규정을 충족해야 상표권을 취득하게 됩니다. 따라서 미국 상표권을 취득하기 위해서는 미국 상표청에 상표를 출원해야 하고, 미국 상표청의 심사 규정에 따라 심사를 받아 등록을 완료해야 합니다.

 

1회 다국가 출원이 가능한 마드리드 출원은 개별 국가에 각각 출원을 하지 않아도 되는 장점이 있는 출원 방식으로, 다수의 국가에 동시에 출원을 해야 하는 경우 효율적인 출원 방법이 될 수 있습니다. 하지만 마드리드 출원을 하더라도 여전히 미국 상표청의 심사를 받게 되며, 이 심사는 일반적인 미국 상표청 출원 시 받게 되는 심사와 동일합니다.

 

마드리드 출원 시 주의해야 할 점은 아래와 같습니다.

  • 출원을 희망하는 국가가 마드리드 협약에 포함되어 있는지 확인해야 합니다.

  • 세계지식재산기구(WIPO)는 각 지정 국가의 심사를 대신하지 않으며, 각 국가의 상표청에서 별도의 심사가 이루어집니다. , 개별 출원과 마찬가지로 각국의 심사를 통과해야 각 국가에서 등록이 완료됩니다.

  • 만약 특정 국가에서 거절이 발생하는 경우, 해당 국가의 변호사나 변리사와 같이 출원 대리인 자격을 갖춘 사람을 고용하여 대응해야 하는 경우도 있으므로 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

  • 미국의 경우 해외 출원인은 반드시 미국 변호사를 선임한 후 해당 변호사를 통해 심사 결과에 대응해야 합니다.

  • 본국 상표청(Office of Origin) WIPO에서 업무를 처리하는 시간이 발생하므로, 일반적으로 개별 국가 출원보다 등록까지 더 많은 시간이 소요됩니다.

 

앞서 살펴본 것과 같이 거절이 발생하는 경우, 사유에 따라 극복에 적지 않은 시간과 비용이 발생할 수 있으며 현실적으로는 극복이 불가능한 경우도 있을 수 있습니다. 따라서 거절 발생을 최대한 방지하기 위해 출원인은 가급적이면 출원 전 상표를 선정하는 단계에서부터 충분한 사전 조사와 전문가의 검토를 받아 보는 것이 중요합니다. 마드리드 출원 방식 또한 각 국가의 심사기준에 따라 거절이 발생할 수 있기에 출원의 편의성만을 고려하기보다는 출원인의 상황과 목적에 부합하는지를 먼저 검토해 보는 것이 중요하겠습니다.

 

 

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.

 

썸네일 자료: Picpedia.org(https://www.picpedia.org/clipboard/trademark.html)

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1 [기고] 미국 상표권 등록, 그것이 알고 싶다(1) 미국 2021-08-05