BUDDTREE Management

유지혜 대표/미국 변호사

Param Tripathi 변호사

Rohit Adlakha 변호사

코로나바이러스감염증-19(이하 ‘COVID-19’) 세계적 대유행 사태가 장기화 됨에 따라, 인도에서도 다양한 상표권 분쟁 사례가 발생하고 있다. 우리 기업들이 인도 시장에서 상표권과 관련하여 발생할 수 있는 분쟁을 사전에 대비할 수 있도록, 비교 광고와 관련된 유의미한 사례를 소개하고자 한다.

최초의 COVID-19 IP 분쟁: Hindustan Unilever Limited v. Reckitt Benckiser

Lifebuoy Soap의 제조사인 Hindustan Unilever Limited (이하 Unilever)는 2020년 3월, COVID-19 와 관련하여 Dettol의 제조사 Reckitt Benckiser (이하 Reckitt)가 ‘Dettol 리퀴드 핸드워시’ TV광고를 통해, 자사 제품에 대하여 악의적인 광고를 게시하였고, 자사제품 ‘Lifebouy Soap’의 상표권을 폄하하였다고 주장하며 뭄바이 고등법원에 소송을 제기하면서 1,000만 루피(한화 약 1억 6000만원)에 달하는 손해배상을 청구하였다. Reckitt 의 광고는 바 형태의 고체 형태의 비누로 손을 씻는 것이 액체 비누만큼 효과적이지는 않기 때문에 액체 비누로 손을 문질러 씻는 것이 바이러스 등으로부터 스스로를 보호하는 유일하고도 효과적인 방법이라는 내용을 담고 있었다.

즉 Unilever는 고체 비누와 물을 이용하여 손을 씻는 것은 전혀 효과가 없고, 액체 형태의 핸드워시 만이 고체 형태의 비누 대비 10배 이상 효과적으로 살균효과를 가지고 있다는 내용에 대하여 손해배상을 청구한 것이다. Unilever는 Reckitt의 광고가 Unilever의 비누와 색상과 비율 면에서 매우 유사한 형태의 비누를 보여주고 있었기 때문에, Lifebouy 비누를 간접적으로 폄하하는 의도를 포함하고 있다고 주장하며, WHO의 지침에 따라 비누와 물로 손을 씻는 것도 바이러스로부터 사람들을 보호할 수 있는 효과적인 방법이라는 내용을 법원에 제출하였는데, 이는 액체 형태의 핸드워시만이 세균을 죽이는 유일한 방법이 아님을 뒷받침하기 위한 것이었다.

Unilever 주장

Unilever는 Reckitt의 Dettol 제품 광고에서, 자사 Lifebuoy 비누와 비슷한 모양의 붉은색 비누를 보여주고 있으므로, 이는 Lifebuoy 비누를 오도, 폄하하며 악의적으로 비교를 시도하는 비방 광고라고 주장했다. 또한 Unilever는 Reckitt이 동 광고에서 비누로 손을 씻는 것은 효과가 없어 소비자들을 세균으로부터 보호할 수 없고, 오직 액체비누만이 세균에 대항하는 훨씬 더 효과적인 방법이라는 잘못된 메시지를 전하고 있다고 주장했다.

이와 함께 Unilever는 Reckitt의 광고에서 바 형태의 비누가 효과적이지 않다는 허위 사실을 전파함으로서 소비자를 기만하여 소비자들이 COVID-19 대유행의 기간 동안 바 형태의 비누를 사용하지 않도록 유도했다는 측면에서, 타 상표를 폄하하는 상업광고행위(disparagement in advertisement)의 요건에 해당한다고 주장했다.

Reckitt의 항변

Reckitt은 WHO의 지침에 따르면 비누와 물이 없는 경우에 한하여 손을 씻을 때 액체 비누가 권장된다고 항변하면서, 나아가 Reckitt은 Unilever가 해당 광고에 묘사된 비누가 Unilever 측의 비누임을 증명하지 못하였고, 동 사례는 상표권 침해의 적절한 사례가 아니라고 주장했다. 그러나 Reckitt은 Unilever의 주장에 대하여 위와 같이 반박하면서도, 3월 22일부터 4월 21일까지 해당 광고의 사용 또는 전송의 중단에 자발적으로 동의하였다.

비교 광고(Comparative Advertising)와 관련된 판례법

비교 광고 문제와 관련하여 HUL 대 Gujarat Cooperative Milk[5 SUIT (L) NO. BOM HC] [Amul case] 및 Reckitt Benckiser 대 HUL 2008 (38) PTC 139 (Del.) 사례는 폄하 주장이 받아들여지기 위한 요건을 다음과 같이 제시하고 있다.

원고의 제품에 대하여 오해의 소지 / 허위 주장이 있어야 한다.

소비자에 대한 기만으로 이어진다.

소비자의 행동에 영향을 미칠 수 있다.

2008년 델리 고등 법원은 Reckitt 대 Unilever 사건에서, TV 광고에서 원고의 제품이 부정적으로 묘사되고 이에 반해 피고의 제품이 세균 등에 대하여 100%의 보호효과를 가진다는 성질을 가지는 것처럼 보여지는 경우, 원고의 평판과 명예, 영업권 등이 훼손된다고 판시하였다.

마찬가지로 Amul 사건에서 법원은, 상품의 제조사가 자신의 상품이 세계 최고라고 홍보하는 것은 충분히 가능하지만, 제조사 또는 무역업체가 다른 제조사의 상품을 폄하(disparage) 또는 명예를 훼손(defame)하는 순간, 피해를 입은 자가 금지명령을 통한 배상을 포함한 구제를 요구할 수 있게 된다고 판시하였다.

이에 대한 방어책은 Trade Marks Act, 1999(상표법) Section 30 (1)에 명시되어 있는데, 광고가 산업 또는 상업적 문제에 수반되는 선량한 관행(honest practices)에 따른다면 침해로 간주되지 않고, 불공정한 이익을 취하지 않는다면 특정 상표에 대하여 해를 끼치지 않는다는 것이다.

비교 광고 예시

자료: 현지법률언론(Bar and Bench) 참고, 뉴델리 무역관 재편집

법원의 판시

양 당사자의 주장과 이전의 판결에 비추어, 법원은 Reckitt의 ‘Dettol 리퀴드 핸드워시’ 홍보를 위한 Reckitt의 TV광고가 Unilever의 ‘Lifebuoy 비누’를 고유의 모양, 형태, 색상 및 구성 등에서 폄하(disparage)하고 명예를 훼손(denigrate)할 의도를 가지고 있었다고 판시하였다. 나아가 광고에 보여진 비누는 Unilever의 비누 ‘Lifebuoy’의 등록 상표 및 디자인과 동일하거나 기만적으로 유사하며,간단히 광고를 시청하기만 하더라도 시청자들이 이를 인식하고 이해할 수 있다고 판시하였다. 동 광고의 악의적인 의도(malice)는 Reckitt이 광고에서 Lifebuoy와 비슷한 비누를 보여주면서, 이와 같은 비누는 어떠한 세균 제거 효과도 없으며 신뢰할 수 없는 제품이라는 메시지를 의도했다는 사실로서 입증되었다고 판시하였다.

시사점

현재 COVID-19로 인하여 인도의 전국 봉쇄조치가 완전히 풀리지 않는 가운데 인도 법원이 제한적으로 기능하고 있어 이 사건에 대한 법원의 최종적인 판단은 아직 내려지지 않은 상태이다.

위 사례들은 인도에서 비교 광고도 지식재산권 침해로 인정될 수 있다는 점을 보여주며, 이를 위하여서는 손해배상 등 침해 구제를 주장하는 원고 기업은 다음의 사실을 증명하여야 한다는 법 원칙이 확립되어가고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 우선, 원고의 제품에 대하여 오해의 소지, 허위 주장이 있어야 하고, 소비자에 대한 기만으로 이어지거나 미래의 소비자를 기만할 잠재적인 가능성이 있어야 하며, 나아가 이러한 광고는 소비자의 행동, 즉 구매 결정에 영향을 미칠 수 있어야 한다.

COVID-19의 대유행으로 각종 지식재산권의 출원이 증가하고 있고 관련 업계 분쟁도 늘어날 것으로 전망되므로 우리 기업들의 주의가 요망된다.

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.