China Science 특허법인 이종기 한국 변리사

지난 회에 이어 이번 회에서는 특수관계인에 의한 무단선점, 일정한 영향력 있는 상표의 무단선점, 기타 부정당한 수단으로 인한 무단 선점 등에 대한 대응방안을 알아보고자 한다.

특수관계인의 상표 무단선점 행위에 대한 대응방안

상표법 제15조 제2항은 “동일 또는 유사한 상품에 등록을 출원한 상표가 타인이 먼저 사용한 미등록 상표와 동일 또는 유사하고, 출원인과 그 타인이 전항의 규정 이외의 계약, 업무 거래 또는 기타 관계로 그 타인의 상표가 존재하는 것을 명백히 알고 있으며, 그 타인이 이의를 제출한 경우 등록을 허가하지 아니한다.”라고 규정하고 있다.

그간 우리나라 기업들이 가장 많은 피해를 입었던 경우로, 대리관계, 거래 관계 등으로 인해 우리 기업의 상표임을 분명히 알고 있음에도 이를 악의적으로 선점하는 사례가 많았다. 동 조항을 이유로 이의신청 통해 무단선점을 막을 수 있다.

계약·거래 관계는 양측의 대표 관계, 대행관계 이외의 기타 상업적 계약·거래 관계를 의미하며, 기타 관계는 쌍방의 상업적 거래 이외의 관계를 말한다. 계약·거래 또는 기타 관계의 범위는 신의성실의 원칙 실현이라는 입법취지에서 출발해서 선권리 보호와 불공정한 경쟁 방지를 중심으로 판단한다. 흔히 발생하는 계약·거래 관계는 ① 매매관계, ② 위탁가공관계, ③ 가맹관계（상표사용허가), ④ 투자관계, ⑤ 행사 협찬이나 공동 개최, ⑥ 사업 조사·협상 관계, ⑦ 광고대행관계, ⑧ 기타 비즈니스 거래 관계 등을 포함한다.

최고인민법원의 관련 규정(상표권부여 및 확인 행정사건의 몇 가지 문제에 대한 규정)에서도 ‘기타 관계’란, 다음의 사항들이 기타 관계에 해당된다고 규정하고 있다. ① 친족관계, 노사관계, 근거리 영업장소, ② 대리, 대표 관계의 형성에 대해 협상하였지만 무산된 경우, ③ 계약, 업무거래 관계의 형성에 대해 협상하였지만 무산된 경우 등이다.

이처럼 ‘기타 관계’를 폭넓게 인정하고 있으므로, 우리 기업이 중국 대리상이나 총판 등과 거래나 협상을 할 경우에는 거래나 협상과정의 사소한 것 하나라도 증거로 남겨 놓는 것이 필요하다. 특히, 기타 관계에는 협상하였지만 무산된 경우도 포함하고 있으므로 협상 초기단계부터 이메일을 비롯한 사소한 것을 모두 증거로 남겨두는 것이 필요하다.

일정한 영향력 있는 상표를 무단 선점하였을 경우의 대응방안

상표법 제32조는 “타인이 이미 사용하고 일정한 영향력을 가진 상표를 부정당한 수단으로 선등록 하지 못한다.”고 규정하고 있다.

타인이 먼저 사용하고 있고 일정한 영향력이 있으나 아직 등록하지 않은 상표를 부정당한 수단으로 상표를 선점할 수 없다. 중국의 일부 상표 브로커들의 경우, 중국내에서 등록출원이 되지 않았으나 이미 일정한 인지도를 가지고 있는 외국 상표 (다수가 한국 중소기업의 상표)를 선점한 후, 이를 빌미로 상표의 정당 권리자를 협박하거나, 고가로 양도하는 등 부당 선점하는 행위가 점차 늘어나고 있다.

여기서 ‘일정한 영향력’이 있다는 것을 증명하는 것이 관건이라 하겠다. 중국 상표심사기준에는 일정한 영향력 여부를 판단함에 있어 ⅰ) 해당 상표의 최초 사용시간과 지속사용 상황 관련 자료, ⅱ 해당 상표를 사용한 상품의 판매구역, 판매망 분포 및 판매루트, 방식 관련 자료, ⅲ) 해당 상표의 홍보활동 자료 등을 참고한다고 규정하고 있다.

기만 또는 기타 부정당한 수단으로 무단 선점하였을 경우의 대응방안

상표법 제44조 제1항은 “등록된 상표가 본 법 제10조, 제11조, 제12조 규정을 위반했거나, 기만 수단이나 기타 부정당한 수단으로 등록한 경우 상표국에서 해당 등록상표에 대해 무효선고를 내린다.”고 규정하고 있다.

위 상표법 규정은 상표출원을 함에는 신의성실원칙을 준수해야 하고, 속임수를 사용하여 상표행정기관을 기만하여 등록받아서는 안 되며, 상표등록질서를 어지럽히거나, 공공이익에 손해를 가하거나, 공공자원을 부당하게 점용하거나 또는 기타 부정당한 방식으로 부정한 이익을 취하는 등의 기타 부정당한 수단을 사용하여 등록받아서도 안 되며, 이렇게 등록된 상표는 무효로 한다는 취지이다.

상표법 제44조에서 말하는‘기타 부정당한 수단’이란 분쟁상표 등록인이 기만적 수단 이외에 상표 등록질서를 어지럽히거나 공중의 이익에 손해를 가하거나, 부당하게 공공자원을 점용하거나 또는 기타 방식을 써서 부정당한 이익을 취하는 등의 기타 부정당한 수단으로 등록한 것을 말하며, 그 행위가 신의성실의 원칙을 위반하여 공공의 이익을 훼손하는 것을 의미한다. 또한, 대량의 상표를 출원하였으나 진실한 사용의도가 명백하게 결여되어 있는 경우에도 이를 기타 부정당한 수단으로 출원한 행위로 판단한다. 이는 등록결정을 받은 후 출원인이 실제 사용도 하지 않고 사용 준비도 하지 않으며, 부정당한 권익을 편취하려는 목적으로 적극적으로 타인에게 상표 판매, 무역협력 강요를 하거나 타인에게 거액의 양도비용, 허가사용료, 침해배상금을 요구하는 등의 행위를 할 경우, 진실한 사용의도가 분명히 결여되어 있다고 판단할 수 있다.

선사용항변권 주장

상표법 제59조 제3항은 “상표권자가 상표출원 이전에 타인이 이미 동일 상품 또는 유사한 상품에 등록상표와 같거나 유사하고 일정한 영향력을 가진 상표를 상표권자보다 먼저 사용한 경우 등록상표권자는 해당 사용자가 원래 사용한 범위 내에서 해당 상표를 계속해서 사용하지 못하도록 금지할 권리가 없다. 단, 적당한 구별표지를 부가할 것을 요구할 수 있다.”고 규정하고 있다.

상표를 등록하지 않고 사용하고 있더라도 만약 등록상표보다 먼저 사용하여 일정한 영향력을 갖추고 있으면 상표권자의 침해주장에 대해 선사용항변권을 주장할 수 있다. 따라서 우리기업이 중국에서 상표등록을 하지 않은 채 사용하고 있다고 하더라도, 그 상표가 사용으로 인해 어느 정도 알려져 있고 일정한 영향력을 갖추었다면, 중국 상표브로커가 악의적으로 그 상표를 무단 선등록 하였더라도 원 상표사용자에게 침해주장을 하지 못한다. 일정한 영향력이 있음을 입증해야 하므로 그리 쉬운 문제는 아니긴 하나, 최근 온라인 시장의 발달로 상표에 대한 영향력이 오프라인 시장보다 훨씬 빠르고 널리 확대될 수 있으므로 온라인상에서의 일정한 영향력을 갖추었다면 이를 적극 주장할 필요가 있다.

무단선점 예방을 위한 저작권 등록

창작성 있는 도형상표, 캐릭터, 독특한 한글체 등으로 구성된 상표는 이를 미리 저작권 등록을 해 두면 분쟁이 생기더라도 되찾아올 수 있는 가능성이 크다. 상표는 출원서에 지정한 특정 상품류에 속하는 상품에 따라 보호를 받는데, 현재의 사업범위와 관련이 없는 상품류까지 출원을 할 경우, 많은 비용이 든다. 따라서 현재 사업범위와 관련이 있는 상품류에는 상표를 출원하고, 그 이외에는 저작권으로 등록하는 것도 좋은 방법이다. 이렇게 해 두면, 제3자가 해당 상표를 다른 류에 출원하더라도 저작권을 통해 저지시킬 수 있다. 타인의 도용이나 악의적 선등록을 예방할 수 있고, 추후 본인이 다른 상품류에 상표를 출원하여 권리를 받을 수도 있다.

저작권이 있는 경우, 타인이 상표를 어떤 상품류에 출원하더라도 이를 선권리로 주장할 수 있고, 등록해 놓으면 전 세계에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 특히 중국에 저작권을 출원하면 중국의 각종 심판이나 소송에서 관련 증거자료로 간편하게 제출할 수도 있다. 다만 외국에 등록된 저작권의 경우 요구하는 서류도 많고, 공증을 받아야 하는 번거로운 절차를 진행하여야 하며, 해당 절차가 지연될 경우 정해진 기한 내에 증거자료를 제출하지 못하는 경우도 있다.

저작권은 심사를 거치지 않기 때문에 신청 후 약 2-3개월 내에 등록될 수 있으며, 비용도 300-400 USD 정도로 저렴하다. 또한 상표와 달리 실질심사 절차가 없기 때문에 형식적으로 문제가 없다면 저작권 등록을 받을 수 있다. 다만, 저작권은 등록이 되더라도 추후 권리 행사를 할 때, 권리행사의 가능 여부를 다투는 경우가 있다. 따라서 저작권 권리행사를 고려하지 않고 나중에 상표출원을 목적으로 한다면 문제가 없다.

우리 기업의 경우 우리나라에서 상표를 출원할 때, 우리나라에 저작권을 같이 등록하고, 나중에 중국에 진입할 때 상표 출원을 하면서 중국에도 저작권을 다시 등록하는 것이 좋다. 창작시기를 증명할 수 있기 때문에 중국에 저작권을 등록할 경우에도 한국에서의 창작시기를 소급받을 수 있다. 도형뿐만 아니라 한글, 중국어, 영어와 같은 문자의 경우에도 디자인적 요소가 있으면 저작권 등록이 가능하다.

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