China Science 특허법인 이종기 한국 변리사

중국에서 우리 기업의 상표가 무단 선점 당하는 사례가 늘고 있다. 우리 기업이 선점 당한 상표를 되찾으려면 막대한 비용과 시간을 소모해야 했기 때문에 우리 기업 입장에서 대응하기가 매우 어려웠다. 또한, 분쟁에 직면하더라도 이를 심판이나 소송을 통해 해결하기가 쉽지 않았다.

최근 중국은 이러한 타인의 상표에 대한 악의적 선점에 대해 이를 근절하기 위한 조치의 일환으로 상표심사 및 심리기준을 새롭게 규정하고(2016년 12월), 최고인민법원에서도 『상표권부여 및 확정 행정사건의 몇 가지 문제에 대한 규정(最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定) (2017.3.1 시행)을 발표하는 등 중국에서 빈번하게 일어나고 있는 타인 상표의 악의적 선점행위를 근절하는데 적극 나서고 있다.

또한 제4차 상표법 개정을 통해 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표출원은 이를 거절하도록 하였고, 이의신청, 무효사유에도 포함시켜 향후에는 이런 상표브로커에 대해서는 더욱 강한 제재를 하게 될 것으로 보인다.

이처럼 우리 기업이 악의적 선점 등으로 인한 분쟁발생시 이를 제재하기 위한 우호적인 환경이 조성된 만큼 보다 적극적인 대응할 필요가 있다.

앞으로 2회에 걸쳐 내 상표가 중국에서 무단선점 되었을 때 어떻게 대응해야 하는지에 대해 설명하고자 한다.

시기별 대응방안

만약 자신의 상표가 중국에서 상표브로커에 의해 무단 선점되었을 경우, 그 발견 시기에 따라 대응방법이 다르다.

첫째, 상표브로커의 상표출원이 자신의 상표가 한국에 출원된 후 6개월을 경과하지 않았을 경우에는, 파리조약상의 우선권을 주장하면서 중국에 출원하면, 우리나라에 출원된 날을 중국에서의 출원일로 인정받기 때문에 상표브로커의 중국 선출원이 있더라도 그 등록을 저지할 수 있다.

둘째, 자신의 상표를 우리나라에 출원 후 6개월이 경과했고, 상표브로커의 상표출원이 진행 중인 경우라면 이의신청을 할 수 있다. 중국 상표법에 따르면, 출원공고 된 상표에 대해 공고한 날로부터 3개월 이내에 관련 규정에 위반된다고 판단된 경우 이의신청을 할 수 있다. 가급적 이의신청 단계에 집중하여 상표브로커에 의한 상표선점을 방지하는 것이 최선의 방법이다.

셋째, 상표브로커의 선점상표가 등록되었다면 무효심판이나 불사용취소심판을 청구할 수 있다. 무효심판은 상표권이 처음부터 없었던 것이 되어 상표권을 되찾을 수 있고, 무효사유는 대부분 이의신청 사유와 동일하나 중국 상표법 제44조 제1항에서 규정하는 ‘사기 및 기타 부정당한 수단으로 등록된 경우’는 거절이유 또는 이의신청의 이유가 아닌, 오직 무효심판 청구사유로만 규정하고 있어 동 규정을 적절히 사용하는 것이 필요하다.

상표브로커가 상표를 등록한 후에 3년 동안 실제 그 상표를 사용하지 않는 경우에는, 불사용취소심판을 통해 상표브로커의 등록상표를 취소시킬 수 있다.

대부분의 상표 브로커들은 피동적인 선점행위(무단 선점만 하고 이에 대한 이의, 무효, 취소 등 절차에 적극적으로 대응하지 않고, 적극적인 상표양도, 판매행위가 없고 실제 권리자가 연락하기를 기다림)형태를 보이고 있으나, 일부 브로커는 실제 권리자에게 전화로 연락하여 상표양도를 권유, 협박하고 상표판매 사이트를 운영하여 선점한 상표들을 판매할 뿐만 아니라, 실제권리자가 상표브로커가 선점한 상표를 양도받지 않고 이의, 무효 등의 절차를 진행하면 이에 맞대응함과 동시에 유사한 상표를 지속적으로 출원하고 있다. 따라서 브로커들의 선점행위에 대하여 대응함과 동시에 중국에서의 상표출원을 가급적 빠른 시일 내로 진행하는 것이 좋다.

이의신청을 통한 대응

한국출원 후 6개월이 경과했고, 상표브로커의 상표출원이 진행중인 경우에는 상표브로커의 중국 상표국에 출원한 상표가 출원공고가 되기를 기다려 이의신청을 하는 방법이 있다. 출원공고된 날로부터 3개월간 이의신청을 할 수 있는 기간이 주어지므로 이 기간을 활용에 상표브로커의 출원상표를 대상으로 이의신청을 하면 된다.

이의신청의 사유로는 상표법 제10조(상표로서 사용할 수 없는 표장), 제11조(등록받을 수 없는 상표)의 규정에 위반되거나 제12조의 입체상표의 기능성 규정에 위반할 경우에는 ‘누구나’ 이의신청을 할 수 있다. 또한 제4차 상표법 개정에서는 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 출원에 관한 규정을 위반한 상표에 대해서도 ‘누구나’ 이의신청을 할 수 있도록 하였다.

그러나 선행상표와 동일 또는 유사한 상표인 경우(상표법 제30조, 제31조), 저명상표의 이익을 침해한 경우(상표법 제13조), 대리인 또는 특정관계가 있는 타인의 악의적인 출원인 경우(상표법 제15조), 타인의 선권리를 침해한 경우(상표법 제32조 전단), 일정한 영향력이 있는 타인의 상표를 부정당한 수단으로 등록한 경우(상표법 제32조 후단) 등에 해당하게 되면 ‘선권리자 또는 이해관계인’만이 이의신청을 할 수 있다.

무효심판을 통한 대응

상표브로커의 상표출원이 이미 등록이 되어버렸다면, 이의신청은 제기할 수 없고 무효심판을 청구해야 한다. 이미 등록된 상표권이 상표법에서 규정한 무효사유에 해당하는 경우, 상표평심위원회에 상표무효심판을 청구할 수 있다.

등록상표의 무효이유는 (1) 등록상표가 상표법 제10조, 제11조 및 제12조의 절대적 금지사유를 위반한 경우, (2) 등록상표가 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 출원으로 등록되었거나, 상표대리기구가 이러한 악의적 출원임을 알았거나 알 수 있었음에도 상표출원을 대리하여 등록받았을 경우. (3) 기만수단 또는 부정당한 수단으로 등록된 경우, (3) 대리인 또는 대표인이 피대리인 또는 피대표인의 상표를 무단으로 선점하거나 특정관계인이 타인이 선사용한 상표를 선점하는 경우, (5) 등록상표가 타인의 선권리를 침해한 경우, (6) 부정당한 수단으로 타인이 선사용한, 일정한 영향력을 가지고 있는 상표를 선점한 경우이다.

위 (1)~(3)의 사유에 해당할 경우, ‘누구든지’ 상표평심위원회에 무효심판을 청구할 수 있으며, 무효심판 청구를 할 수 있는 기간은 제한이 없다.

위 (4)~(6)의 경우는 ‘선권리자’ 또는 ‘이해관계인’만이 무효선고를 청구할 수 있으며, 상표 등록일로부터 5년 이내에 청구하여야 한다. 5년이 경과하면 무효선고를 청구할 수 없음을 유의해야 한다.

불사용취소 신청을 통한 대응

상표브로커가 단순히 상표만 보유하고 있고 실제 사용하지 않고 있다면 불사용취소 신청을 할 수 있다. 불사용 취소는 등록일로부터 3년 동안 연속해서 불사용 상태가 지속되어야 하므로 상표브로커의 해당 상표에 대한 사용여부 등을 확인해서 연속해서 3년 동안 사용된 적이 없다고 판단되면 누구든지 상표국에 불사용취소 신청을 하면 된다.

상표권자가 상표국은 불사용 취소신청이 있게 되면 등록일로부터 3년 동안 실제 사용되지 않았다면 그 등록상표를 취소한다는 결정을 하게 되고, 해당 상표등록은 그 취소 결정을 한 날로부터 소멸하게 된다. 불사용 취소 신청시에 상표를 사용여부에 대한 입증책임은 상표권자에 있다. 즉, 상표권자가 불사용취소신청이 제기된 날로부터 역산하여 3년 동안 자신의 상표를 사용한 실적이 있음을 증명해야 한다. 그렇지 않으면 해당 상표는 취소된다.

상대방의 상표가 3년 연속 사용되고 있지 않을 경우, 불사용취소신청과 동시에 자신의 상표를 출원하는 것이 좋다. 등록상표가 취소되면 취소일로부터 1년 이내에 상표국이 동 상표와 동일 또는 유사한 상표출원에 대해 등록을 허락하지 않는다. 따라서 불사용 취소심판 청구 시 청구인은 그 상표와 동일한 상표로 상표출원을 하는 것이 일반적이며, 취소된 후에는 바로 상표권을 획득 할 수 있는 장점이 있다. 이미 자신의 상표출원이 거절된 경우라도 다시 출원하는 것이 바람직하다.

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.