김찬중 과장 로펌 CLLE(Cuesta, Llaca y Esquivel Abogados) 한국 기업 법무담당

멕시코의 상표권 분쟁

멕시코를 비롯한 중남미 국가에 한국 기업들의 진출이 활발해짐에 따라 상표권 분쟁 사례도 늘어나고 있습니다. 특히 한국 본사에서 현지 딜러를 통해 사업을 영위한 후 본사가 현지 법인을 직접 설립하는 경우 현지 딜러가 상표를 등록했다는 사실을 뒤늦게 발견하는 경우가 종종 있습니다. 이는 브랜드가치가 중요한 의료 및 제약, 화장품 기업 등의 영업활동에 막대한 영향을 끼치므로 사업 국가의 해당 상표등록유무를 지속적으로 모니터링하고 관리하는 부분도 한국 본사에서 담당해야 할 중요한 업무라고 할 수 있습니다.

상표권 분쟁의 원인

현지 딜러의 입장에서는 본인이 수입해 판매하고자 하는 제품의 상표가 등록돼있지 않다면 영업활동에 있어 불확실성이라는 리스크가 존재합니다. 예를 들어 만약 제3자가 해당 상표의 선등록 후 권리 주장과 함께 법적 및 행정적 조치를 취하는 경우 딜러에게 막대한 손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 이유로 딜러는 본인의 사업을 보호하기 위해 해당 국가에 상표를 임의로 등록하는 경우가 발생합니다.

물론 대부분의 경우에는 본사와 딜러 간 체결된 계약서에 상표등록금지조항이 포함돼 있습니다만 이는 향후 발생할 수 있는 상표권분쟁을 원천적으로 예방할 수 있는 조치는 아닙니다. 딜러가 악의로 상표권을 등록해 한국 본사에 금전적인 대가를 요구하는 경우가 대표적인 예입니다. 기존 계약서의 효력이 지속되는 상황에서 딜러가 악의로 상표권을 등록하는 경우, 멕시코 산업재산법(LPI, Ley de Propiedad Industrial)에서 정하는 바에 따라 멕시코 특허청(IMPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial)에 무효심판을 제기할 수 있습니다. 그러나 변호사 선임 비용 및 재판 기간(1년 이상, 행정소송 및 항소심까지 가는 경우 최장 4년 이상)을 고려한다면 사업의 막대한 손실을 피할 수 없을 것입니다.

상표권 등록 및 모니터링의 중요성

한국 본사의 상표권을 보호하는 가장 좋은 방법은 잘 쓰여진 계약서 상의 금지조항이 아니라 상표를 선등록해 지속적으로 모니터링하는 것입니다. 해당 국가에 상표를 먼저 등록한 소유권자만이 상표 관련 모든 권리를 행사할 수 있으며, 관련된 법적 보호를 받을 수 있기 때문입니다.

한번 등록된 상표의 유효기간은 10년입니다만 최근 개정된 산업재산법에서는 다음의 두 가지 주목할 만한 내용이 있습니다:

첫째, 상표출원 신청 시 이는 특허청의 웹 페이지에 공개되며 이해관계에 있는 제3자는 한 달간 이의제기를 할 수 있습니다. 즉, 본인의 상표와 음성적 또는 시각적으로 유사해 타인에게 혼동을 야기할 수 있는 경우, 또는 해당 법령에 저촉되는 요소를 포함하고 있다고 판단되는 경우에 제3자는 상당한 이유를 근거로 특허청에 해당 상표 등록의 반려를 요청할 수 있습니다.

둘째, 상표 등록 후 매 3년간 실제로 상표를 사용하고 있음을 증명하는 사용신고를 해야합니다. 만약 상표소유권자가 지난 3년간 상표를 사용했음을 증명하지 못한다면 해당, 또는 유사 상표를 사용하고자 하는 이해관계의 제3자가 해당상표권의 소멸을 주장할 수 있으며, 특허청의 판단에 따라 해당 상표등록이 취소될 수 있습니다.

상기 이유로 한국 본사는 해당 국가에서 자사의 상표등록을 우선적으로 진행해야 하며 지속적으로 모니터링해야 할 필요가 있습니다.

라이선스계약(Lisence Contract)

상표권의 소유자는 라이선스 계약을 통해 사용자와의 권리 및 의무 관계를 명확히 함으로써 법적 분쟁의 소지를 줄일 수 있습니다. 한국 본사는 라이선스 계약을 통해 현지법인 또는 현지딜러에게 자사의 상표권 사용을 허가할 수 있으며, 만약 필요한 경우에는 현지법인 또는 현지 딜러가 2차 라이선스(Sublisence) 계약을 통해 기타 딜러들에게 상표 사용을 허가할 수 있습니다. 라이선스 계약서에서는 광범위하고도 구체적으로 상표 사용에 관한 권리와 의무를 명시함으로써 상표의 오남용을 예방하고 상표의 가치를 보호할 수 있습니다.

상표권 침해 관련 대응방법

현지에서 딜러 또는 제 3자에 의한 상표권 침해사실을 인지했을 경우에는 법적 및 행정조치를 취할 수 있습니다. 세부적인 대응방식은 구체적인 사실관계에 따라 상이 합니다만 일반적으로는 상표등록 무효심판청구외에도 특허청의 단속 및 자산 압류, 과태료 징수, 침해 품목 유통금지 및 회수, 영업정지, 광고금지 등의 행정조치를 취할 수 있습니다. 또한 상기 행정조치에도 불구하고 침해 사실이 계속되는 경우에는 산업재산법 제 223 조 및 형법 제337조(멕시코시티)에 의거해 형사처벌까지도 적용 가능합니다.

마치며

상표권은 무형의 권리인 이유로 그 중요성이 덜 부각되는 경향이 있습니다. 그러나 상표권은 기업의 해외투자에 앞서 상품 및 서비스를 효과적으로 보호를 위해 우선적으로 해결돼야 할 부분입니다. 더불어 특허 및 상호, 산업디자인, 저작권 등도 현지 전문가를 통해 꼼꼼하게 점검함으로써 향후 복잡한 법적 문제를 사전에 예방하시기를 권고드립니다.

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