유지혜 BUDDTREE Management  대표, Param Tripathi 변호사

인도 지식재산권과 관련해 한국 기업들이 가장 우려하는 문제점 중 하나로 과연 인도에서 실효적으로 권리가 보호될 수 있을 것인지 특히 소송을 통한 침해 구제가 실질적으로 가능한 것인지를 손꼽을 수 있다. 인도의 사법체계가 효율적이지 않고 신속한 재판이 이뤄지지 못하는 경우가 비일비재해 이러한 우려가 실제 현실인 점을 부정하기는 어려울 수 있고 지식재산권 분야는 전통적인 소송 분야가 아닌 점에서 그러한 우려가 더 높을 수 있겠으나 최근 인도 법원의 지식재산권 침해 구제 판결 동향을 살펴보면 이미 인도의 제도 개혁이 실효성을 갖고 실질적으로 침해 구제가 현실화되고 있기도 하다는 점을 발견할 수 있다. 그중에서도 한국 기업에 널리 적용될 수 있는 2018-2019년 최근 상표권 침해 구제 소송사례를 소개함으로써 글로벌 기업들이 인도에서 현지 기업으로부터 상표권을 침해당한 경우 어떻게 대응했고 이에 대해 인도 법원은 어떻게 침해 상태를 해소하고자 했는지 살펴보고자 한다.

다국적 기업의 인도 상표권 침해 대응: Starbucks 와 Sardarbuksh

최근 미국의 스타벅스사는 인도에서 델리에 본사를 둔 커피 체인점 '사다벅쉬'를 유사한 이름과 로고를 사용했다는 이유로 소송을 제기했다. (Starbucks Corporation vs Sardarbuksh Coffee & Co. & Ors. CS (COMM) 1007/2018) 문제된 침해 상표가 상호명뿐만 아니라 로고도 유사하다는 점이 주요 쟁점으로 제기됐고 해당 상표가 음운적으로나 시각적으로 스타벅스의 상표와 고의적으로 소비자를 속이기 위한 정도로 유사한지 여부가 상표권 침해를 판단하는 핵심 요소였다. 인도 상표법은 두 상표를 함께 비교해 볼 때 소비자를 기만하는 정도로 유사한 경우에 기존에 등록돼 있는 상표와 유사한 상표는 등록될 수 없도록 규정하고 있다.

         
자료: 각 사 홈페이지

자료: 각 사 홈페이지

글로벌 커피 유통 체인 회사인 스타벅스사는 2001년 인도에서 스타벅스라는 단어와 '긴 머리에 왕관을 쓴 여성'을 묘사한 로고를 등록한 바 있고 사다벅쉬사는 2015년 벤처기업 '사다벅쉬 커피앤코(Sardarbuksh Coffee & Co)'로 시작해 2018년 5월 Sardar Buksh Private Limited라는 주식회사를 설립해 커피 체인점 영업을 해오고 있었다. 두 개사가 제공하는 상품 및 서비스가 동일 또는 유사한 카테고리(Class)에 속하며 조마토(Zomato), 저스트다이얼(JustDial) 등과 같은 소비자 구매 서비스 플랫폼에서 소비자들을 혼란스럽게 할 가능성이 매우 높았다.

결국 2017년 스타벅스사는 사다벅쉬사에 상표권 침해에 대한 통고장을 보냈고 그 뒤 사다벅쉬사는 로고를 일부 수정하는 등 노력을 기울이기도 했음. 하지만 근본적인 상표권 침해 상태는 해소되지 못했고 결국 스타벅스사는 상표권 침해에 대해 소송을 제기하게 됐다. 이에 대해 델리 고등법원은 사다벅쉬사는 SardarBuksh라는 이름을 Sardarji-Bakhsh로 변경하고 둥근 로고 사용을 중지했다. 또한 마케팅 자료에서 녹색 기타 스타벅스의 주 상표 색상을 사용하는 것을 자제하도록 결정함으로써 글로벌 회사인 스타벅스에 대한 인도 로컬 회사의 상표권 침해 상태가 어느정도 해소될 수 있게 됐다. 

상표권 침해 금지 가처분 소송: 글로벌 자동차회사 Volvo와 인도 여객 운송 회사 Volvo

스타벅스 소송처럼 인도 현지기업이 글로벌 자동차 및 운송 회사인 볼보사의 ‘VOLVO’의 상호명을 이용해 소비자를 기만할 수 있는 동일 또는 유사 상표를 사용했다. 볼보사는 전 세계에 VOLVO라는 상표로 제품을 제조하고 관련 서비스를 제공하고 있으며, 이러한 핵심 사업 이외에도 해당 상표는 기타 관련 제품, 서비스 및 사업에서 광범위하게 사용되고 있으며, 해당 상표권은 인도에도 등록돼 있다.

그런데 인도 현지 회사인 R.S. Yadav Volvo Bus Services Pvt Ltd는 여객운송사업 버스에서 VALVO라는 상표를 사용했던 것으로 밝혀졌다. 이에 대해 볼보사는 피고들이 'VOLVO' 또는 'VALVO'라는 상표를 기만적으로 사용하는 것을 제지하기 위해 상표 사용 금지 가처분 소송을 제기하게 됐다.(AKTIEBOLAGET VOLVO & ORS. vs. BHAGAT SINGH & ORS. CS (COMM) 109/2019)

자료: 각 사 홈페이지

델리 고등법원은 이에 대해 볼보사가 주장한 내용을 받아들여 이 인도 회사는 영구적으로 VOLVO라는 상표를 사용하지 않도록 금지 명령을 내리고 VALVO 등 유사한 상표를 기만적으로 사용하는 것도 금지했다. 아울러 20만 루피의 금전 보상과 함께 R.S. Yadav Volvo Bus Services Pvt Ltd 법인명에서도 ‘VOLVO’ 단어를 삭제하도록 하는 등 인도 법원이 적극적으로 상표권 침해를 해소하고자 한 사례로 볼 수 있다.  

인도 법원의 적극적인 상표권 침해 구제 노력: Suzuki Motor와 금융회사 Suzuki India Limited

이 사건은 침해 기간이 상당히 길었으나 이에 대한 상표권 침해 주장이 없었고 상표가 사용된 사업 카테고리가 다르다는 점에서 스타벅스나 볼보 사안과는 조금 다른 형태의 상표권 침해 소송 사례로 볼 수 있다. 인도 법원은 이 사안에서도 적극적으로 상표권 침해 상태를 해소하기 위한 결정을 내려 지식재산권을 실효적으로 보호하고자 했다.

스즈키사(Suzuki Motor)는 글로벌 사업을 하고 있는 자동차 회사로 세계적으로 약 169개국의 상표 등록이 돼있으며 1972년에 인도에서 상표권을 등록한 바 있다. 인도 회사 Suzuki(India) Limited는 이미 글로벌 회사인 스즈키사가 인도에 알려져 있던 당시에 사업을 시작해 금융 사업을 해오고 있었다. 이에 대해 스즈키사는 피청구인 회사가 이러한 글로벌 회사의 명성을 이용해 악의적으로 법인 상호명을 등록했고 간접적으로 스즈키사와 관계회사인 것으로 소비자를 기만하고 오도했다고 주장했다.(Suzuki Motor vs Suzuki(India) Limited CS(COMM) 235/2018 & I.A.8507/2019)에 대하해 피청구인인 인도 회사는 스즈키사의 상표에 대해 알고 있지 못했으며, 상표는 설립자 성과 관련이 있으며, 스즈키사가 25년동안 이러한 상표 사용에 대해 침묵하다가 이제서야 이러한 주장을 한다는 점은 받아들여져서는 안 된다고 반론했다.

이에 대해 델리 고등법원은 25년 전 당시에도 글로벌 다국적 기업인 스즈키사의 상표는 인도에 널리 알려져 있었으며, 침해사실이 인정된다면 오랜 기간 상표권 침해에 대해 적극적으로 주장하지 않았다고 하더라도 문제되지 않는다는 점을 명확히 했다.

시사점

위 사례에서 살펴볼 수 있듯이 인도 현지 기업이 적극적으로 소비자를 기망하는 형태로 글로벌 기업의 상표를 악용한 경우 이에 대해 최근 인도 법원은 상표 사용을 영구적으로 금지하는 등 적극적이고 신속하게 침해를 구제하기 위한 판결을 내리고 있다는 점에 주목할 만 하다. 한국 기업들도 인도 또는 다른 국적의 기업들이 한국 기업의 상표를 도용하거나 유사 상표를 사용해 한국 기업의 명성에 기대 인도 시장에 진출하는 경우 이러한 침해행위에 대해 더 적극적으로 법적 대응을 할 필요가 있다. 한편 과거에 오랫동안 지속된 침해행위도 침묵했다고 해서 그러한 침해를 묵인한 것으로 인정되지 않으며 침해 구제 청구에는 기한이 없다는 점도 주목해야 하겠다. 

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