백은경 Weickmann Weickmann 특허법률사무소

2018년 가을 한국 출장 중에 중소기업과 스타트업 최고경영자분들을 대상으로 한 유럽의 상표, 디자인 지식재산권 관련 세미나에 참석하였다. 예정된 시간을 넘기고도 이어졌던 질의응답 시간을 통해 이제는 대기업뿐 아니라 중소기업, 그리고 스타트업에서도 해외 진출을 염두에 두고 적극적으로 자회사의 지식재산권을 보호하고자 하는 의지를 느끼는 시간이었다.

해외 진출 시 자사의 지식재산권 보호를 위해 바람직한 전략을 세우기 위해서는 진출하고자 하는 지역의 지식재산권 제도의 정확한 이해가 필요하다. 제한된 지면과 필자의 한정된 경험으로 전반적인 내용을 다루기는 무리겠지만 유럽에 진출하고자 하는 한국의 중소기업, 스타트업을 대상으로 독일을 중심으로 한 유럽의 디자인 보호제도와 관련하여 간략하게 소개하고자 한다.

유럽국가의 디자인권 보호 담당기관

한국의 특허청처럼 각각의 유럽국가에서도 독자적인 디자인 출원이 가능하고, 실제 소송이나 분쟁이 벌어지면 각국의 지방법원, 고등법원에서 소송이 진행된다. 필자가 거주하는 독일의 경우 독일 특허상표청 DPMA(German Patent and Trademark Office)에서 디자인 출원을 담당하고 있으며, 독일의 각 지역의 지방법원과 고등법원, 연방대법원에서 디자인권 침해 소송과 분쟁을 다룬다. 독일에서 등록된 디자인은 출원일부터 최대 25년간 독일 내에서 보호되는데, 이처럼 유럽의 각 국가의 디자인 권리는 그 나라 안에서만 유효하다.

*독일 특허상표청 웹사이트https://www.dpma.de/

유럽의 상표 디자인권 보호 담당기관: EUIPO(European Union Intellectual Property Office)

유럽공동체(EU)에 속한 28개국(그리스, 네덜란드, 덴마크, 독일, 라트비아, 루마니아, 룩셈부르트, 리투아니아, 몰타, 벨기에, 불가리아, 스웨덴, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 에스토니아, 영국(2019년 8월 현재는 아직 EU 국가임), 오스트리아, 이탈리아, 체코, 크로아티아, 키프로스, 포르투갈, 폴란드, 프랑스, 핀란드, 헝가리)은 유럽 지식재산권 사무소(EUIPO)를 통해 한 번의 등록 절차를 거쳐 전 EU 회원국에서 효력을 발휘할 수 있는 유럽공동체 디자인(Community Design) 제도를 운용하고 있다. 다만 스위스와 스웨덴, 노르웨이 등 유럽에 속한 국가지만 유럽공동체국이 아닌 나라들은 포함되지 않아 이들 나라에는 국가별로 혹은 세계지식재산기구 WIPO를 통해 출원을 별도로 신청해야 한다.

유럽공동체에 속한 국가들은 유럽공동체 디자인 보호제도와 각국의 디자인 제도를 중첩적으로 운영하고 있으며, 현재 유럽위원회에서는 디자인 보호를 위한 유럽 법안을 마련하는 고문위원회를 운영하는 등 전반적으로 통일된 제도의 구현을 위해 노력하는 중이다. 유럽공동체 디자인은 상대적으로 저렴한 출원 비용과 높은 효율성 등의 장점이 있어, 실제 필자가 근무하는 특허사무소에서는 독일을 포함하고자 하는 디자인권의 보호를 위해서 대부분의 경우 독일 디자인 대신 유럽공동체 디자인으로 출원하고 있다. 유럽공동체 디자인 출원과 무효분쟁을 조정하는 기관은 스페인의 알리칸테(Alicante)에 본사를 둔 유럽 지식재산청 EUIPO(European Union Intellectual Property Office)로 유럽공동체 상표(European Union Trademark)권 업무 또한 같이 맡고 있으며, 그 외에 특허와 실용신안 관련 업무는 뮌헨에 본사를 둔 유럽특허청(EPO; European Patent Office)에서 담당한다. 세계 지식재산청 WIPO에 따르면 2017년 한 해 동안 백만 건이 넘는 유럽공동체 디자인이 등록되었다고 한다.

*유럽 지식재산청 웹사이트: https://euipo.europa.eu/

영국의 경우 10월 31일로 예정된 Brexit 이후의 상황이 아직 불확실한데, 협의가 없는 Hard Brexit이 된다면, 기본적으로는 이날 이전에 등록된 유럽공동체 디자인은 영국을 제외한 27개국에서 유효하게 되며, 영국 내에서는 영국 디자인 권리 법 안에서 보호받을 수 있는 영국 디자인권으로 이전할 수 있는 일시적 제도가 적용될 것으로 보인다. 10월 31일 이후에는 영국 디자인 출원은 따로 영국 지식재산청 UKIPO(UK Intellectual Property Office)를 통해 신청해야 한다. 이러한 불확실한 상황은 영국과 관련된 유럽 디자인권 분쟁이나 침해소송, 그리고 우선권(priority) 주장에 있어 당분간 영향을 줄 것으로 예상된다.

*영국 지식재산청 웹사이트: https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office

유럽공동체 디자인 출원 절차

유럽공동체 디자인 출원과정은 기존의 디자인과 동일&유사 판단을 거쳐 디자인의 유효성을 판단하고 디자인 권리를 부여하는 한국 디자인 출원절차보다 간단하고 수월하다. 유럽 지식재산청(EUIPO)은 기본적으로 무심사 제도를 채택하여 서류 심사를 통과하면 바로 출원 등록이 되며, 심지어 서류상으로 오류가 없이 명확하게 작성된 출원서라면 바로 신청 당일에 출원이 허가되는 경우도 많아 출원일과 등록일이 같은 경우도 많다.

유럽공동체 디자인은 디자인 사용에 대한 독점적인 권리를 부여함과 동시에 타인에 의한 제조, 양도, 거래, 수출입은 물론 디자인이 적용된 제품의 사용에 대해 배타적인 조치를 취할 수 있는 권리를 부여한다는 점은 한국의 디자인보호제도와 동일하다. 기본적으로 요구되는 자료는 한국디자인출원서에 비해 간단하며, 한국기업이나 한국인 개인이 직접 유럽공동체 디자인을 출원 신청할 수 있으나, 대신 디자인 분쟁이나 조정이 필요할 시 유럽에 거주하고 등록된 대리인(특허법인)이 필요하다.

유럽공동체 디자인 출원 요건

유럽국가에서 디자인이 보호를 받기 위한 두 가지 충족요건은 한국과 마찬가지로 첫째, 새로운 디자인이어야 하며, 둘째, 독립성인 특성이 있어야 한다. 그렇지만 심사과정에서 이러한 신규성과 독립성을 심사관이 평가하는 한국 디자인 출원과 달리 이 부분에 관한 내용은 심사관이 평가하는 것이 아니라 후에 제삼자가 디자인 취하소송이나 권리침해 분쟁에서 다루어지는 부분이 한국과 큰 차이라고 할 수 있다. 필자는 디자인 가치를 중요시하는 제품이나 서비스를 바탕으로 유럽 시장에 진출하고자 하는 한국의 기업이나 개인이라면, 출원과정이 비교적 수월하고 빠른 시간에 (심지어 출원 당일날 바로 등록도 가능) 등록될 수 있는 유럽공동체 디자인 제도를 전략적으로 이용할 것을 추천한다.

실제로 삼성전자와 애플사의 엄청난 스케일의 디자인 특허침해 분쟁이 진행 중이었던 5-7년전에 여러 건의 유럽공동체 디자인 분쟁이 있었는데, 아래에 소개된 애플사의 유럽공동체 디자인(RCD no. 001888454-0013)도 그중의 하나다. 삼성전자가 낸 디자인 권리 무효소송을 심사하던 유럽 지식재산청의 분쟁위원회에서는 이를 받아들여 애플사의 디자인권을 취소하는 판결을 내렸고 이러한 판결에 애플사는 이의신청하여 그에 대한 심사가 진행 중이었으나, 후에 두 회사 간의 합의로 디자인 등록 무효소송은 취하됐고 현재 애플사의 유럽공동체 디자인은 그대로 보호받고 있다.

자료: 애플사의 RDC no. 001888454-0013

또한 그래픽 심볼, 로고, 표면 패턴, 장식 등 우리나라 디자인보호법상 물품성이 인정되지 않아 한국 내에서 디자인 출원이 어려운 2D중심의 디자인(로카르노 분류 32류, Locarno classification 32)들은 유럽 시장에서 사용된다면, 유럽공동체 디자인으로 출원하는 방법도 있을 것이다.

*자료: 빅히트엔터테인먼트사에서 올해 5월에 등록한 RDC no. 006428314-0001와 RDC no. 006428314-0002

등록 유럽공동체 디자인(RDC)과 비등록 유럽공동체 디자인(UCD)

유럽공동체 디자인에는 주목할 만한 제도가 있는데 바로 비등록 디자인 권리보호제도이다. 설령 출원신청을 하지 않아 유럽공동체 디자인 등록을 하지 못했을 시라도, 어느 정도 제한은 있지만 공개 후 최대 3년까지 동일한 디자인 카피에 대해서 침해신청을 할 수 있어 디자이너의 권리를 보호하고자 하는 제도이다. 물론 RCD보다 증명해야 하는 과정이 복잡하고, 무엇보다 “의도적으로” 카피하였음을 증명하는 과정이 쉽지 않아 가치가 있는 디자인은 바로바로 출원하여 권리를 보호할 것을 권장하지만, 혹시 그렇지 못한 상황에서 타사나 타인이 본인의 디자인을 동일하게 카피하여 유럽 내에서 제조, 판매함을 발견할 시에는 이러한 비등록 디자인 권리보호제도를 적극적으로 이용할 것을 권장한다.

*등록 유럽공동체 디자인과 비등록 유럽공동체 디자인 차이

마치면서

유럽시장 진출을 준비하거나 현재 유럽에 자사의 제품 및 서비스를 수출하고 있는 국내 중소기업 및 스타트업에 유럽 지식재산권 보유가 중요함을 다들 공감할 수 있을 것이다. 특허와 비교해 상대적으로 절차가 간단하고 등록비용이 낮은 유럽공동체 디자인 등록은 한국기업들에게 아주 유용한 제도라고 생각된다. 대기업은 물론 점점 많은 한국 기업들이 iF어워드(iF award)나 레드닷 디자인어워드(RED Dot design award) 같은 국제 디자인 공모전에 자사의 제품을 출품하여 수상작들을 홍보하는 데 적극적으로 활용하고 있다. 이와 더불어 유럽공동체 디자인 등록제도를 적극적으로 활용한다면, 독일을 포함한 유럽의 무역박람회에 참가하는 한국 기업의 경우 자사 제품의 가치를 높이며, 또한 지식재산권 피해침해 발견 시 적극적으로 권리를 주장할 수 있는 전략이라고 생각된다. 예를 들어 독일에서 열린 박람회 참가업체의 경우 박람회에서 자사의 유럽공동체 디자인권(등록 디자인 뿐 아니라 비등록 디자인도 포함)을 침해하는 업체를 적발하였을 때 적절한 대응을 한다면 그 결과가 나머지 유럽연합회원국 전역에 효력을 미치게 되므로, 유럽공동체 디자인 권리보호제도는 유럽시장에 진출하는 한국 중소기업과 스타트업에도 매우 중요한 제도라고 할 수 있다. 또한 유럽지식재산청에서 무료로 검색할 수 있는 선행디자인들을 세심하게 조사해 지식재권 침해 논란의 여지가 있는 제품은 출시 전에 사전에 확인과정을 거쳐서 불필요한 디자인 분쟁을 막을 수 있을 것이다.

*유럽공동체 디자인으로 등록된 선행디자인들을 무료 열람할 수 있는 데이타베이스 https://euipo.europa.eu/eSearch/

지금까지 간략하게 유럽에서의 디자인 보호제도에 대하여 알아보았다. 앞에서 설명한 것처럼 짧은 지면과 필자의 제한된 경험으로 정확한 정보를 나누기에는 무리가 있기에 유럽공동체 디자인 제도를 실제적으로 이용하고자 할 때는 좀더 신중하게 알아보고 각각의 상황에 맞는 전략을 세우는 것을 권장한다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 공식의견이 아님을 알려드립니다.