박다미 변호사, KOTRA 뉴욕무역관

방탄소년단(BTS)의 글로벌 흥행을 선도한 연예기획사 ㈜빅히트 엔터테인먼트는 2017년 말 ㈜라인프렌즈와의 협업을 통해 BTS 멤버들이 직접 캐릭터 개발에 참여한 BT21 상품을 선보이고 미국을 비롯한 여러 진출국가에 ‘BT21’ 상표를 등록 하였다. 2018년 7월에는 신발회사 Converse를 통해 BT21 캐릭터 패턴의 운동화를 출시했는데, 불과 1.5시간 만에 온라인 물량을 판매 완료하는 기록을 세웠다. 이처럼 미국에서 연방상표 등록을 하고 상당한 브랜드 입지를 구축하는 한국 기업들이 늘어나면서 어떻게 라이선싱(licensing)을 수익 창출에 활용할 것인가 하는 이슈가 대두되고 있다. 이번 칼럼에서는 브랜드를 전략자산으로 육성 중인 우리 기업들에 상표 라이선스 준비 단계에서 고려할 사항을 안내하고 표준 상표 라이선싱 계약서에 등장하는 주요 조항을 소개하고자 한다.

 BT21 캐릭터

 

자료원: https://www.bt21.com

Converse X BT21 운동화

 

자료원 : https://www.bt21.com/with/converse2018

상표 라이선싱 개요

상표 라이선싱이란 인지도 높은 브랜드나 등록상표를 보유한 라이센서(licensor; 실시허락자)가 금전적 보상을 받고 제3자 라이선시 (licensee)에게 특정 제품·서비스와 관련된 상표·서비스표를 사용할 수 있는 권리를 부여하는 것을 지칭한다. 라이센서의 특성에 따라 디자이너 브랜드 라이선싱, 스포츠 라이선싱, 셀러브리티 라이선싱, 대학 브랜드 라이선싱, 기업명 라이선싱 등으로 구분되기도 한다.

 

상표 라이선싱은 상표를 신규 제품·서비스군이나 지리적 시장으로 확대 적용하거나 매출 진작을 꾀하기 위해, 혹은 브랜드 보호나 브랜드 역량 강화 목적으로 주로 추진된다. 그러나 상표권 분쟁이나 침해 소송이 종결되는 과정에서 합의 조건으로 피고가 원고의 상표를 라이선싱하는 경우도 종종 있다. 이처럼 상표 사용권을 제3자에게 부여함으로써 라이센서는 직접 제조·유통사업에 뛰어들지 않고도 브랜드 포트폴리오를 확장하고 부가적인 광고 효과를 누리며, 신제품 개발비용을 줄이고, 새로운 트렌드에 맞는 브랜드 활력을 창출할 수 있다. 반면 라이선시는 라이센서가 이미 구축해놓은 상업적·대중적 이미지를 상품 판매에 활용함으로써 자체적인 브랜드 개발 노력 및 홍보비용을 크게 절약할 수 있다.

 

라이센서는 상표 라이선싱을 통해 쏠쏠한 금전적 이익을 취할 수 있지만, 그에 수반하는 리스크도 존재한다. 라이센서가 라이선시의 상표 사용행태에 대해 적절한 품질관리(quality control) 없이 무분별하게 라이선싱해(즉, ‘naked licensing’ 혹은 ‘licensing in gross’에 임하여) 해당 상표의 출처 식별력이 현저히 떨어지게 될 경우 상표가치가 희석될 뿐만 아니라 상표권을 잃을 수도 있기 때문이다. 따라서 소비자가 어디서 상품을 구입하고 서비스를 받든 균질한 제품·서비스질을 보장하도록 관리하고 조치하는 품질관리는 상표 라이선싱의 성패를 결정한다.

 

상표 라이선싱과 대조되는 개념으로는 (1) 권리 당사자들의 상표가 공존하기 위해 서로 합의한 양측의 권리, 제약, 의무조항 등을 담은 공존동의계약(coexistence agreement), (2) 한 기업이 다른 기업 소유 상표의 사용과 등록에 동의하는 동의계약(consent agreement), (3) 특정 상황에서 상표의 제한된 사용을 허용하는 승인서한(permission letter)이 있다. 이 중 동의계약은 특허상표청이 선등록상표와의 혼동 가능성을 이유로 출원인의 상표 등록을 거절한 경우 이 같은 거절사유를 극복하기 위해 출원인이 해당 선등록상표 권리자에게 찾아가 동의계약서 체결을 요청하는 경우가 많다.

 

상표 라이선스 준비 단계 고려사항

  

1. 라이센서

 

라이센서는 잘못된 라이선싱으로 상표가치가 훼손되는 위험을 피하기 위해 라이선시 선택과 라이선싱 조건 협의에 매우 신중하게 접근해야 한다. 잠재 라이선시를 선정하는 첫 단계에 있어 라이선시의 재무상황, 사업 규모, 경영 구조, 조직관리 능력, 신용 등급, 전문성을 가진 제품·서비스 카테고리, 해당 시장이나 업계 내 평판, 라이선시가 위치한 지역 정부기관과의 관계 또는 인허가 상황을 알아보는 것이 좋다. 그 외에도 해당 라이선시가 다른 라이센서들과도 상표 라이선싱 계약을 맺었는지, 기존에 계약을 체결한 라이센서들과 상표 분쟁을 겪은 전적은 없는지, 제조물 책임 소송에 휘말린 적은 없는지, 해당 상표를 상용화할 만한 충분한 생산시설과 유통채널을 갖추었는지, 관련 하청업체/공급자들과의 관계는 어떠한지, 라이센서가 요구하는 품질 수준을 맞추기 위한 기술적 역량을 갖추었는지 등을 조사한다.

 

라이센서는 현재 추진 중인 계약 건이 기존에 라이선싱한 상표들과 앞으로 라이선싱할 상표들에 미치는 영향을 종합적으로 판단하여 라이선싱 전략을 짜야 한다. 아직까지 라이선싱 전적이 없는 라이센서라면 라이선싱 수익을 올릴만한 자사 브랜드 및 상표(등록상표는 물론 미등록상표도 포함) 목록을 만들고, 해당 제품·서비스와 연관 상표가 선등록되었는지 사전 검색 및 조사를 단행한다. 만약 연방상표 등록 전이라면 서둘러 상표 출원을 하고, 이와 동시에 실용특허/디자인특허 출원과 저작권 등록 가능성도 반드시 타진해보는 것이 바람직하다. 라이선시에게 상표뿐만 아니라 특허와 저작권 등 연관된 다른 지식재산권도 함께 묶어서 라이선싱하는 옵션도 검토해본다.

 

2. 라이선시

 

라이선시는 먼저 지명도, 상업적 이미지 등을 고려하여 사용권을 확보하고자 하는 상표를 물색하고, 동 상표에 대한 해당 국가/지역 내 권리 보유자를 파악해야 한다. 미국 특허상표청의 온라인 상표 데이터베이스(Trademark Electronic Search System) (http://tmsearch.uspto.gov), 해당 주의 상표 등록대장(뉴욕주 예: http://www.nysl.nysed.gov/tradmark.htm), 관련업계 간행물 등의 검색 리소스를 활용한다. 그 후 잠재 라이센서의 재무상황, 신용 등급, 상표 라이선싱 방침 혹은 매뉴얼, 라이선스 포트폴리오, 제3자가 해당 상표권을 침해할 시 라이센서가 적극적으로 권리 집행에 나설 역량을 갖추었는지, 광고·홍보 면에서 라이선시를 지원할 사업적 역량이 있는지 등을 조사한다.

 

다음 단계로 라이센서에게 라이선싱 요청과 함께 제시할 사업계획서를 준비한다. 해당 상표를 부착한 제품·서비스를 어떻게 생산하고, 해당 영업 국가/지역에서 어떤 고객층을 타깃으로 판매할지, 어떤 마케팅 및 광고 기법과 유통채널을 도입할지, 사업 시행 타임라인, 소요되는 자금 규모, 재정상황 및 재원 등에 대해 사업계획서에서 구체적으로 언급하는 것이 좋다.

 

상표 라이선싱 계약서 주요 조항

 

라이선싱 대상자와 상표가치에 대한 실사가 끝나면 본격적으로 라이선스 조건에 대한 협의에 들어간다. 본 섹션에서는 상표 라이선싱 계약서에 일반적으로 포함되는 조항과 효력에 대해 설명하겠다. 다만, 여기에 소개된 계약 조항이 전부는 아니니 반드시 상표 전문 변호사를 통해 개별 기업 상황에 최적화된 계약조건들을 반영하길 권고드린다.

 

1. 라이선스 대상 상표

계약서에는 라이센서가 라이선시에게 사용권을 허락하는 등록상표 및 미등록상표를 모두 명시해야 한다. 관행 상 본 계약서에 첨부되는 ‘Schedule’ 형태의 문서에 나열되는 경우가 많다. 라이선스 대상 상표 목록은 단순히 상표명뿐만 아니라 (1) 연방상표 등록·출원 유무, (2) 등록·출원번호, (3) 상품·서비스분류 코드(class)와 지정상품·서비스명 (identification), (4) 표준문자 표장(word mark) 혹은 디자인 표장(design mark) 구분, (5) 색상, 글꼴, 대문자/소문자 요건, 권리 포기(disclaimer) 사항 등 권리 범위에 대해서도 상술한다.

 

2. 해당 상표가 적용되는 제품·서비스

 

상표에 대한 사용권을 허여하는 제품과 서비스를 정의한 조항은 상표 라이선스의 범위를 결정하므로 양측이 특별히 주의를 기울여야 하는 부분이다. 상황에 따라 등록상표에 해당되는 제품·서비스군 중 일부만 라이선스할 수도 있다. 나중에 라이센서와 라이선시가 상반된 입장을 내세워 분쟁으로 비화되지 않도록 충분한 협의를 거쳐 해당되는 제품과 서비스를 명료하게 정의하도록 한다. 특히, 기술 발전의 속도가 점차 빨라지면서 기존의 제품·서비스 카테고리가 전통적인 영역에서 보다 확장 또는 변형되는 형태로 진화할 수 있으므로 이에 유의한다.

 

3. 라이선스 양도 조건

 

라이센서가 라이선시에게 양도할 권리 범위와 관련한 조항이다. 라이선스는 보통 전용실시권 (exclusive license), 통상실시권 (non-exclusive license), 독점적 실시권 (sole license)의 세 종류로 구분된다. 전용실시권은 오로지 라이선시만 상표를 사용할 수 있는 배타적인 권리를 부여하기에 라이센서 본인도 상표를 사용할 수 없다. 또한, 라이센서가 제3자에게 상표 사용을 허용하려고 하는 경우 라이선시는 이를 막을 수 있는 계약법 상 권한을 가지므로 라이선시에게 가장 유리한 라이선스 형태이다. 반면, 통상실시권은 동일한 상표에 대한 사용 권한을 제3자에게 자유롭게 부여할 수 있다. 라이센서가 기존 라이선스보다 자사에 더 유리한 조건으로 다른 라이선시에게 상표 사용권을 허락하고자 하는 경우에 활용 가능하며, 상표권 침해로 고소당한 피고가 원고 소유 상표에 대한 라이선스를 취득하기로 합의한 경우에도 통상실시권 형태로 계약을 추진할 수 있다. 마지막으로, 독점적 실시권은 라이선시에게 배타적으로 상표를 사용할 수 있는 권리를 부여하지만, 라이센서 역시도 동일한 상표를 쓸 수 있다. 즉, 라이선싱 계약 당사자들을 제외한 제3자에게만 상표 사용을 허락할 수 없다.

 

또 한 가지 중요한 이슈는 라이선시가 본 라이선스권을 제3자에게 2차 라이선스(sublicense; 재실시권) 권한이나 하청(subcontract)을 줄 수 있는지와 양도할 수 있는지 여부이다. 계약서에서 이에 대한 언급이 없다면 일반적으로 라이선시에게 동 권한이 없는 것으로 간주된다. 보통 라이센서들은 잠재적인 2차 라이선스자(sublicensee)와 직접 라이선스 계약을 맺길 선호하는 경우가 많다. 그러나 라이선시가 미리 라이센서로부터 문서화된 동의를 구하고, 2차 라이선스와 본 라이선스의 계약조건이 실질적으로 동일할 때 2차 라이선스 발부가 가능하도록 라이센서와 협상해볼 수도 있겠다. 또한, 라이선시가 상품 제작 단계 중 일부나 전부를 제3자에게 하청을 주는 것이 사업적으로 유리할 수도 있으므로 계약서상 이 같은 외부 위탁이 허용되는지를 언급해야 한다. 마지막으로, 라이선시 회사가 다른 회사에 매각, 인수, 합병되는 경우, 이를 ‘양도’가 일어난 것으로 해석할지에 대해서도 계약서에 명확히 적시하는 것이 좋다.

 

4. 라이선스 영역

 

계약이 적용되는 영역(territory)은 전 세계, 특정 국가, 한 국가 내 특정 지역 같은 지리적 범주뿐만 아니라 도매, 소매, 상업용, 가정용 등 구체적인 시장 카테고리로도 설정 가능하다. 영역을 지칭할 때 ‘동아시아’, ‘중동’, ‘유럽연합(EU)’과 같이 다소 모호하거나 향후 변동의 여지가 있는 용어는 피하는 것이 좋다. 덧붙여, 본 상표 라이선싱 계약 조항 중에 해당 국가의 법에 위배되는 부분은 없는지 법적 검토를 거치는 것이 좋다.

 

5. 라이선스 상표 사용 요건 및 제약

 

생산, 홍보, 유통, 판매, 광고 등 라이선스 목적물의 사용 범위를 구체적으로 나열한 조항이다. 도매, 소매, 특정 판매처나 고객층, 온라인 상거래 등 특정 유통채널만 허용하거나 일부를 금지할 경우에 이에 대한 언급도 포함한다. 하나의 상품에 다른 상표를 동시에 사용할 경우 소비자들에게 출처 혼동을 야기할 수 있으므로 이를 금하고, 색상, 글꼴, 배열방식 등 상표 고유의 포맷 요건과 ® (등록상표), ™ (미등록상표) 같은 상표 소유권 공지요건에 대해서도 적시한다.

 

6. 상표 소유권 확인

 

본 계약 대상인 상표에 대한 소유권은 계속해서 라이센서가 보유하며, 라이선시는 해당 상표를 출원·등록 시도하지 않겠다는 합의 조항도 자주 상표 라이선싱 계약서에 등장한다. 동 라이선스를 바탕으로 제작된 제품 패키징, 광고, 홍보물에 담긴 디자인권과 저작권은 어느 측이 소유하는지도 밝히고, 라이선시의 상표 사용으로 인해 발생하는 영업권(goodwill)의 수혜자는 라이센서라고 명시하는 것도 추후 분쟁 발생 소지를 낮출 수 있다.

 

7. 품질관리

 

라이센서의 상표가 부착된 모든 제품·서비스에 대한 엄격한 품질관리는 상표가치 제고와 상표권 유지에 있어 필수적이다. 원고가 무분별한 naked licensing을 통해 자사의 상표를 유기했다는 주장은 실제 상표권 침해 소송에서 피고의 항변 근거로 종종 사용되기도 한다. 따라서 라이센서는 상표의 위상에 걸맞는 품질 보장을 위해 라이선시가 준수해야 할 사항들을 계약서에 구체적으로 상술하고 이를 계약기간 동안 적극적으로 관리해야 한다. 품질관리 조항의 대표적인 예시로는 (1) 상표가 붙은 모든 상품 패키징, 광고, 홍보물에 대해 라이센서로부터 사전 검토 및 승인을 받을 것, (2) 제품 생산 시 라이센서가 지정한 규격, 공정과정, 레시피 등을 엄수할 것, (3) 라이센서가 지정한 품질 기준을 맞추기 위해 특정 기계, 원부자재, 생산시설만 이용할 것, (4) 라이센서나 라이센서의 대리인이 라이선시의 시설물을 실사하도록 허용할 것, (5) 결함이 있는 제품 폐기 절차 및 회수 제도 마련 등이 있다.

 

8. 제3자의 상표권 침해 시 대응 의무

 

제3자가 라이선스 상표를 무단으로 도용할 경우 라이센서와 라이선시에게 각각 부과되는 의무를 명기한 조항이다. 라이선시가 실제 혹은 잠재적인 상표 침해 사실을 인지하게 된 경우 라이센서에게 즉시 알려야 하는지, 라이센서가 침해자를 대상으로 상표권 수호 조치를 취해야 하는지, 라이센서가 일정 기간이 지나도록 무대응으로 일관한다면 라이선시가 상표 침해 주장을 제기할 권한을 갖는지, 침해 단속에 라이선시의 협조가 요구될 경우 라이선시가 이행해야 할 의무와 발생하는 비용은 누가 부담할지, 제3자로부터 손해배상액을 받아낼 경우 어떻게 배분 지급할지의 문제에 대해 충분히 논의하고 양측의 합의사항을 담는 것이 좋다.

 

9. 라이선스 비용 지급 조건

 

실시료(royalty), 라이선스료, 수수료 등 비용 산정방식과 대금 지급 방식 및 타임라인에 대해 논의하는 조항이다. 일반적인 라이선스 비용 산정 옵션으로는 (1) 실시료 없이 전액 선불(upfront fee), (2) 주기적으로 고정금액 지불, (3) 얼마 이상의 상품 매출액을 올린다던지 하는 사업단계(milestone) 도달 시마다 비용 지불, (4) 계속적인 실시료 지불이 있다.

  

어떤 비용 산정방식을 택하던지 대금 지급 기한, 송금 방식, 은행 계좌정보, 통용되는 통화, 세금 부담 당사자를 밝히도록 한다. 또한, 만일 비용 지급이 지체될 경우 부과되는 연체금 또는 이자와, 납기 내 비용 미지급이 계약을 해지할 수 있는 근거가 되는지 여부도 명시한다. 실시료 방식을 택할 경우 실시료율, 산출법, 최소 보장금액, 선납금 요건, 실시료 지급 기한 및 빈도, 라이센서의 감사권 등에 대한 언급이 필요하다.  

10. 라이선스 기간 

계약이 효력을 갖는 기간을 명시한다. 만일 영속적인 라이선스라면 품질관리 조항을 더욱 꼼꼼히 작성하고, 조기 계약 종료 및 해지 근거로 삼을 수 있는 사항들을 계약서에 보다 명확히 나열하는 것이 권고된다. 일정 기간 이후에 종료되는 계약서의 경우 계약 갱신 절차, 갱신 조건, 공지 의무 등에 관한 문구를 삽입하기도 한다.

11. 계약 종료 및 해지

계약이 만료되거나 종료된 이후에 양측이 행사할 수 있는 권리 및 의무사항에 대해 설명하는 조항이다. 본 계약서 범위를 벗어난 상표 사용, 품질관리 요건 위반, 라이선스 비용 미지급, 수 차례 반복적인 의무사항 불이행, 기업의 매각, 합병, 인수, 파산 등을 계약기간 만료 이전에 해지 가능한 사유로 나열할 수도 있다.   

시사점

한국 중소기업들이 KOTRA 뉴욕 IP-DESK와 로스앤젤레스 IP-DESK에서 시행 중인 출원비용 지원사업을 통해 미국에서 상표 출원을 완료한 건수는 2017년 118건에서 2018년 226건으로 대폭 증가한 바 있다. 이 정보가 해외 시장에 진출한 우리 기업들이 취득한 지식재산권을 전략적으로 활용하고 브랜드 시너지와 수익 창출을 도모하는 데에 작은 견인차 역할을 했으면 한다. BT21 브랜드는 활발한 라이선싱 및 협업 사업 추진으로 문구·팬시용품에서 의류·패션용품, 화장품으로 상품 영역을 확장 중이다. 앞으로 많은 한국 기업들이 BT21의 성공전철을 따르길 기대한다.