박다미 변호사, KOTRA 뉴욕 무역관

2019년 1월 28일 미국 법무부는 중국 최대 통신장비기업 화웨이가 워싱턴주와 뉴욕주에서 형사 기소되었다고 발표했다. 시애틀의 워싱턴 서부 연방지방법원(U.S. District Court for the Western District of Washington)에 접수된 첫 번째 형사 기소장에 따르면 화웨이가 2012년부터 2014년 사이에 미국의 이동통신사 티모빌(T-Mobile USA, Inc.)의 휴대전화 성능 검사 로봇 “태피(Tappy)” 관련 영업비밀을 탈취하기 위해 화웨이 엔지니어들이 몰래 태피의 사진을 찍고, 로봇 부품들의 치수를 재고, 로봇 팔 부품을 훔치는 행위를 서슴지 않았으며, 화웨이 직원들이 경쟁사들로부터 빼돌린 영업비밀 정보의 가치에 따라 포상금을 지급해온 정황이 발견되었다고 한다. 화웨이도 태피와 비슷한 휴대전화 검사 로봇 xDeviceRobot 개발에 매진하고 있었던 시기에 벌어진 사건이었다.

이처럼 기업이 상당한 자산과 시간을 투입하여 창출해낸 유용한 영업비밀이 경쟁사들에 유출되지 않도록 하는 것은 시장에서 경쟁 우위를 확보·유지하는 데에 필수적이다. 그렇다면 법적으로 보호받을 수 있는 영업비밀의 범위와 이를 실무에서 효과적으로 관리하는 방안은 무엇일까? 이번 기고문에서는 특허, 상표, 저작권과 함께 대표적인 지식재산권으로 꼽히는 영업비밀을 주제로 미국의 관련 법령, 영업비밀의 범주, 기업들의 영업비밀 관리 실무 전략, 영업비밀 침해 시 대응방법을 소개하고자 한다.

미국의 영업비밀 보호 관련 법령

미국에서 영업비밀은 연방법과 주법 두 레벨에서 보호를 받는다. 영업비밀에 적용되는 연방법으로는 1984년에 제정된 컴퓨터 사기 및 남용법(Computer Fraud and Abuse Act, 18 U.S.C. § 1030), 1996년에 제정된 경제간첩법(Economic Espionage Act, 18 U.S.C. § 1831 이하 참조), 2016년에 제정된 영업비밀보호법(Defend Trade Secrets Act, 18 U.S.C. § 1836 이하 참조)이 있다. 반면, 주법으로는 뉴욕주를 제외한 49개주에서 채택한 통일영업비밀법(Uniform Trade Secrets Act)이 있고, 그 외에 각 주에서 독자적으로 제정한 법령들이 추가적으로 적용된다.

그러나 이 같은 영업기밀 보호 관련 입법은 상대적으로 최근에 이루어졌고, 이전까지 영업기밀은 전통적으로 주 법원의 판례법이나 형법상 절도죄 등의 적용을 통해 보호받아 왔다. 특히 다른 주와 달리 통일영업 비밀법을 채택하지 않은 뉴욕주는 법원의 판례들에 의해 발전되어온 영업비밀의 정의와 보호범위를 따른다.

법적 보호를 받는 영업비밀의 범주

이처럼 영업비밀에 적용되는 관련법 조항이 여럿이다 보니 영업비밀의 정의도 조금씩 상이하다. 일반적으로 어떤 정보가 (1) 해당 기관 외부에는 알려져 있지 않거나 확인할 수 없고, (2) 권리자에게 경제적 가치나 경영 우위를 제공하며, (3) 기밀인 상태를 유지하기 위해 권리자가 적절한 노력을 기울인 경우에 보호받을 수 있는 영업비밀의 요건을 갖춘 것으로 이해하면 된다. 적용되는 정보의 영역은 경영·재정·기술 전반 등 광범위하다. 영업비밀의 예로는 고객 관련 세부정보 , 경영전략 , 마케팅 계획, 매출정보, 가격구조, 생산 및 공정과정, 초콜릿칩 쿠키나 피자반죽 등의 레시피, 잉크나 살충제 같은 화학식, 상업적 도안, 소프트웨어 원시 코드(source code), 독자적으로 개발한 데이터베이스 등이 있다.

영업비밀은 등록절차가 없으며, 특허상표청이나 저작권청처럼 관할하는 행정기관도 없다. 대신, 권리자가 위의 세 가지 영업비밀 요건을 만족시키는 한 영속적으로 보호받을 수 있다. 즉, 해당 정보가 대중에게 개방되거나, 권리자가 더 이상 경제적인 가치나 경영 우위를 얻어내지 못하는 순간부터 더 이상 영업비밀법이 적용되지 않는다. 따라서 권리자가 해당 정보에 대한 접근 권한을 기업 내부 조직으로 제한하고, 이 정보에 대한 접근이 필요한 제3자들에만 선택적으로 공급하기 위해 적절한 보안 조치를 하고 기밀 유지 노력을 기울이는 것이 영업비밀권 취득 여부를 결정한다.

몇몇 형태의 영업비밀은 저작권법이나 특허법의 보호 대상이기도 하나, 비밀 유지가 권리 성립의 전제조건인 영업비밀과 특허 공개를 전제로 출원절차를 밟는 특허권을 동시에 누릴 수는 없다. 예를 들어 소프트웨어 원시 코드의 경우 저작권 등록을 위해 해당 원시 코드가 담긴 저작물 사본을 저작권청에 제출하거나, 동 원시 코드를 활용한 발명품에 대해 특허가 발부되면, 대중에게 내용이 낱낱이 공개되므로 영업비밀로써 보호받을 수 있는 모든 권리를 잃게 된다. 대중들에게 영업비밀의 실례로 가장 잘 알려진 코카콜라(The Coca-Cola Company)의 콜라 제조비법과 KFC의 닭고기 양념비법 역시 이런 이유로 특허 출원을 하지 않았다. 그러므로 어떤 방식으로 보호하는 것이 기업의 이익을 가장 효과적으로 대변할 수 있을지 면밀히 따져본 후 선택해야 한다.

영업비밀 관리 실무 전략

기업들이 자사의 영업비밀을 효과적으로 보호하기 위해 어떤 조치를 취해야 할지 몇 가지 실무 전략을 구체적으로 소개하겠다.

1. 영업비밀 관리 및 보안 조치 시행

영업비밀을 유지하기 위해서는 기업의 사무실 및 시설물은 물론 컴퓨터 네트워크의 보안 관리를 철저히 해야 한다. 특히 민감한 정보를 담은 서류들은 전담 보안요원을 두던지, 사무공간 중 보안이 강화된 곳에 보관하던지 , 해당 서류를 접속할 때마다 접속자가 서명하고 사용 목적을 명시하도록 강제하던지, 지문 혹은 동공인식 등 강화된 신원확인 장치를 도입하던지, 보안카메라를 설치하던지, 외부 반출을 금하고 본 서류와 직접적으로 연관이 없는 직원들의 출입을 통제하는 등의 방법이 있다. 특히 전자매체에 의해 보관되는 자료들은 방화벽, 해킹 방지, 바이러스 퇴치 소프트웨어와 기타 정보 보호 프로그램들을 깔고, 회사 컴퓨터에 USB 포트 기능을 비활성화시키던지, 암호화하던지, 비밀번호를 부여한 후 접근권한이 있는 소수의 특정 인원들에게만 비밀번호를 공유할 수도 있다. 또한, 직원들이 회사 소유 휴대용 컴퓨터를 사무실 밖에서 사용하거나 외부에서 영업비밀이 담긴 서류들을 접속할 경우에 따라야 하는 일관된 방침을 마련하고 이를 직원들이 철저히 지키도록 트레이닝해야 한다.

영업기밀권을 행사하기 위해 특정 정보가 영업기밀에 해당한다는 법적 공지가 필수적으로 요구되는 것은 아니다. 그렇지만 영업기밀이 담긴 서류들을 “secret” 혹은 “confidential”이라고 명시하는 것이 바람직하다. 이 같은 간단한 조치도 권리자가 기밀 유지를 위해 기울이는 노력의 일환으로 인정되며, 동 서류가 기밀임을 알림으로써 상대방이 관리에 특별히 주의를 기울이도록 독려하는 효과가 있기 때문이다.

2. 기밀유지 협약 체결

영업비밀에 접근 권한을 가진 이들(직원뿐만 아니라 도급자, 컨설턴트, 공급자, 하청업자, 동업자, 조인트벤처, 인수 파트너, 잠재적 피인수자, 고객 등 포함)의 수는 업무상 꼭 필요한 최소한의 인원으로 제한하고, 그들과 개별적으로 기밀유지협약(non-disclosure agreement 혹은 confidentiality agreement)을 체결하는 것이 바람직하다.

기밀유지협약 작성 및 체결 시 유의해야 할 점들은 다음과 같다:
    -  “기밀 정보”와 “영업비밀”을 적절히 정의해야 한다. 너무 좁게 정의하면 해당 기업이 법으로 보호받을 수 있는 범위를 좁히는 셈이 되고, 지나치게 넓게 정의하면 법원에서 현실적으로 당 기밀유지협약이 시행 가능하지 않다고(unenforceable) 판단할 수도 있다. 

    - 해당 정보에 접근 권한을 가진 자가 유출해도 되는 정보의 범위와 공개 조건, 금지 행위 등에 대해 명시한다. 특히 금융감독기관이나 기타 행정기관으로부터 정보 요청을 받을 경우 예외적으로 허용되는 영업기밀 공개 범위도 명확히 하는 것이 좋다.
    - 기밀을 유지하기 위한 구체적인 방법 및 수단 등을 제시한다.
    - 계약기간이 종료된 이후에도 기밀 유지 의무가 계속됨을 밝혀둔다. 
    - 기밀유지협약은 고용관계 혹은 계약관계가 발생하는 시점에 체결하는 것이 가장 이상적이다. 모든 계약 체결이 그렇듯이 당사자 간에 약인(consideration)을 주고받아야 유효한데, 고용관계나 계약관계가 성립 시에 기밀유지협약을 체결할 경우 당사자들 사이의 관계 그 자체가 기밀 유지 의무를 발생시키는 약인이라는 점을 분명히 한다. 만일 기밀유지협약을 추후에 따로 체결할 경우, 기밀 유지의 약속에 상응하는 대가를 제공해야 할 수도 있다. 
    - 연방 영업비밀보호법은 직원(도급자와 컨설턴트도 직원 범주에 포함)이 불법행위에 대한 수사에 협조하기 위한 목적으로 연방/주/지방정부 공무원이나 변호사에게 비밀리에 해당 정보를 제공하거나, 혹은 비밀리에 접수되는 소송 서류에서 영업비밀을 제한적으로 공개할 수 있는 면책특권을 부여한다. 18 U.S.C. § 1833(b)(3)조항에 명시되어 있듯이 고용주는 이 같은 면책특권에 대해 계약 상대에게 반드시 고지해야 할 의무가 있다.

3. 퇴사자들을 통한 영업비밀 유출 위험 최소화 노력

퇴사하는 직원들을 통해 영업비밀이 경쟁사로 유입되지 않도록 하기 위한 조치도 중요하다. 퇴사 시 해당 직원이 사용했던 회사 전자기기, 서류, 파일 및 모든 자료를 빠짐없이 반납하도록 하고, 회사 데이터베이스, 이메일 시스템 등에 접근을 즉시 차단하고 비밀번호를 변경한다. 마지막 근무일에는 직원이 입사 시 서명했던 기밀유지협약의 사본과 회사의 영업비밀 관리 정책을 담은 문서를 보여주고, 이직한 이후에도 기밀 유지의 의무를 지님을 설명한다. 직원이 이 같은 사실을 통보받고 주지하였음을 확인하는 서류에 서명을 받아두는 방법도 있다. 만일 영업비밀을 유용할 위험이 이례적으로 높은 포지션에서 근무하는 직원이라면 퇴사 전에 그 직원의 컴퓨터 사용전적, 이동식 저장장치, 이메일, 음성사서함 등을 먼저 검열해 혹시 수상한 유출 흔적이 관찰되는지 확인해볼 수도 있겠다.

영업비밀 침해 시 대응방법

권리자가 행사할 수 있는 영업비밀권은 무엇일까? 대표적인 문제 상황으로는 재직 중인 혹은 전 직원이 해당 영업비밀을 도용하거나 부적절하게 공개하는 경우, 영업비밀이 담긴 서류를 물리적 혹은 전자적으로 도난당하는 경우, 그리고 상대방이 기밀유지협약의 내용을 위반하는 경우를 들 수 있겠다. 이때 권리자가 연방법과 주법에 따라 법원에 소송을 제기할 수 있는 대표적인 소인은 다음과 같다:
    - 연방 영업비밀보호법에 따른 영업비밀 유용 (misappropriation)
    - 연방 컴퓨터사기및남용법 위반
    - 해당 주법이나 판례법에 따른 영업비밀 유용
    - 기밀유지협약 등 계약 위반
    - 의도적 계약 방해 (tortious interference with contract)
    - 직원의 충실의무 (duty of loyalty) 및 신인의무 (fiduciary duty) 위반

소송을 제기할 경우 법원에 요청 가능한 구제수단으로는 손해배상과 해당 영업기밀 사용·유출 금지명령 (injunction)이 있다. 부정한 목적 (bad faith)으로 상대방에게 영업비밀 유용 혐의를 씌우거나, 영업비밀을 고의·악의적으로 유용한 경우에는 변호사비용도 청구할 수 있다.

한편, 영업비밀 유용은 여러 연방법에서 형사적 처벌 대상으로 명시하고 있으므로, 영업비밀 탈취가 의심되는 경우 민사 상 대응 이외에도 해당 지역의 경찰·검찰조직에 연락을 취해 수사를 의뢰하는 방안도 고려해본다. 특히 해당 영업기밀 유출자가 해외로 도주한 경우 사건 해결에 도움이 될 수 있고, 다른 직원들에게도 표본 사례가 되어 회사 소유 영업비밀이 누설되는 것을 간접적으로 저지하는 효과가 있다. 다만, 형사재판 과정에서 해당 영업비밀이 공개될 수 있는 위험이 존재하므로 이를 보호하기 위한 특단의 조치가 필요하다.

시사점

영업비밀권은 이론적으로 영속적인 보호를 받을 수 있지만, 실무에서 철저히 관리하지 않으면 언제든지 기밀이 해제될 수 있는 불안정성을 안고 있다. 따라서 미국에서 사업활동 중인 한국 기업들은 현지 영업비밀법의 요건에 맞게 기업의 소중한 무형자산을 선제적으로 보호하면서 영업비밀 유출 시 피해를 최소화할 수 있는 내부관리체계를 마련해야 한다. 또한, 계약관계에 있는 제3자로부터 영업비밀 유용·탈취 혐의를 받지 않도록 제3자로부터 공급받은 영업비밀의 보안 유지 의무를 준수해야 한다.

화웨이의 기소 소식에서 알 수 있듯이 몇몇 형태의 영업비밀 탈취는 단순히 관련 기업 간 민사 상 분쟁에 그치는 것이 아니라, 형사 처벌의 대상이 되기도 한다. 다소 극단적인 사례이지만 작년 8월에 트럼프 대통령은 미국 정부와 정부 도급자들이 화웨이의 기술을 쓰지 못하도록 제재하는 법안에 서명한 바 있고, 다음 주에는 미국 무선네트워크에서 화웨이를 비롯한 중국 기업들의 통신장비 사용을 전면 금지하는 트럼프 대통령의 행정명령이 임박했다는 예측까지 나오고 있다. 이처럼 현재 미국 행정부가 기술 분야에서 자국의 지식재산권 보호 및 침해 단속에 힘쓰고 있는 만큼 미국 시장을 공략하는 우리 기업들도 각별히 유의하는 것이 좋겠다.