원민혜 KOTRA 일본지식재산센터

제품을 디자인하거나 제조하는 업종에 종사하는 사람이라면 지식재산권 취득에 관해 ‘공개된 디자인은 등록하지 못한다.’ 라는 이야기를 한번쯤은 들어본 적이 있을 것이다. 이는 디자인 출원등록요건 중, 중요한 요건인 「신규성」에 관한 이야기이다. 「신규성」 상실의 판단 기준은 「출원일」인데, 출원 전에 공개한 디자인은 공지(이미 공개된)된 디자인이라고 한다.

공지의(이미 공개된) 디자인, 또는 그것과 유사한 디자인은 「디자인 등록」을 받을 수 없다. 그러나 상품의 판매나 전시회 출품, 자사 홈페이지나 SNS를 통해 제품을 선보이는 등 출원 전에 디자인이 공개되는 경우도 있어, 이러한 경우 신규성이 없어졌으므로 디자인권 취득을 포기해야 하나 생각이 들 수도 있다. 

디자인 공개행위의 예 – 자사 홈페이지에 신제품 공개

자료원: KOTRA 도쿄 무역관

기업입장에서는 어느 정도 디자인에 대한 소비자의 반응을 살피고 싶은 경우도 있다. 특히, 국내에서 제품을 출시하고 동시에 외국에 수출을 계획하고 있는 기업이라면 이와 같은 경우가 많다. 그렇다면 무조건 공개된 디자인은 디자인권을 취득하기가 어려울까? 그렇지만은 않다. 공개된 디자인이라도 등록공보에 게재되지 않았다면 디자인권 취득을 할 수 있는 방법을 찾아볼 수 있다. 그 중 하나로 '신규성 상실 예외규정'의 적용을 받아 디자인권 취득을 할 수 있는 방법이 있다. 일본도 한국과 마찬가지로 본 규정의 제도가 마련되어 있다.
            

KOTRA 도쿄무역관 일본지식재산센터(IP-DESK)의 사례를 통해 신규성 상실 예외규정에 대해 알아보자.

 　
<사례 1>과 <사례 2> 모두 공개된 디자인이었지만, 어떤 차이로 인해 <사례2>는 디자인권 취득에 성공했다. 바로 「신규성 상실 예외규정의 적용을 받기 위한 증명서」의 제출여부 차이이다. <사례 1>의 경우는 확인 결과 출원인이 스스로 공개하였지만, 공개 사실에 대해 확실하게 인지하지 못해 출원 시 일본 특허청에 「신규성 상실 예외 규정」 적용을 받기 위한 취지를 알리지 않고 그대로 진행한 경우이고, <사례 2>는 출원 시, 「신규성 상실 예외 규정」의 적용을 받기 위해 그 취지를 알리고, 출원 후 30일 이내에 증명서를 제출, 그 적용을 받을 수 있었던 케이스다.

일본 디자인의 「신규성상실 예외규정의 적용을 받기 위한 증명서(일본어)」의 예시
 
자료원: 일본지식재산센터

일본에서 위 사례와 같이 출원 전에 자신이 공개한 디자인이지만, 디자인권으로 보호를 받고자 할 때 필요한 제도인 「신규성 상실의 예외규정」의 적용 가능기간이 2018년 6월 9일부터 기존 6개월에서 1년으로 연장되었다. 해당사항이 있는 경우 적극 활용하기를 권한다. 

일본에서 「신규성 상실의 예외규정」을 받기 위한 요건 및 절차는 아래와 같다.

 
KOTRA 일본지식재산센터(IP-DESK)는 일본 현지에서 출원 비용 지원 사업을 추진 중으로, 최근 디자인권 출원 신청이 점차적으로 늘고 있는 추세이다. 그러나 많은 기업들이 디자인이 공개된 후 예외 규정 적용기간까지 지나버려 일본에서의 디자인 등록출원을 포기하고 있는 바, IP-DESK 업무를 하면서 안타까운 경우가 많다. 일본은 지식재산권 강국이라고 할 수 있으며 지식재산권에 대한 인식이 보편화되어 있는 국가이다. 대부분의 일본 바이어들은 타국의 제품을 수입하거나 거래를 할 때에 반드시 권리화에 대하여 확인한다. 그리하여 권리화되지 않은 제품을 거래하기가 쉽지 않다. 또한 출원이 되지 않은 우리 기업의 제품을 악의적으로 선출원하는 경우도 종종 있다. 그 대응 또한 복잡하며 비용이 많이 드는 것이 사실이다.

지식재산권은 해당 국가에서 권리화를 해야 현지에서 그 효력이 발생한다. 해외로 진출하기 전 지식재산권을 취득하거나 적어도 출원부터 진행하고 진출할 것을 강력히 권하고 싶다. 특히, 디자인등록출원은 「신규성」의 유무가 등록에 크게 작용되므로 반드시 공개 여부 및 날짜 등을 확인하고, 해외 출원 시 해당 국가의 지재권 전문가의 도움을 받아 안전하게 권리화할 수 있길 바란다.

전술한 바와 같이 KOTRA는 해외 지식재산권 출원비용을 지원하고 지식재산권 관련 상담 역시 활발히 시행하고 있으며, 각국 무역관에 지식재산센터(IP-DESK)를 설치하여 운영, 점차적으로 그 수를 늘려가고 있다. 외국에서 출원을 진행하고자 할 때, 비용면에서 어려움을 겪거나 현지 지재권 사정을 알고 싶을 때에는 지식재산센터를 활용, 소중한 제품을 스스로 지키며 안전하게 해외로 진출하는 우리 기업이 될 수 있기를 바란다.

* KOTRA 도쿄 무역관의 일본지식재산센터는 적극적으로 우리 기업의 현지 지재권 권리화를 위한 사업 및 상담 등을 하고 있습니다. 관심있는 한국 기업들은 원민혜 담당자(mh10004@kotra.or.kr)에게 연락을 취해주시기 바랍니다.

자료원: 일본특허청(JPO), 일본지식재산센터 자료, KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합