박다미 변호사, KOTRA 뉴욕 무역관 IP-Desk

미국 특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office)에 등록된 특허나 상표, 또는 미국 저작권청(U.S. Copyright Office)에 등록된 저작권을 침해받을 경우 해당 지식재산 권리자는 미국 연방법원에 소송을 제기하여 금전적 보상을 청구할 수 있다. 한편, 분쟁 대상이 미국으로 수입된 물품인 경우, 권리자는 미국 국제무역위원회(U.S. International Trade Commission; ITC)에 조사신청서를 제출하여 수입배제명령, 중지명령 등의 무역구제조치를 받을 수 있다. 본 ITC 절차는 외국 기업도 특정 요건을 충족하면 활용 가능하며, 법원을 통한 소송에 비해 신속하고 집행 가능한 무역제재도 광범위하다는 점에 힘입어 최근 지식재산 분쟁 해결을 위한 매력적인 대안으로 각광받고 있다.

 
ITC 조사절차의 구체적인 진행과정과 발령 가능한 구제조치 종류는 지난 뉴욕 IP-DESK의 칼럼에서 다루었고, 이번에는 특허 소송에 비해 ITC 조사절차가 지니는 장점, ITC 절차의 근간이 되는 미국 관세법 제337조 위반이 성립하기 위한 요건, 피제소자(respondent)로 지목된 경우 초동대응 유의사항에 대해 소개하겠다.

 
국제무역위원회 조사절차의 장점

연방법원에서 진행되는 특허 소송에 비해 ITC 조사절차가 지니는 대표적인 장점은 다음과 같다.  

1. 피제소자에 대한 즉각적인 위협과 신속한 진행절차

비록 법원 소송에서처럼 금전적 보상을 결정지을 권한은 없지만 ITC 조사절차는 피제소자에게 상당한 위협을 가할 수 있다. 통상적으로 2-3년 이상 소요되는 연방법원에서의 특허 소송과 달리 ITC의 조사절차가 훨씬 신속하게 전개되기 때문이다. 허용되는 증거개시 (discovery)가 광범위함에도 불구하고, 가능한 빠른 시일 내에 조사와 판정을 완료하도록 관세법이 규정하고 있기에 ITC 심리는 보통 제소장 (complaint)을 접수한 지 9~12개월 안에, 최종판정 (final determination)은 보통 15~18개월 안에 내려진다. 따라서 ITC 조사절차는 제조·판매 주기가 짧은 물품을 보호하기에 적합하다고 볼 수 있다.

 2. 강력한 무역구제조치

미국 관세청을 통해 침해 물품들의 수입을 막는 수입배제명령(exclusion order) 또는 이미 수입된 물품들의 판매·유통을 막는 중지명령 (cease and desist order)이 내려질 경우 피제소자의 사업에 막대한 악영향을 줄 수 있어 제소자의 입장에서는 효과적이다. 이 같은 ITC 무역구제조치와 유사한 영구적인 금지명령 (permanent injunction)을 연방법원에서 얻어내려면 청구자가 (1) 금전배상 등 법적 구제수단으로는 청구자의 피해를 적절히 보상할 수 없고, (2) 청구자가 이미 회복 불능의 손해를 입었으며, (3) 양측이 입은 손해의 비교형량 상 금지명령 같은 형평법상 구제 발동이 적합하고, (4) 영구적인 금지명령으로 인해 공익에 해가 되지 않을 것이라는 네 가지 요건을 모두 충족시켜야 한다. 반면 ITC에서는 위와 같은 요건들을 입증하지 않아도 해당 물품에 대해 미국 관세청을 통한 직접적인 구제명령 집행이 가능하다.  

3. 미국 법원의 사법권이 미치지 않는 다수의 외국인/기업들을 피제소자로 지목 가능

원고가 미국 법원에서 소송을 제기하려면 피고가 해당 법원의 대인관할 (personal jurisdiction) 내에 있음을 입증해야 한다. 특히 외국인/기업을 피고로 제소하려면 최소한의 관련성 (minimum contact)을 통해 대인관할 요건을 충족시켜야 한다. 그러나 다수의 외국인/기업이 원고의 지식재산권을 침해하는 경우 그들이 주재하고 있는 주에 따라 소송이 여럿으로 나뉠 수 있어 복수의 법원에서 소송을 진행할 수 밖에 없는 원고에게는 추가적인 부담으로 작용한다. 반면, ITC 조사절차의 경우 수입물품에 대한 대물관할(in rem jurisdiction)을 전제로 한다. 따라서 소송보다 관할절차의 요건을 갖추기가 용이하며, 단일절차를 통해 복수의 외국 수입업자들을 대상으로 분쟁을 해결할 수 있다.  

4. 지식재산법에 대한 전문성을 지닌 행정판사에 의한 판정

법원에서는 특허 소송도 일반 판사에게 무작위로 배당하고, 특허에 대한 전문지식이 없는 배심원단에게 사실관계 판단을 맡긴다. 이와 대조적으로 ITC 조사절차는 배심원 없이 행정판사가 주재한다. 또한 ITC 조사절차의 대다수가 특허 침해건이다보니 ITC 행정판사들은 특허분야에 전문적인 소양을 갖추고 있어 더 객관적인 사실관계 판단 및 공정한 재판을 기대할 수 있다.
 
관세법 제337조 위반이 성립하기 위한 요건
 
특허 분쟁 상황에서 관세법 제337조 위반이 성립하려면 (1) 해당 물품이 미국으로 수입되고 있고, (2) 해당 물품이 미국 특허를 침해하고 있으며, (3) 해당 물품과 관련하여 미국의 국내 산업이 존재하거나 형성 중임을 입증해야 한다. ITC 조사절차는 국적 제한이 없기에 본 요건들을 모두 충족하면 외국 기업도 제소자로 참여 가능하다.  

1. 수입 요건

ITC는 수입되는 물품(articles)에 대해 대물관할을 행사한다. 따라서 제소자는 해당 물품이 타 국가에서 미국 내의 지역으로 수입되고 있거나, 수입 추진을 위한 판매행위가 이루어지거나, 또는 수입 후 판매단계에 있음을 증명해야 한다. 다만, 연방순회항소법원의 2015년 판례 ClearCorrect Operating, LLC v. Int'l Trade Comm'n, 810 F.3d 1283 (Fed. Cir. 2015)에서 관세법 제337조 상 물품은 물리적인 형태를 가진 대상(material things)에 한정된다고 판시한 바 있어, 외국에서 미국으로 유입되는 디지털 정보에 대해서는 ITC가 행정조치를 내릴 수 없다.  

2. 미국 지식재산권 침해 요건

두번째로 제소자는 해당 수입물품이 미국에서 아직 유효한 특허를 침해하고 있다는 것을 입증해야 한다. 특히 ITC 조사절차 중간에 권리가 만료될 위험은 없는지 특허 존속기간을 잘 살펴야 한다. ITC 조사절차에서 침해 여부를 가리는 법 적용은 연방법원과 내용상 동일하다.
  

3. 미국 국내 산업 요건

마지막으로 해당 물품과 관련하여 미국 내 산업이 존재하거나 형성 단계에 있음을 증명해야 하는데, 이 요건은 미국 산업과 권익 보호에 힘쓴다는 ITC 존립 근거와 맥락을 함께한다. 미국 국내 산업 요건은 다음과 같이 경제적 요소와 기술적 요소로 세분된다.
 
특허 침해 상황에서 경제적 요소의 충족 여부는 해당 특허와 관련하여 (1) 공장이나 설비에 대한 상당한 투자, (2) 상당한 고용 창출과 자금 투입, 또는 (3) 엔지니어링, 연구, 개발, 라이선싱 등 지식재산권 활용에 상당한 투자가 이루어졌는지에 따라 결정된다. 제소자는 관련 경제활동 규모, 투자금 액수, 고용수치 등 양적인 (quantitative) 요인들로 미국 내 연관산업이 존재한다는 주장을 뒷받침해야 한다.
 
반면 기술적 요소는 미국 내 산업과 해당 특허 사이에 관련성을 요구한다. 즉, 제소자가 보유하고 있는 특허의 적어도 하나 이상의 청구항을 활용한 제품이 미국에서 출시되었음을 밝혀야 한다. 따라서 제소자가 단순히 미국 특허를 보유하고 있는 것만으로는 불충분하며, 보유한 특허를 활용해야 한다. 그러나 기술 개발 또는 제조활동 없이 특허 라이선싱 업무만 수행하는 특허관리전문회사 (Non-Practicing Entity)라도 라이선싱 활동이 해당 특허와 유관함을 입증할 경우 ITC 조사절차에 제소자로 참여할 수 있다. 특히 최근 ITC 추세에 따르면 기업의 주요 영업활동이 타 국가에서 이루어지고 매출이 주로 특허 라이선싱 분야에 집중되어 있는 비 미국 기업의 ITC 절차 활용 선례가 늘고 있다.

  
피제소자로 지목된 경우 초동대응 유의사항

 
ITC 제소장에 피제소자로 지목된 경우 초동대응 유의사항 몇 가지를 다음과 같이 소개한다.

1. 조사 범위 및 문제가 되는 물품 파악

ITC 조사절차가 미치는 물품의 영역은 미국 연방관보 (Federal Register)에 공표되는 조사통지서 (Notice of Investigation)에 명시되며, 실제 접수된 제소장에서 기술한 것보다 더 광범위한 제품과 서비스를 포함할 수도 있다. 따라서 피제소자는 조사 범위를 정확히 이해하기 위해 조사통지서를 숙독하고, 잠재적으로 문제가 될 수 있는 수입 물품까지도 내부적으로 검토해야 한다.

2. 신속한 제소장 답변 준비

피제소자는 제소장과 통지서를 받은 날짜로부터 20일 이내에 (외국 피제소자의 경우 30일 이내에) 답변서(response)를 제출해야 하며, 법률상 항변(legal defenses)과 형평법상 항변(equitable defenses) 모두 허용된다. 피제소자들은 제소자의 특허 침해 주장이 성립하지 않는다거나, 제소자가 보유한 특허가 무효라거나, 제소장의 청구내용이 집행 불가능하다는 등의 내용으로 맞서는 경우가 많다. 다만, 급박하게 진행되는 ITC 조사절차 상 선행기술 조사(prior art search)와 특허권자가 특허 취득과정에서 부정행위를 저질러 해당 특허가 무효라는 방어(inequitable conduct defense)를 입증하기 위한 준비시간이 일반적인 특허 소송 상황보다 절대적으로 부족하다. 따라서 피제소자는 제소장을 입수한 즉시 관련 선행기술 조사에 착수하는 것이 바람직하다. 또한, 제소장의 특허 침해 주장을 반박할 전문가(expert) 섭외도 절차 초기부터 서두르는 것이 좋다.
 
피제소자는 제소자를 상대로 반소(counterclaim)를 제기할 수는 있지만(ITC 조사 대상인 거래나 사건으로부터 발생한 내용이라는 가정 하에), 본 ITC 조사절차에서 다루어질 수 없다. 반소 내용은 관할 연방지방법원으로 즉시 이송되어야 한다.

3. 증거 개시 대응체제 구축 

ITC 조사절차에서 이루어지는 증거 개시(discovery)는 연방법원을 통한 소송 과정에서 일반적으로 이루어지는 증거개시 절차나 방법 면에서 유사하지만, 훨씬 짧은 기간 안에 완료해야 한다는 차이가 있다. 따라서 피제소자 기업은 증거 개시 관련 업무를 전담할 수 있는 담당자나 부서를 두고 관련 정보 및 문서를 수집하고, 제소자의 증거 요청에 신속히 대응할 수 있도록 조치하는 것이 좋다.
 
시사점

ITC는 관세법, 무역법 등을 집행하며 무역행위를 통제하는 기관으로 ITC의 최종판정이 차후 연방법원에서 법적 구속력을 갖는 것은 아니다. 그러나 법원 소송에서 설득력 있는 증거로 사용될 수 있으며, 소송보다 신속히 전개되고, 침해물품이 미국으로 수입되는 것을 차단할 수 있는 강력한 무역구제조치 발령이 가능하며, 관할권 확보가 상대적으로 유연하고, 전문성을 갖춘 행정판사에 의해 판정된다는 이점들을 가지고 있다. 반면, 특허 소송 소장에 비해 ITC 제소장 기재요건이 훨씬 엄격하기에 제소장 준비에 집중적인 자원 투입이 요구되고, 손해배상에 대한 청구는 불가하며, 분쟁 종결까지 소요되는 비용도 일반적으로 소송에 비해 월등하게 저렴하다고 보기는 어렵다. 따라서 이와 같은 특징을 종합적으로 고려했을 때 기업이 처한 상황에 최적화된 특허 분쟁해결 수단이 무엇인지 현지 전문가의 자문을 구하는 것이 좋겠다.