심상희 상하이 Keycreate 특허법인 변리사(전 주상하이 총영사관 특허관)

최근 개최된 한중 정상회담을 통해 양국 간에 최대 갈등현안이었던 사드 문제가 어느 정도 실마리가 풀리는 것으로 보여진다. 이에 따라 우리 기업들의 중국 내수시장 진출에 대한 기대와 희망이 다시 커지고 있는 것도 사실이다.

화장품은 말할 것도 없고 식품류와 젊은 디자이너 브랜드를 중심으로 한 패션분야에서도 여전히 중국 진출을 타진하는 모습이 여러 곳에서 보이고 있다. 아무래도 소비재들이 시장환경에 민감하게 반응하는 분야이다 보니, 사드로 얼어붙었던 한중 관계가 녹아들자 가장 발 빠르게 움직이는 것은 어찌 보면 당연한 일이다.

중국 시장에 진출하고자 하는 우리 기업들의 지식재산권 관련 문제에 대해 지난번에 특허문제를 중심으로 설명을 했다면, 이번에는 상표문제를 중심으로 설명을 하고자 한다.

선출원주의와 선사용주의

상표, 발명특허, 디자인 등 산업재산권제도의 근간을 이루는 원칙 중 하나는 '선출원주의'이다. 즉 먼저 출원하는 사람이 우선권을 가지게 된다는 것이다. 그렇다면 먼저 사용한 사람은 아무런 보상을 받지 못한단 말인가? 반드시 그렇지만은 않다. 먼저 사용한 사람도 먼저 사용한 범위 내에서는 일정 수준 보호받을 수는 있다.

그러나 먼저 출원한 사람이 우선권을 가지는 대원칙은 변하지 않는다. 물론 미국과 같이 선사용주의를 기본원칙으로 하는 나라도 있기는 하다. 그러나 이 글에서 얘기하고자 하는 중국의 경우 선출원주의가 매우 강하게 적용되는 나라이다. 예를 들어, 우리나라의 상표법에는 외국의 일정 규모의 지역에서 특정인의 상표로 인식될 정도로 알려진 상표의 경우 비록 우리나라에 출원이 늦었다 하더라도 보호받을 수 있는 규정이 있다. 그러나 중국 상표법에는 이와 같은 내용이 없다. 중국에서 먼저 사용해야만 일정 조건하에서 보호를 받을 수 있다.

물론 세계적으로 유명해 중국 내에서 주지저명상표(驰名商标)로 인정될 정도면 얘기가 달라질 수 있다. 그러나 대부분의 우리나라의 중소기업들이 이런 조건에 부합되기는 하늘의 별 따기라고 보면 된다. 즉, 우리 기업들 입장에서는 중국에는 선사용주의 개념이 없다고 보고, 중국 상표를 준비하는 것이 옳다고 본다.

1년에 400만건의 상표가 출원되는 중국, 청정(?)상표는 없다

선출원주의가 매우 강하게 적용되고 있는 중국이라서 그런지 매년 상표 출원이 20~30%씩 증가하고 있다. 2017년에는 400만 건을 넘길 것으로 예상된다. 매년 이렇게 많은 양의 상표가 출원되다 보니, 신규상표를 출원하고자 할 때 상표를 선택하는 데 어려움이 많다. 갈수록 중국 상표등록에 어려움이 커지고 있다.

 중국 상표 출원 시 선출원상표 검색에, 특히 영문 등 라틴어 계열에는 유사한 선출원상표 없이 깔끔한 상표가 많지 않다. 결국 어느 정도 유사성이 있더라도 일단 출원해볼 수밖에 없는 것이 현실이다. 1개의 상표에 대해 지정상품을 정해서 출원해서 등록이 된다면 더할 나위 없이 좋겠지만 현실이 그렇게 녹록하지 않다 보니, 결국 2~3개의 상표를 예비적으로 출원할 수밖에 없다. 당연히 비용이 증가하게 되고, 기업의 부담은 커질 수밖에 없다. 정부 각 부처에서 시행하는 상표 출원비용 지원사업을 적절히 활용하는 정보력이 필요하다.

최선의 대안은 선출원

대리상 등 중국 파트너들과의 계약서 등 서류 보관

주요 피해사례 중의 하나가 중국 내 대리상이나 거래처에 의한 상표선점 피해이다. 현지 법인이 없이 대리상을 통해 제품만 판매하는 경우에 자주 발생하는 사례이다. 이 경우는 중국 상표법에 의해 보호받을 수 있는 길이 열려 있으나, 우리 기업들의 관리 소홀로 대응에 어려움을 겪는 경우가 많다.

많은 경우 대리상과의 물품거래계약서, 상호방문기록 등 거래관계를 증명할 만한 자료를 제대로 보관하지 않았거나 아예 없는 경우도 많다. 최근의 무효심판 사례를 보면 해당 업체는 담당자가 퇴사하는 등의 상황변화가 있었음에도 불구하고 합작요청을 해왔던 상대방으로부터 받은 상당수의 이메일을 잘 보관하고 있었고 본사 방문기록, 합작제안서 등의 서류를 3년이 지난 시점까지도 잘 보관하고 있었기에 무효심판을 통해 상대방의 상표를 무효시킬 수 있었다.

전시회 참가기록물, 제대로 남기기!

끝으로 무효심판이나 이의신청 등을 준비하면서 증거자료를 점검하다 보면 많은 기업이 전시회에 참가한 실적을 제출한다. 그러나 막상 증거자료로 제출할 만한 사진은 별로 없다. 90% 이상의 사진자료는 부스에 앉아 상담하는 장면이나 참석직원들이 근무하는 모습, 부스사진 등이다. 이러한 사진으로는 해당 기업이 당해 연도에 해당 전시회에 참가했고, 먼저 해당 상표를 사용했다는 점을 입증하기가 매우 어렵다.

전시회 주최 측에 참가확인서 등 서류를 요청할 수는 있겠으나, 해당 상표의 선사용실적으로 부족한 경우가 많다. 해당 상표가 노출된 유력한 증거가 될 만한 사진 몇 장 정도는 제대로 남겨두었으면 하는 바람이다.

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA 의 공식의견이 아님을 알려드립니다.