미국 트레이드마크에 대한 이해

Sul Lee PLLC/이설 변호사

1. 트레이드마크는 주로 어떤 것을 뜻하나요?

트레이드마크란 주로 상표나 로고를 뜻하는 것으로, 자신의 제품을 그 제품 생산자에 연결시키기 위한 마크라고 이해하시면 됩니다. 일반적으로 생각하시는 샤넬의 CC 로고라든가, 샤넬이라는 이름, 사미로의 헬로키티 코카콜라의 로고 등을 포함을 합니다. 트레이드마크를 이해하실 때 가장 중요한 요소는 소비자가 그 상표나 로고를 보고 생산자를 연상작용으로 인지하는 것입니다. 같은 종류의 제품에 상당히 유사한 트레이드마크가 사용될 경우 소비자들은 생산자에 대한 혼돈을 일으키게 됩니다.

2. 회사 이름이나 상호가 트레이드마크가 되는 것인가요?

꼭 그렇게 해야 하는 것은 아닙니다. 트레이드마크를 등록하시는 분이 가장 흔하게 등록하시는 마크가 상호인 것은 사실입니다. 그 이유는 제품에 대한 생산자를 표기할 때 가장 흔하게 사용하는 것이 회사명이기 때문입니다. 하지만 그렇다고 해서 회사의 이름이 반드시 트레이드마크가 되는 것은 아닙니다. 나의 제품을 굳이 나의 회사 상호와 연결해서 판매하지 않는 경우 회사 상호는 트레이드마크가 되지 않습니다. 예를 들어, 회사 이름이나 상호가 전혀 제품에 표기되지 않거나 회사가 다른 브랜드 이름을 창출해 마케팅 할 경우 회사 이름이나 상호 자체가 트레이드마크화 되지않습니다. 대표적인 예는 Sprite입니다. 일반적으로 우리가 잘 마시는 사이다류는 미국에서 'Sprite' 브랜드로 판매됩니다. 생산자가 Coca-Cola Company 임에도 불구하고, 이 사이다 종류의 음료에 관해서는 Sprite라는 브랜드를 창출해 사용한 예입니다.

3. 저희 회사는 회사명을 제품에 표기하고 있습니다. 이미 회사 이름을 주 Secretary of State을 통해 등록했어도 회사 트레이드마크는 따로 등록을 해야 하나요? 트레이드마크와 Assumed name/DBA의 차이점은 무엇인가요?

결론부터 말씀드리면 비즈니스 이름에 대해서는 따로 트레이드마크 등록을 하셔야 합니다. 일반적으로 Assumed name/DBA를 등록하시면 트레이드마크가 자동으로 등록됐다고 생각하시는데 이것은 잘못된 정보입니다. Assumed Name Certificate이나 DBA를 등록하신 것은 단순히 그 이름을 사용하고 있다는 정보를 그 주에 기록하는 것과 같습니다. 해당 주에서 Certificate이나 DBA를 허용한다고 해서 다른 사람이 이미 등록한 트레이드마크 사용을 허락하거나, 다른 사람들이 본인의 비즈니스 이름, 혹은 Assumed Name/DBA 이름을 사용하는 것을 막을 수는 없습니다. 물론 자신의 제품을 특정 이름과 연결 해 판매를 하거나, 배포하시기 시작하면 자동적으로 Common Law Trademark의 권리가 생깁니다.

하지만 현실적으로 Common Law Trademark를 가지고 법적으로 자신의 비즈니스 이름이나 마크, 로고 등의 보호를 받기란 매우 어렵습니다. 트레이드마크 등록을 하시면 등록자는 다음과 같은 권리를 갖게 됩니다.

 ○ 등록자가 이름/로고/마크 등의 법적 주인임을 자동적으로 알리게 됩니다.

 ○ 등록 자체는 법적 분쟁이 발생할 경우, Prima facie 증거(일단 채택된 증거, 즉 반증이 없는 한 그것으로 충분한 것)가 됩니다. 즉, 일반적으로 기소자가 모든 입증책임이 있지만, 트레이드마크 등록 시, 침해자에게 상당의 입증 책임이 넘어가게 됩니다.

 ○ Statutory damage/statutory cause of action, 단순 민사에 의한 기소가 아닌, 법으로 허락된 피해 보상 및 기소 사유가 제공됩니다.

 ○ 등록된 마크를 불법적으로 복사해서 사용하는 것에 대해서 형사 처분이 가능해집니다.

4. 트레이드마크 등록 방법은 어떠한 것이 있나요?

현재 트레이드마크를 사용하고 있는 주에 등록하는 주 등록(State registration) 절차가 있고, 미국 트레이드마크/특허청(the USPTO)을 통한 연방 등록 방식(Federal registration) 등 두 가지 방법이 있습니다. 주에 등록하시는 경우, 주(State) 법에 한하여 보호는 가능하나 트레이드마크에 관련한 연방법의 보호는 받지 못 할 수 있습니다. 또한 현재 사용하는 주에 트레이드마크를 등록하셨다면, 그 주를 벗어나서 트레이드마크 침해/상표 침해가 생겼을 때에는 보호를 받기가 힘들어집니다. 특히 요즘같이 인터넷 등을 통해 해당 주 (State) 외에서 판매 및 광고가 널리 이루어지는 경우, 반드시 트레이드마크/특허청을 통하여 연방 등록까지 마치시는 것을 추천해드립니다. 이러한 경우 주/연방법 이 두 법안에 의해 보호를 받으실 수 있기 때문입니다.

5. 저희의 제품이 타사의 트레이드마크/ 상표권을 침해했다는 편지를 받았습니다. 어떻게 하나요?

만약 귀사의 제품이 타 회사의 상표권을 침해했다고 사용 금지 편지를 받았을 경우, 즉시 변호사를 통해 대처하는 것이 좋습니다. 특허권과 달리, 트레이드마크 같은 경우 침해 제품뿐만 아닌, 기존의 brand dilution 및 브랜드 이미지 손상에 관한 피해 보상 및 고의성에 대한 손해 배상금/ 법적 보상금 포함, 변호사비용까지 청구할 수 있기 때문에, 처음 침해 관련 편지를 받았을 때 빠르게 대처하는 것을 추천합니다.

※ 이 원고는 외부 글로벌 지역전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다.