미국 특허의 모든 것

Morgan Lewis 특허전문 구태웅 변호사/공학박사

1. 미국에서 특허는 어떠한 영향을 미치나요?

특허는 발명을 공개하는 대가로 일정 기간 타인이 허락 없이 특허받은 제품을 사용, 제조, 판매하는 것을 막을 권리를 주는 제도이며 미국에서는 우선권 주장일로부터 20년간 권리가 존속할 수 있습니다.

다만 특허는 특허권자에게 특허받은 제품을 사용, 제조, 판매할 권리를 주지는 않습니다. 예를 들면 신소재를 이용한 통신기기 같은 복합 제품의 경우 본사가 해당 통신기술에 대한 특허를 받았더라도 제품이 타사의 신소재에 관련된 특허를 침해할 가능성이 있습니다. 따라서 많은 회사가 해당 제품이 타사의 특허를 침해하는지를 별도로 조사합니다. 이러한 조사를 freedom-to-operate 분석이라고도 합니다.

2. 한국에서 제품에 관련된 특허를 받았습니다. 미국에서 경쟁사가 유사한 제품을 팔고 있는데 특허침해로 손해배상을 청구할 수 있을까요?

특허권은 기본적으로 속지주의를 따르므로 미국 특허는 한국에서, 한국 특허는 미국에서 별도의 직접적인 효력을 가지지 않습니다. 그러므로 본사의 한국 특허는 경쟁사가 미국에서 판매하는 데 직접 영향을 미치지 않습니다. 다만 미국 특허가 한국 특허청의 특허심사에 한국 특허가 미국 특허청의 특허심사에 영향을 끼칠 수는 있습니다.

3. 경쟁사가 제3국에서 특허를 받은 것으로 알고 있습니다. 미국에서 본사 제품 판매에 영향이 있을까요?

경쟁사의 제3국 특허는 미국에서 본사 제품 판매에 직접 영향을 미치지 않습니다. 그러나 경쟁사가 제3국에서 받은 특허와 유사한 특허가 미국에서 등록됐는지를 별도로 확인할 필요가 있으며, 경쟁사가 한국에서 유사 제품을 제조하는 경우에는 한국에서 한국 특허를 사용해 제재할 가능성이 있습니다.

4. 그렇다면 특허는 언제 출원해야 하나요?

특허 신청서를 특허청에 제출하는 것을 특허 출원이라고 합니다. 2013년 3월 16일부터 실시된 미국 특허법 102조 a항에 의하면 신청된 기술이 출원일 전에 벌써 특허를 받았거나, 출판물에 기술되거나, 공개적으로 이용되거나, 판매됐으면 특허를 받을 수 없는 것으로 돼 있습니다. 다만, 미국에서는 특허법 102조 b항에 의해 발명가나 발명가로부터 특허기술에 관한 정보를 받은 사람이 특허기술을 공개한 경우에는 1년의 유예기간이 주어집니다. 따라서 기술 공개 후 1년 내에는 출원신청을 하는 것이 가능합니다. 그러나 유예기간을 두지 않는 나라가 있으므로, 특허 출원을 여러 나라에서 진행할 예정이면 많은 회사가 특허 기술이 공개되거나 특허 기술이 들어간 제품에 관련된 판매행위를 하기 전에 해당 기술에 대한 특허출원을 하는 것이 좋습니다. 또한, 미국도 2013년부터 기존의 선발명인제도에서 선출원인제도로 바뀌어 유사한 발명을 한 후발명인이 먼저 출원하는 경우 선발명인이 발명된 기술에 대해 특허권을 받을 수 없으므로 기술공개 여부와 상관없이 가능한 조속한 시일 내에 출원하는 것이 유리합니다.

5. 국제 특허란 무엇인가요?

특허협력조약(Patent Cooperation Treaty ,PCT)을 통한 출원을 “국제특허”라고 잘못 아시는 분들이 있습니다. 특허권은 속지주의를 따르므로 특허보호가 필요한 나라마다 별도로 특허출원을 해야 하며 PCT국제특허출원을 통해 직접적으로 받는 특허권은 없습니다. 다만, 특허협력조약 이전에는 한 나라에서 출원 후 우선권 주장일로부터 1년 안에 다른 나라에 각각 특허출원을 해야 하나 특허협력조약은 PCT국제출원을 한 특허신청서에 대해서 각각 나라에 특허 출원할 기간을 우선권 주장일로부터 30개월 정도로 연장을 해주는 제도입니다. 그러나 일반적으로 우선권 주장일로부터 30개월 이내에 각국에서 출원돼야 하나 나라마다 기간이 다릅니다. 예를 들면 2013년 5월 현재 한국은 31개월, 미국은 30개월이며 21개월인 나라도 있습니다. 또한, 특허협력조약에 가입하지 않는 나라(대만, 아르헨티나 등)에는 특허협력조약을 통한 기간연장이 해당하지 않습니다. 따라서 PCT 국제출원을 하더라도 해당 기간 내에 나라마다 별도 출원을 하지 않으면 그 나라에서 특허권을 주장할 기회를 놓치게 되므로 주의해야 합니다.

6. 특허 출원 시 주의사항은 무엇인가요?

우선 해당기술을 특허로 보호할지 영업기밀로 보호할지에 대한 전략이 필요합니다. 타사가 해당 기술을 침해하지 않을 가능성이 큰 경우, 해당 기술을 침해하더라도 침해 여부를 판단하기 어려운 경우, 해당 기술을 침해하더라도 우회 기술이 존재하는 경우, 특허출원을 통해 적정한 보호를 받지 못할 수 있습니다. 또한, 해당 기술을 특허 출원할 경우 특허 출원의 목적을 먼저 파악하고 그에 따라 적절한 출원서를 준비하는 것이 중요합니다. 출원서가 충분한 내용을 기술하지 않을 경우 특허를 받을 수 없는 경우가 많고 이와 더불어 청구항이 특허전략에 맞지 않는 경우 원하는 보호를 받을 수 없으므로 전략적으로 출원서를 준비하는 것이 필요할 것입니다.

7. 특허를 받고 난 후 무엇을 해야 하나요?

특허를 받고 난 후에는, 제품에 특허번호를 표기해 경쟁사들한테 해당 제품이 특허보호를 받고 있음을 알릴 수 있습니다. 특허번호 표기는 특허 소송 시 손해배상금액 산정에 유리하게 이용될 수 있습니다. 또한, 대부분의 나라에서 특허 출원 또는 등록 후, 특허유지비를 요구하고 있음을 양지해야 합니다. 특허유지비를 납부하지 않으면 특허권에 조기 소멸되는 경우가 있으므로 주의해야 합니다.

8. 우리 제품이 타사의 특허권/상표권을 침해했다고 연락받았습니다. 어떻게 해야 하나요?

만약 본사의 제품이 타사의 특허권/상표권을 침해했다고 연락이 올 경우엔 안일하게 대처해서는 안 됩니다. 미국특허법 284조에 따라 미국에서는 특허침해 시 고의성이 있다고 입증되면 징벌적 배상으로 손해금액의 3배까지 배상해야 하는 경우가 있습니다. 타사가 특허권 침해를 주장한 후 발생하는 침해는 고의성이 있다고 보일 수 있으므로 전문가의 상담을 받는 것이 좋습니다. 빨리 대처할수록 경우에 따라 타사가 특허권을 주장할 수 없음 또는 특허가 무효화될 가능성이 높음을 증명해 쉽게 해결될 수도 있습니다.