중국 ‘특허심사 하이웨이(PPH)’ 제도 활용 시 고려 사항

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김도현 한국변리사

하나의 발명에 대해 다수의 국가에서 보호를 받고자 하는 경우, 출원인은 해당 국가에 모두 출원하고 이에 따라 국가별로 심사가 이루어지게 된다. 이 때 출원인의 이익 보호 또는 각국 특허청의 심사 부담의 경감을 위해 조약에 의한 우선권 주장 제도나 PCT에 의한 국제출원절차 등을 활용하는 것이 일반적이다. 더 나아가 최근에는 특허심사 하이웨이(PPH, Patent Prosecution Highway) 제도가 점점 확대되는 추세이며, 2014년 1월부터는 세계 5대 특허청(한국/미국/유럽/중국/일본) 간의 종합적인 시행이 있게 될 것이라고 한다.

특허심사 하이웨이제도(이하 PPH)란 제1국에서 심사가 이루어져 등록된 특허발명에 대해 본 제도를 활용해 제2국에 출원한 경우 제2국의 특허청은 제1국의 심사 결과를 참고해 심사를 함으로써 빠른 시일 안에 심사 결과를 얻게 되고 이에 따라 제2국의 특허청은 심사 부담을 덜 수 있으며 출원인은 조속한 권리화를 누릴 수 있어 상호 이득이 되는 제도이다. 예를 들면, 만약 한국에서 자신의 발명이 특허 등록된 경우 미국, 유럽, 중국, 일본에 출원하면서 특허심사 하이웨이제도를 활용하면 출원인의 입장에서는 심사 기간이 단축되는 이득 이외에도 제1국에서 심사과정을 거치는 과정에서 충분한 검증이 이루어진 만큼 해당 발명에 대한 제2국에서의 등록 가능성에 대한 기대감도 높일 수 있는 것이다.

그러나 제2국이 중국이 될 경우 PPH를 활용하는 것이 출원인의 입장에서 모든 경우에 득이 될 것인가 여부에 대해서 고찰해볼 필요가 있다. 적어도 현 시점에서는 중국 심사관의 심사 경향 및 보정에 대한 시기적, 내용적 제한 등이 다른 국가와 비교할 때 약간 다른 경향을 보이기 때문이다. 이하 필자가 중국에서 종종 경험했던 경우를 다음과 같은 예를 들어 설명하도록 한다.

동일한 발명에 대해 중국에 이미 우선권 주장을 출원한 바 있었던 출원인은 PPH 제도를 활용하기로 결정하고 미국의 심사 결과에 따라 중국의 자진 보정 기간 내에 A+B+C에서 A+B+C+D+E 로 보정해 조속한 권리등록을 기대하고 있었다. 그러나 중국의 심사관은 특징 A, B, C, D에 대해서는 인용문헌 1, 2에 의해 특허성이 없고 특징 E에 대해서는 해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 착안할 수 있는 정도에 불과하다는 이유로 진보성 거절 이유를 통지했다.

미국에서는 특허성을 인정받은 기술적 특징 E에 대해 중국의 심사관은 비록 E가 기재된 또다른 인용 문헌을 제시하지는 못했지만, 결국 E의 특허성을 부정했고 결국 출원인은 중국에서의 특허 등록이 어려운 상황에 처하게 된 것이다. 만약 특허성을 인정받을 만한 다른 기술적 특징 F가 명세서에 기재돼 있었다면 권리 범위가 조금 더 좁아지더라도 A+B+C+D+E+F로 등록을 노릴 수 있을 것이나 그렇지 않은 경우라면 결국 거절 결정으로 중국에서 해당 발명에 대한 어떠한 특허권도 얻어내지 못하게 될 것이다. 조속한 권리 등록을 노리려다 오히려 어떠한 권리범위도 얻어내지 못하게 되는 상황이 돼버린 것이다.

이처럼 추가적인 인용문헌의 제시도 없이 ‘해당 분야의 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 공지된 상식의 범주에 불과하다’라는 취지의 중국 심사관의 거절 논거는 타국의 심사과정과 비교해도 그 사용빈도가 상당하며 실제로 중국에서 거의 상용되다시피 하는 진보성 거절 근거이다.

만약 심사관이 E와 유사해 보이는 e가 기재된 인용문헌 3을 근거로 진보성 거절이유를 냈다면, 출원인의 입장에서는 ‘기술적 특징 E가 인용문헌 3에 기재된 e와 비교할 때 구성, 효과 측면에서 이러이러한 차이점과 현저성이 있으므로 본 발명은 인용문헌에 대해 진보성을 갖는다’고 주장하는 상황이 돼 대응이 훨씬 용이하며, 이러한 출원인의 주장이 설득력이 있다면 등록 가능성도 더 높아졌을 것이다. 하지만 비교 대상이 되는 어떠한 인용문헌도 없이, ‘해당 기술적 특징은 공지 상식이다’는 심사관의 주장에 대해 출원인이 ‘해당 기술적 특징은 공지상식의 범주에 속하지 않는다’고 반박하기는 쉽지 않은 일이며 이에 대해 중국 심사관이 받아들일 가능성도 그리 높지 않다. 이러한 상황은 특허 요건으로서의 ‘진보성’에 대한 중국 심사관들의 심사 태도가 한국, 미국 등의 국가들과 비교해 다소 차이를 보이기 때문이다.

그렇다면 이제, 위 상황에서 만약 출원인이 중국에서 PPH를 활용하지 않고 진행했을 경우를 가정해 본다. 출원인은 자진 보정 기간 내에 아무런 보정 없이 A+B+C를 그대로 유지했고 중국 심사관은 인용문헌 1(A+B+C’)을 근거로 거절 이유를 말했다. 그런데 만약, 미국의 특허대리인이 미처 발견하지 못한 확실한 대응 근거로 본 발명의 C와 인용문헌 1의 C’간의 중대한 차이점을 중국의 특허대리인이 발견해 청구항에 대한 보정 없이 반박 의견만으로 대응이 가능했다거나(상황1), 또는 확실하게 차별될 만한 다른 기술적 특징인 G를 부가해 A+B+C+G로 보정해 대응했다면(상황2), 미국 등록 특허보다 더 넓은 범위의 권리로  중국에서 등록이 가능했을 수도 있다. 이런 경우라면 오히려 중국에서 PPH를 활용하지 않은 경우가 권리범위 측면에서는 출원인에게 더 유리한 결과를 가져다 줄 수 있는 것이다.

물론 이와 같은 상황이 발생할 가능성은 확률상 높지는 않으나, 비록 높지 않은 가능성이라고 하더라도 굳이 처음부터 그러한 상황의 발생 가능성을 아예 배제할 필요는 없다.

한편, 중국은 보정의 시기적, 내용적 제한이 다른 국가들에 비해 상당히 제한적이다. 내용적 보정의 범위가 비교적 자유로운 자진 보정이 가능한 기간은 심사청구 시 또는 실질심사 진입 통지서를 받은 날로부터 3개월로 심사관으로부터 거절 이유 통지를 받은 이후에는 이미 보정의 범위 제한이 상당하다. 따라서 PPH를 활용하여 자진보정 기간에 D+E를 추가 보정한 상황에서 미국 대리인이 미처 발견하지 못한, 보정 없이 의견만으로도 충분히 반박할 수 있을 확실한 대응 논거를 중국 대리인이 발견했다고 하더라도(즉, 위의 상황1), 중국의 자진보정 기간에 추가된 D와 E를 거절 이유 통지를 받은 이후 삭제하는 보정은 사실상 매우 어렵다(다만, 이 경우에는 권리범위를 위해 분할출원을 하는 방법을 고려해 볼 수는 있다).

참고로, 중국에서 PPH를 활용하고자 자진보정 기간에 D+E를 추가 보정한 상황에서, 확실하게 차별될 만한 다른 기술적 특징인 G를 부가하고자(즉, 위의 상황2), D+E를 다시 삭제하고 G를 추가하는 보정을 거절이유통지 대응기간 동안에 수행하는 것은 가능하다.

이와 비교해 미국에 등록된 A+B+C+D+E를 토대로 PPH를 활용해 한국에 출원한 상황에서는 한국에서는 최초 거절 이유 통지가 나온 경우에도 비교적 보정의 내용적 범위가 자유롭기 때문에 D, E를 삭제하는 보정이 가능했을 것이다. 이처럼 중국의 보정범위에 대한 엄격한 현행 규정 역시 중국에서의 PPH 활용으로 인한 출원인의 이익을 제한하는 요인이 될 수 있다.

정리하면 한국 기업의 입장에서는 한국에 우선 출원하고 등록 후 이를 토대로 중국에서 PPH를 활용하는 것은 미국, 유럽, 일본 등에서 PPH를 활용해 심사를 진행하는 경우와는 달리 조금 더 신중한 태도로 임할 필요가 있다. 즉, 모든 건에 대해 PPH를 일관적으로 활용하기보다는 건마다 다르게 접근할 필요가 있다.

특히, 최초로 특허를 등록한 국가에서 적지 않은 추가 보정이 이루어진 후 등록 결정이 된 경우, 주장했다면 더 효과적이었을 만한 다른 기술적 특징이 존재했던 경우, 또는 등록에 이르게 한 기술적 특징의 기술적 진보 정도가 애매한 경우라고 판단되는 상황이라면 비록 중국에서의 조기 등록의 이점을 포기하더라도 PPH를 활용하지 않는 것이 권리범위의 측면에서는 오히려 좋은 결과가 나올 수도 있다는 것이다. 출원인의 입장에서는 좋은 권리범위를 받아내는 것이 무엇보다 중요하므로, PPH 제도를 활용함으로써 얻을 수 있는 이익만을 고려하지 말고, 활용하지 않을 경우에 얻게 될 이익의 가능성도 함께 고려하여 제도 활용 여부를 선택할 필요가 있겠다.

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