- 특허청 주최· KOTRA LA IP-DESK 주관, 제10회 지식재산 대규모 세미나 -

- 전(前) 특허심판원 심판원장 및 소송비용 투자 기업 대표 등 최고의 연사 참여 -

□ 행사 정보

  ◦ 행사 개요

  ◦ 행사 소개

    - 특허청에서 주최하고 KOTRA 로스앤젤레스 IP-DESK에서 주관한 ‘2019 지식재산 대응 전략 세미나’가 지난 10월 17일 목요일 LA 다운타운에 위치한 JW Marriott 호텔에서 성황리에 개최됨.

    - 2012년 처음 개최되었던 지식재산 대응 전략 세미나가 올해로 10회째를 맞이했으며, 이를 기념해 올해에는 더욱 특별한 강연을 구성하고자 미국 특허청 특허심판원의 심판원장 출신, 2018년 미국 내 소송 중 기록적인 배상액을 이끌어낸 특허 전문 변호사 및 소송비용 투자 기업 대표 등 최고의 연사를 초청해 우리 기업들 및 개인 사업가들에 유용한 정보를 제공함.

2019 지식재산 대응 전략 세미나 전경

자료: KOTRA 로스앤젤레스무역관 직접 촬영

  ◦ 세미나 구성

행사 소개 및 개회사가 진행되는 모습

자료: KOTRA 로스앤젤레스무역관 직접 촬영

□ 주요 교육 내용

  ◦ 미 특허청의 특허무효 심판 제도와 필수 전략(Mike Fleiming 판사)

    - 미국 특허청(US Patent Office)의 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board)에서 운영하는 특허무효 심판 제도는 비용과 소요 기간 측면에서 관련 업계 및 기업들로부터 큰 환영을 받는 제도로 자리 잡았으며, 타인의 특허를 침해해 공격을 받는 기업에 강한 방어 수단이 될 수 있는 제도임.

    - 2018년 기준 특허무효 심판 신청이 받아들여진 건수는 전체 소송 건수의 약 60% 가까이 되며, 이 가운데 80% 이상은 전체 혹은 일부 청구항의 무효화 판결을 받은 만큼 ‘특허무효 심판’은 점차 더 큰 관심을 받고 있음.

    - ‘선 발명’보다는 ‘발명가 선 출원(First-to-file)’에 무게를 실은 개정된 특허법(AIA; The Leahy-Smith America Invents Act)에 의해 특허무효 심판 제도 또한 변화를 겪었는데, AIA 이후 현재의 특허무효 심판 종류로는 AIA 이전의 ‘Inter Partes Reexamination’을 대체한 ‘Inter Partes Review(IPR)’와 새롭게 도입된 ‘Post-Grant Review(PGR)’ 및 ‘Covered Business Method Patent Review(CBM)’를 들 수 있음.

    - 위 세 가지 종류의 특허무효 심판은 신청 가능 기간 및 활용 가능한 법적 근거 등에 차이가 있으며, 특허무효 심판은 기본적으로 12개월 안에 종결된다는 특징이 있음.

    - 연사인 Mike Fleming 판사는 “미국에서는 특허의 유효성(Validity)에 대해 누구나 특허청에 이의를 제기할 수 있다”고 언급함. 특허무효 심판 관련 법령은 특허권자를 위한 안전장치(Safeguards) 또한 마련돼 있으며, 양측 모두 ‘기록 관리(Managing the Record)’에 주의해야 할 것이라고 Fleming 판사는 조언함.

  ◦ 미국 특허 소송: 전략, 주제 및 동향(Andrew Choung 변호사)

    - 특허(Patent)란, 무형의 개념이 아닌 서류(Paper)임.

    - 특허는 기본적으로 특허 번호·취득 일자·발명가·인용 문헌 등을 포함한 목록 부분(Bibliographic page)과 도식·도표(Drawings-figures), 기술 명세(Technical specification) 및 청구항(Claims)으로 구성됨.

    - 특히 청구항은 해당 발명의 ‘법적’인 부분을 규정하는 항목으로서 매우 중요하며, 특허는 ‘내가 발명한 것을 사용할 수 있는 완전한 권리(Right to use)’가 아니라 ‘내 발명·특허를 타인이 사용하는 것을 막을 수 있는 권리(Right to exclude)’로 생각하는 것이 바람직함.

    - 미국의 특허 소송은 반드시 절차 기반(Procedure-driven)으로 진행된다는 점과, 완전히 확실한 증거가 없어도 ‘합리적 추측’만으로 소송을 시작할 수 있기에 소송 도중에 양측이 서로에게 증거 서류를 신청할 수 있는 ‘Discovery’라는 절차가 포함되어 있다는 점이 특징으로 꼽힘.

    - 특허 소송 신청 건수는 AIA 변경 이후 지속적으로 하락해 2018년 최저 건수를 기록한 반면, 손해배상 액수는 2015년 이후 꾸준히 상승 중임. 그 이유는 강력한 사건들 위주로 소송이 신청되는 일종의 ‘필터링 효과’ 때문으로 볼 수 있으며, 합의로 끝나지 않고 제삼자로부터 소송비용을 투자받으며 재판까지 가는 소송의 증가 때문으로도 볼 수 있겠음.

    - TC Heartland v. Kraft Foods의 판례 이후 특허 소송을 제기할 수 있는 법원의 위치가 피고(Defendant)의 법인 설립 주(State) 및 실제 매장이나 사무실의 운영 지역으로만 한정돼(단, 외국 신분의 피고는 해당 없음), 특허 침해 가능성이 있는 피고 측은 사업 운영 지역을 사전에 고려할 수 있는 기회가 생김.

    - 특허권자는 ‘특허출원 재심사 제도(Ex Parte Reexamination; EPR)’를 기존의 특허에 새로운 선행기술 등을 덧붙여 특허를 더 강하게 만들 수 있는 기회로 활용할 수 있겠음.

  ◦ 소송비용 투자의 기본사항 및 지재권 분쟁에서의 활용(Adam Gill 대표/변호사)

    - ‘소송비용 투자’는 한인 사회에서는 아직 익숙하지 않은 개념이지만, 좋은 특허나 상표를 가지고 있으면서도 소송비용 부담으로 인해 부당한 침해를 두고 봐야만 했던 우리 기업들에 도움이 될 좋은 소식임.

    - 소송 금융(Litigation Finance)이라고도 불리는 소송비용 투자란, 투자가들이 소송 당사자 혹은 로펌(Law firms)에 자본(소송비용)을 제공하고, 해당 법적 결과에 따라 투자 수익을 돌려받는 방식을 의미함.

    - 소송비용 투자는 지식재산권 분야뿐만 아니라 모든 분야의 소송에 적용될 수 있으며, 최근 승소 가능성이 높은 소송에 대해 비용을 투자하는 소송비용 투자 기업들이 늘어나고 있음.

    - 소송비용 투자는 위기관리(Risk Management) 및 현금 관리(Cash Management)를 가능하게 하며, 일반적으로 성공 시에만 상환하는 방식(Repayment only upon success)으로 진행된다는 특징이 있음.

    - 소송비용 투자받기를 계획하고 있다면, 적절한 소송비용 투자 기업 선택에 앞서 가격·거래 및 상환 조건·투자자 성향·기업 평판 등을 종합적으로 고려하는 것이 좋으며, 브로커를 활용하는 방법도 추천됨.

    - 지식재산권 분야 소송비용 투자의 경우에는 다른 분야와 비교해 비용과 위험성이 더 높기 때문에, 법적·기술적 분야 모두에서 더욱 전문화된 투자 기업을 선택하는 것이 중요하겠음.

□ 의의 및 시사점

  ◦ 관련 기업에 실질적인 도움 되는 행사로 평가

    - 본 세미나에서 축사를 진행한 김정균 특허관에 따르면, 최근 미·중 무역 분쟁의 원인으로 꼽히는 사항들 중 ‘지식재산권’ 문제도 포함되는 것과 같이 미국에서 지식재산권 분야는 특히 중요한 부분임.

    - 대기업뿐만 아니라 중소기업들도 많은 소송에 연루되고 있으며, 미국 진출 우리 기업들의 경우 사업 시작 후 어느 정도 자리를 잡았다고 생각되는 무렵 소송을 당하는 사례를 많이 찾아볼 수 있음.

    - 환영사를 진행한 주 로스앤젤레스 총영사관의 황인상 부총영사는 기업 활동에서 지식재산권의 중요성이 점차 커지는 상황에서 우리 기업들의 철저한 대비가 필요하겠으며, 본 세미나는 “관련 기업들에 실질적인 도움을 줄 수 있는 행사”라고 언급함.

    - 이전까지는 주로 지식재산권의 개념과 소송 시 대응 방안 위주로 세미나가 진행되었다면, 올해에는 특허무효 심판이나 소송비용 투자 등 지식재산권 분야의 새로운 접근 방안 위주로 강연이 진행되었다는 점에서 의의가 있음.

  ◦ 우리 기업들도 지속적인 지재권 교육 및 활용 방안 모색 필요할 것

    - 이번 지식재산권 세미나를 주최한 KOTRA LA IP-DESK의 김윤정 변호사에 따르면 과거에는 대부분 ‘지식재산권’이라고 하면 본인과는 무관한 이야기로 여기는 경우가 많았으나, 최근 실시된 한 설문조사에서 지식재산권이 본인과 연관이 있다고 응답한 비율은 약 75%로 나타남.

    - 위의 설문조사 결과처럼, 이제는 많은 개인과 기업의 지식재산권에 대한 인식이 향상되고 있으며 미국 내 지식재산권의 중요성은 앞으로도 점점 높아질 것으로 예상됨.

    - 지식재산권은 범위가 매우 방대하고 변화와 혁신이 매우 빠르게 일어나는 분야인 만큼, 기업의 지재권 담당자들은 물론 지재권 집중 산업 분야에 속하는 기업들은 특히 지속적인 지재권 교육이 필요할 것임.

    - 지재권에 대한 꾸준한 교육뿐만 아니라, 이번 세미나에서 다룬 특허무효 심판 제도 혹은 소송비용을 투자받는 방법 등 지재권에 대한 새로운 방어 및 활용 방안에 대해 모색하는 것도 도움이 될 수 있겠음.

자료: KOTRA 로스앤젤레스 IP-DESK, KOTRA 로스앤젤레스무역관 자료 종합