- 해리 왕자 부부, SUSSEX ROYAL 브랜드로 독자적인 활동 선언 -
- 이들이 선택한 마드리드 국제상표등록제도와 SUSSEX ROYAL 상표의 국제출원 진행 상황 알아보기 -

□ SUSSEX ROYAL 상표권을 둘러싼 쟁탈전

  ㅇ 2020년 1월 8일 영국의 해리 왕자(Prince Harry)와 미국인 출신 왕자비 메건 마클(Meghan Markle) 부부가 왕실 고위직에서 물러나 경제적으로 독립된 삶을 시작한다는 발표가 각종 미디어의 헤드라인을 장식함. ‘서섹스 공작과 공작비 전하(Their Royal Highnesses, the Duke and Duchess of Sussex)’ 작위를 갖고 있는 이들은 서섹스 로열 재단(Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex)을 세우고 공식 웹사이트(https://sussexroyal.com/)를 선보이며, 앞으로 ‘Sussex Royal’이라는 글로벌 브랜드로 독자적인 활동을 이어나가겠다고 선언

  ㅇ 미국 로스앤젤레스 인근에 거주 중인 조엘 포겔슨(Joel Fogelson) 변호사는 왕실 직책 사퇴를 선언한 해리 왕자 부부의 1월 8일자 기사를 접한 직후 호기심에 ‘SUSSEX ROYAL’ 상표를 검색했다가 미국에서 아직 미등록·출원 상태임을 발견

  ㅇ 이에 당일 즉시 표준문자표장(standard character mark) 형태의 상표 ‘SUSSEX ROYAL’를 포겔슨 개인 명의로 출원함. 해당되는 국제상품분류코드(international class)는 38류(통신업), 서비스명은 “Communications by computer terminals; Transmission and delivery of video, audio, and data via the Internet and wireless communication networks”로 지정

  ㅇ 이는 당장 상거래에서 상표를 사용하고 있지 않더라도 출원인이 미국에서 앞으로 사용할 예정이라는 선의의 의사(intent to use)를 기반으로 상표 출원이 가능한 점을 활용한 것. 포겔슨의 출원서(출원번호 88/751,874)는 일반적으로 상표 출원일로부터 3개월 후에 상표 심사관이 배정되는 미국 특허상표청 절차에 따라 현재 출원 심사 대기 중 

포겔슨이 출원한 SUSSEX ROYAL 상표의 출원서를 나타내는 연방 등록상표 데이터베이스 TESS 웹페이지

자료: Trademark Electronic Search System(TESS), http://tmsearch.uspto.gov/bin/showfield?f=doc&state=4806:dvnm0h.2.1

  ㅇ 포겔슨이 SUSSEX ROYAL 상표를 미국에서 출원한 이유는 해리 왕자 부부에게 “부주의와 치밀하지 못한 준비가 야기할 엄청난 대가에 대해 교훈을 주기 위함(give them a lesson about paying attention to details and avoiding a potentially massive oversight)”이라고 언론에 보도됨.

  ㅇ 그러나 포겔슨의 야심찬 계획이 무색하게도 해리 왕자 부부가 마드리드 국제상표등록제도를 활용했다는 사실이 뒤늦게 알려짐.

  ㅇ 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization(WIPO))의 국제상표 출원·등록 데이터베이스인 마드리드 모니터(Madrid Monitor) (https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/)에 따르면 2019년 12월 20일 서섹스 로얄 재단이 한 영국 로펌을 통해 상표명에 ‘SUSSEX ROYAL’을 포함하는 국제출원서(application for international registration) 두 건을 WIPO에 제출했으며, ‘SUSSEX ROYAL’ 상표(WIPO 참고번호 1315476501)와 ‘SUSSEX ROYAL THE FOUNDATION OF THE DUKE AND DUCHESS OF SUSSEX’ 상표(WIPO 참고번호 1315468101) 둘 다 미국, 유럽연합, 캐나다, 호주를 지정국(designated country)으로 선택한 것으로 확인됨.

서섹스 로얄 재단의 상표 ‘SUSSEX ROYAL’ 국제출원 (WIPO 참고번호 1315476501) 관련 마드리드 모니터 자료

자료: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/에서 상표명 ‘SUSSEX ROYAL’로 검색한 결과 웹페이지

□ 마드리드 국제상표등록제도의 등장 배경

  ㅇ 마드리드 협정(Madrid Agreement) 및 마드리드 의정서(Madrid Protocol)에 기반한 마드리드 국제상표등록제도는 스위스 제네바에 위치한 WIPO의 국제사무국(International Bureau)에서 행정적 업무를 담당

  ㅇ 흔히 ‘마드리드 시스템(Madrid System)’이라고 불리는 이 제도가 등장하기 이 전까지는 출원인들이 국가별로 상표 출원·등록 절차를 밟아야 했음. 각 국가마다 상표법제에 있어 차이가 있고 많은 경우 현지 변호사 선임이 필요했기 때문에 번거롭고 높은 비용 발생

  ㅇ 마드리드 시스템은 이 같은 난제를 개선하기 위해 만들어진 다국가 1출원 체제로 상표 출원 절차를 간소화하고 비용을 절감해 출원인의 편익을 크게 제고함. 현재 미국, 한국, 영국, 유럽연합, 중국, 일본 등 106개의 국가 또는 정부간기구(intergovernmental organizations)가 마드리드 의정서에 협약국으로 가입
 
□ 마드리드 국제출원의 적격요건

  ㅇ 마드리드 시스템을 활용하려면 상표권자가 (1) 마드리드 협약국에 주소를 두고 있거나, (2) 해당 국가에 산업상·상업상 영업소 (industrial or commercial establishment)를 두고 있거나, (3) 해당 국가의 국민일 것이라는 세 가지 요건 중 하나 이상을 만족해야 함.

  ㅇ 해당 협약국에 상표 출원서나 등록증을 하나 이상 반드시 보유하고 있어야 함. 만일 상표 출원이 취소되거나 한때 상표 등록이 유효했다 하더라도 추후 취소·만료된다면 이 제도를 활용할 수 없음.

□ 마드리드 국제출원의 진행절차

  ㅇ 미국 상표법은 마드리드 국제출원(international application 혹은 request for extension)에 기반한 상표 출원을 허용

  ㅇ 한국에서 선출원·등록한 상표를 바탕으로 미국 상표권을 취득하는 데에 마드리드 시스템을 활용하고자 하는 한국의 출원인(즉, 한국에 주소지가 있거나 영업소를 두고 있거나 한국 국민일 것)은 일반적으로 다음과 같은 절차를 따름:
    - [1단계] 출원인은 먼저 본국 관청(즉, 한국 특허청)에 상표를 출원 또는 등록. 이를 ‘기초출원 (basic application)’ 또는 ‘기초등록 (basic registration)’이라고 칭함.
    - [2단계] 출원인은 한국에 출원·등록한 상표를 바탕으로 미국을 지정국(contracting party 또는 designated country)으로 선택한 국제출원서(application for international registration)를 영어로 작성한 뒤, 한국 특허청에 제출
    - [3단계] 한국 특허청은 해당 국제출원서의 기재사항이 적절한지 살피고 기초출원·기초등록 내역과 합치하는지를 심사함. 합치되는 경우 합치선언(certification)을 WIPO 국제사무국에 송부하는 동시에 출원인에게 국제출원서 송부서 사본을 발송함. 합치하지 않거나 기타 흠결이 있을 시에는 출원인에게 보정을 요청하는 통지서 발송
    - [4단계] WIPO 국제사무국은 한국 특허청으로부터 전달받은 국제출원서를 심사한 후, 기재사항이 적절하면 WIPO 국제등록부 및 공보(WIPO Gazette of International Marks)에 해당 상표를 공고. 국제사무국은 이 같은 ‘국제등록(international registration)’ 및 ‘국제공고(international publication)’ 사실을 지정국 관청인 미국 특허상표청에 통보하고 출원인에게는 국제등록증(international certificate of registration)을 송부함. 만일 국제출원서에 결함이 있을 경우에 국제사무국은 출원인과 본국 관청(한국 특허청) 모두에게 하자통지서 (notice of irregularity)를 발송함. 이 하자통지서에 대한 출원인의 답변서는 일반적으로 본국 관청에 제출함. 3달 안에 답변서가 접수되지 않으면 출원인이 해당 상표에 대한 국제출원을 포기한 것으로 간주
    - [5단계] 미국 특허상표청은 WIPO 국제사무국으로부터 전달받은 국제등록을 미국 상표법에 따라 심사한 후 등록 추진
 
□ 국제출원서 준비 시 참고사항

  ㅇ 상표를 상업적으로 사용하기 전이라도 나머지 요건들을 충족한다면 마드리드 시스템에 입각한 출원을 추진할 수 있음.

  ㅇ 마드리드 국제출원 시 우선권 주장을 하려면 선출원일(즉, 기초출원일)로부터 6개월 이내에 국제출원서를 제출해야 하고 국제출원서에 우선권 주장 사실을 명시해야 함.

  ㅇ 국제출원서에 기재된 상표는 반드시 기초출원·등록 상표와 일치해야 하고 해당 지정상품·서비스는 기초출원·등록 시 지정한 상품·서비스 범위와 동일하거나 협소해야 함. 출원인이 기초출원·등록에 기재된 것보다 광범위한 상품·서비스를 국제출원서에 지정할 경우 본국 관청에서 합치선언을 해주지 않음.

  ㅇ 상품분류코드는 니스(Nice) 국제상품분류 체계를 따르는 것을 원칙으로 함. 분류 선택에 오류가 있을 경우 국제사무국에서 하자통지서를 발부하고 상표 등록 절차를 중단함. 

  ㅇ 사업을 진행하다 보면 종종 상품분류나 해당되는 상품·서비스를 진출국마다 다르게 선택해야 하는 상황이 발생할 수도 있음. 이때는 국가에 따라 해당되는 상품·서비스를 국제출원서에 정확히 기재해야 함.

  ㅇ 마드리드 시스템은 출원인들에게 지정국 변호사 선임을 의무화하고 있지는 않음. 그러나 대리인(변호사 또는 비변호사 선임 가능)을 통한 진행을 희망하는 출원인들에게는 대리인 지정 허용
 
□ 마드리드 국제출원 비용

  ㅇ 출원인이 부담해야 하는 수수료는 크게 (1) 본국 관청에 납부해야 할 수수료(certification fee), (2) WIPO 국제사무국에 납부해야 할 수수료로 양분

  ㅇ 한국 특허청의 국제출원 수수료는 전자출원 시 5000원/건, 서면출원 시 1만 5000원/건

  ㅇ WIPO 국제사무국 수수료는 (1) 기본수수료(basic fee)(상표 도면에 색채 구분이 있을 경우 비용 추가), (2) 해당되는 상품·서비스 분류가 다수일 경우 부과되는 추가수수료(supplementary fee), (3) 지정국·정부 간 기구마다 부과되는 보충수수료(complementary fee) 또는 개별수수료(individual fee)로 세분  
    - 이때 개별수수료는 모든 협약국에 적용되는 것이 아니라 개별수수료 선언국(한국, 미국, 영국, 유럽연합, 중국, 일본, 호주 등 주요국 포함)에만 선택적으로 적용
    - 개별수수료 비선언국(독일, 프랑스, 러시아 등)에는 보충수수료 적용

  ㅇ 국제사무국 수수료는 스위스프랑(CHF) 통화로만 납부 가능하며, 출원인이 직접 국제사무국의 금융계좌로 입금해야 함.  

  ㅇ 마드리드 시스템 수수료 산정표는 https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html에서 확인할 수 있으며, 출원인의 개별 상황에 해당되는 국제출원 수수료는 https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp에서 정확히 산정해볼 수 있음.

  ㅇ 참고로 서섹스 로얄 재단이 SUSSEX ROYAL 상표의 마드리드 국제출원을 진행하기 위해 부담한 국제사무국 수수료는 기본수수료 653CHF + 미국 개별수수료 2328CHF + 유럽연합 개별수수료 1608CHF + 캐나다 개별수수료 631CHF + 호주 개별수수료 1578CHF = 총합 6798CHF(한화로 약 826만 원)로 계산됨.

□ 국제출원 선택 시 고려할 사항

  ㅇ 상표를 사용할 예정인 국가 수
    - 먼저 출원인이 해당 상품·서비스를 판매·유통할 지리적 영역과 향후 진출시장 확장 계획을 고려해 진출 국가 파악
    - 해당 국가의 상표법상 등록이 불가한 기본사항(예를 들어 단일 철자로만 구성된 상표는 등록이 불허되는 경우도 있음.)에 대해 확인하고 나라별로 상표 검색을 시행해 특정 국가에서 유달리 침해 또는 피침해 위험이 높은지 여부에 대해 판단해보아야 함. 뿐만 아니라 해당 상표가 그 나라의 표준어·방언으로 무슨 뜻인지 확인해 문화적으로 부적절하지 않은 지도 가려내는 것이 좋음.
    - 진출 국가 수가 적다면 마드리드 국제출원이 제공하는 행정적인 이점, 즉 단일 출원·등록·갱신 절차, 국제사무국을 통한 일원적인 상표권 관리로 비용 및 시간을 절감하는 효과가 없거나 미미함.(일반적으로 3개국 미만이라면 국가별 출원이 이득일 가능성이 높음.)
    - 한편 유럽 국가들에만 진출할 예정이라면 유럽연합 상표(European Union Trademark) 제도를 통한 출원이 더 유리할 수도 있음. 

  ㅇ 기초출원·등록의 집중공격 위험도
    - 마드리드 국제등록은 국제등록일로부터 5년간 기초출원·등록에 종속됨. 따라서 이 기간 내에 기초출원·등록의 효력이 일부 또는 전부 소멸되면 자동적으로 국제등록의 효력도 동일한 범위로 감축되거나 소멸됨. 이를 국제등록에 대한 ‘집중공격 (central attack)’이라고 칭함.
    -종속기간 5년이 경과한 이후부터는 국제등록이 독립성을 얻게 돼 기초출원의 거절이나 기초등록이 취소·무효화 여부에 무관하게 지정국에서의 상표권을 유지할 수 있음.
    - [예시 1] 출원인 A가 한국 특허청에 1류 및 2류로 등록된 상표를 바탕으로 마드리드 시스템에 따라 2015년 1월 1일자로 국제등록을 마치고 미국, 영국, 중국에서 각각 상표권을 획득함. 만일 2020년 1월 1일 이전에 1류에 대한 한국 상표권이 소멸된다면 미국, 영국, 중국 상표권도 1류에 대해서는 소멸되나 2류에 대한 권리는 유효하게 유지
    - [예시 2] 위의 예에서 만일 경쟁자 B가 이 기간 내에 A가 보유한 한국 등록상표를 취소시키는 데에 성공한다면(미국, 영국, 중국에 각각 상표등록취소심판을 제기하지 않고서도) 한국, 미국, 영국, 중국 4개국에서의 상표권을 단번에 말소시킬 수 있음.
    - [예시 3] 위의 예에서 경쟁자 B가 A의 국제등록일로부터 5년이 지나 A의 한국, 미국, 영국, 중국 상표권을 무효화시키고자 한다면 4개국에서 각각 상표등록취소심판을 제기해야 하므로 상당한 비용과 노력을 수반
    - 따라서 출원인은 첫 5년간 기초출원·등록의 효력이 굳건히 유지될지 혹은 취약한지를 감안해 국제출원 여부를 결정해야 함. 만일 출원인이 한국 특허청에 기초출원을 한 상표에 대해 심사관이 등록 거절 결정을 내릴 확률이 상당하거나 한국의 경쟁사가 등록이의신청, 취소심판청구 또는 무효심판청구를 제기할 위험이 높을 경우에는 한국 상표를 기반으로 한 마드리드 국제출원 방식을 택하는 것이 불리

  ㅇ IP-DESK 지원사업 적용 여부
    - 한국 중소‧중견기업이 미국에 상표를 출원할 경우에 KOTRA IP-DESK에서 출원비용의 50%를 분류당 한도액 US$ 600 내에서 (디자인특허 출원건과 합산해) 연 최대 8건까지 지원함. 미국뿐만 아니라 독일, 중국, 일본, 태국, 베트남, 인도, 인도네시아, 홍콩, 마닐라에서도 IP-DESK가 상표 출원비용의 50%를 국가별 한도액 내에서 지원 

    - 마드리드 국제출원 방식은 IP-DESK의 상표 출원비용 지원사업 범위에서 배제되므로 출원비용을 지원받고자 하는 기업은 개별 국가마다 출원하는 방식을 택해야 함.
 
□ 해리 왕자 부부의 SUSSEX ROYAL 국제출원(WIPO 참고번호 1315476501) 진행상황

  ㅇ 서섹스 로얄 재단은 2019년 6월 21일 영국 지식재산청(U.K. Intellectual Property Office)에 SUSSEX ROYAL 상표에 대한 출원서 (출원번호 UK00003408516)를 제출함. 즉 1단계를 무사히 거침.

  ㅇ 그로부터 6개월이 되기 하루 전날인 2019년 12월 20일 서섹스 로얄 재단은 UK00003408516에 기초한 국제출원서를 영국 지식재산청에 제출하며, 우선권을 주장함. 해당 국제출원서는 16, 25, 35, 36, 41, 45류의 총 여섯 가지 상품·서비스 분류에 대한 것이며, 지정상품·서비스명에는 문방구·사무용품, 의류, 신발, 자선사업, 금융업, 교육업, 정서적 지지 그룹 등이 포함됨. 영국 지식재산청에 제출된 출원서의 지정상품·서비스명과 비교해보면 철자는 물론 부호까지 완벽히 일치함. 이로써 2단계도 순조롭게 마무리됨.

  ㅇ 영국 지식재산청이 국제출원서 심사 후 합치선언을 WIPO로 송부해 WIPO 국제사무국이 해당 국제출원서를 2020년 1월 1일에 접수함. 즉 3단계 절차도 완료됨. (이로부터 일주일 뒤인 1월 8일 조엘 포겔슨 변호사가 미국 특허상표청에 SUSSEX ROYAL 상표 출원) 서섹스 로얄 재단은 2019년 6월 21일에 이미 같은 이름의 상표를 영국 지식재산청에 출원했고 12월 말 국제출원서 제출 시 우선권 주장을 했으므로 모든 사항이 계획대로 진행될 경우 포겔슨보다 선발주자로서 우선권을 가짐.

  ㅇ 그런데 서섹스 로얄 재단의 국제출원서에 어떤 결함이 있었는지 국제사무국에서 2020년 1월 20일자 하자통지서를 발송함. 서섹스 로얄 재단의 응신기한은 2020년 4월 20일로 그 전까지 답변서를 접수하지 않으면 SUSSEX ROYAL 상표의 국제출원은 취소됨. 따라서 현재 4단계에 머물러 있음.

  ㅇ 설상가상으로 2020년 1월 21일, 24일, 25일에 영국 지식재산청에 서섹스 로얄 재단의 SUSSEX ROYAL 상표 등록을 반대하는 ‘Notice of Threatened Opposition’이 총 9건이나 제출됨. 위에서 설명했듯이 기초출원이 취소되면 이에 종속된 국제출원도 함께 취소됨.

  ㅇ 반면 포겔슨의 미국 상표 출원서(출원번호 88/751,874)는 2020년 4월 8일 전후로 상표 심사관이 배정될 예정이라 어떤 심사 결과가 나올지 주목됨. 특히 포겔슨이 지정한 상품·서비스 분류는 해리 왕자 부부가 선택한 것들과 중복되지 않는 38류였기에 각기 다른 두 출처에서 나온 SUSSEX ROYAL 상표가 공존할 수 있다는 주장도 이론적으로는 가능하나 서섹스 로얄 재단이 소극적으로 대처하지는 않을 것임. 설령 포겔슨이 미국 특허상표청의 출원 심사를 무사히 통과한다 하더라도 서섹스 로얄 재단이 포겔슨의 미국 상표가 등록 단계에 이르지 못하도록 이의신청 제기 등 여러 조치를 취할 것이 예상됨.

□ 시사점

  ㅇ 재차 강조하자면 WIPO에서 발부하는 국제등록은 마드리드 시스템에 의거해 협약국에서 상표 출원을 할 수 있는 자격을 부여하는 것이지 그 자체로 상표권이 허여되는 것은 아님. 출원인이 국제출원서에 선택한 지정국의 관청에서 해당 국가의 상표법에 의거해 출원 심사를 함.

  ㅇ 만일 서섹스 로얄 재단이 4월 20일 이전에 국제사무국의 하자통지서에 적절히 대응하고 지적받은 흠결을 보정할 경우 국제사무국은 국제등록부에 등록하고 공고를 내보낸 뒤 국제출원서에 기재된 지정국의 관청들에 통보함. 이후 미국 특허상표청, 유럽 특허청, 캐나다 지식재산청, 호주 지식재산청에서 각기 자국법에 따라 상표 등록 여부를 결정하게 됨. 하지만 해당 재단이 앞서 영국에서 출원한 (즉, 기초출원에 해당되는) SUSSEX ROYAL 상표가 결국 등록에 이르지 못하면 미국, 유럽연합, 캐나다, 호주에서도 상표권을 취득할 수 없게 됨.

  ㅇ 포겔슨은 해리 왕자 부부에게 상표 관리 전략에 대해 한 수 가르쳐주겠다고 직접 미국에서 상표 출원까지 하며 나섰지만 왕실 직책 사퇴 선언 몇 주 전에 이미 마드리드 국제출원을 추진했던 걸 보면 그들의 브랜드 사업 역량이 포겔슨이 염려한 정도로 허술하진 않았던 듯

  ㅇ 다만 영국에서 상표권을 획득하는 과정이 의외로 순탄치 않아 국제출원에 난항을 겪고 있음. 로펌 Mishcon de Reya의 샐리 브리튼 (Sally Britton) 파트너 변호사는 엘리자베스 여왕이 해리 왕자 부부가 상표명에 ‘royal’이란 단어와 왕관 로고를 쓰도록 허용할 지 혹은 그들이 여왕의 의사와 무관하게 글로벌 브랜드 개발을 강행할 지 귀추가 주목된다고 언급

자료: 15 U.S.C. § 1051(b); 15 U.S.C. § 1141f; Trademark Status & Document Retrieval (TSDR), https://tsdr.uspto.gov/; Trademark Electronic Search System (TESS), http://tmsearch.uspto.gov/; Madrid Monitor, https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/; WIPO, https://www.wipo.int/; Meghan Markle and Prince Harry will focus on their new charity as they ‘step back’ from royal life, but they haven’t said what it will do yet, https://www.insider.com/meghan-markle-prince-harry-sussex-royal-trademark-2019-12; Meghan Markle and Prince Harry Officially Trademark the Sussex Royal Foundation, https://www.harpersbazaar.com/celebrity/latest/a30360304/meghan-markle-prince-harry-trademark-sussex-foundation/; Harry and Meghan seek global trademark for ‘Sussex Royal’ brand, https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/12/harry-and-meghan-seek-global-trademark-sussex-royal-brand; Intellectual property lawyer ‘trademarks Sussex Royal brand in America to teach Harry and Meghan a lesson about having a proper plan’, https://www.dailymail.co.uk/news/article-7885255/Intellectual-property-lawyer-trademarks-Sussex-Royal-brand-America.html; Harry and Meghan could face fight to protect ‘Sussex Royal’ brand, https://www.theguardian.com/uk-news/2020/jan/11/prince-harry-meghan-face-potential-fight-protect-sussex-royal-brand; 5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and 6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, Status on October 31, 2019, https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf; 특허청 자료실 – 해외상표출원인을 위한 마드리드국제출원가이드 (설명편), https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UMadDataApp?a=&board_id=rule_user&cp=1&pg=1&npp=10&catmenu=m09_03_01&sdate=&edate=&searchKey=&searchVal=&bunryu=&st=&c=2001&seq=284&tag_yn=; 특허청 수수료 계산 및 납부방법, https://www.kipo.go.kr/kpo/BoardApp/UMadProApp?c=1006&catmenu=m09_02_06; 영국 지식재산청, https://trademarks.ipo.gov.uk/ 등 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합