- 권리 통지(noice) 혹은 권리 표시(marking), 미 지재권  필수요건은 아님 -
- 법적 요건 갖춰 통지 시 기대할 수 있는 여러 가지 효익 있음 -

□ 미국의 지식재산권

  ㅇ 상표는 제품 및 서비스의 출처·원산지·품질 등을 나타내는 단어, 로고, 심볼, 디자인, 단어와 디자인의 조합 또는 트레이드드레스 (trade dress)를 보호하며 소비자의 출처 혼동이나 유명상표의 가치 희석을 방지하는 것이 주된 목적

  ㅇ 특허는 세 가지로 세분되며 발명인의 혁신을 장려하고 보상

    - (1) 실용특허는 공정, 기계, 제조품, 조성물 등에 대한 새롭고 진보적(비자명적)이며 유용한 발명을,

    - (2) 디자인특허는 새롭고 독창적이며 장식적인 디자인을,

    - (3) 식물특허는 무성생식으로 번식하는 새로운 식물 품종을 보호

  ㅇ 저작권은 독창적인 저작활동에 의해 유형물에 고정된 표현을 보호하며, 저작자의 독창성을 장려하고 보상하기 위해 부여되는 권리

  ㅇ 영업비밀은 권리자에게 어떤 경제적 가치나 경영 우위를 제공하고 기밀 유지 노력에 의해 외부에 알려지지 않은 정보를 보호하며, 불법 유출이나 유용될 시 구제수단 제공

□ 상표권 통지

  ㅇ 미국 상표법은 특정 상표를 먼저 상거래에서 사용함으로써 독점적인 권리를 획득하는 사용주의를 표방함. 따라서 출원·등록절차 없이도 특정 제품·서비스와 관련해 실제 상업적으로 사용된 지리적 영역 내에서는 보통법 상 상표권을 취득할 수 있으며, 미등록 상표에 대해서는 TM마크, 미등록 서비스표에 대해서는 SM마크를 사용 가능함. 하지만 이 경우 법적 보호가 미치는 범위가 매우 제한적이기에 상표 분쟁이나 침해 소송 상황에서 확고히 권리를 입증하는 것이 녹록치 않음.

  ㅇ 따라서 보다 강력하고 포괄적인 법제적 보호를 받으려면 연방상표 관리 제반 업무를 전담하는 미국 특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office)에 상표를 등록해야 함. 상표법 15 U.S.C. § 1111 조항은 연방 등록상표·등록서비스표에만 ‘Registered in U.S. Patent and Trademark Office’, ‘Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.’, 혹은 ® 마크를 사용할 수 있는 자격을 부여

  ㅇ 미등록상표이든 등록상표이든 상표권 통지 또는 표시 여부가 권리 자체에 미치는 영향은 없음. 그러나 § 1111 조항은 피고가 원고의 상표가 특허상표청에 등록됐음을 실질적으로 인지하지 않았다면(즉, actual notice가 없었다면) 상표 침해에 대한 수익이나 손해배상을 청구할 수 없다고 명시

  ㅇ 상표권을 침해 당한 원고의 입장에서는 피고의 침해행위가 일어난 순간부터 일실이익(lost profits)과 손해배상액을 책정해야 마땅함에도 불구하고 만일 피고가 원고의 상표 등록 사실을 실질적으로 인지한 시점이 훨씬 나중이라는 증거물을 제시하고 법원이 이 주장을 수용하면 손해배상 책임은 후속 시점부터 발생함. 원고가 이에 대한 반박증거를 수집해 실제로 피고가 알고 있었음을 법적으로 입증하는 것은 상당한 부담이 따를 뿐더러 어려움.

  ㅇ 소송으로 비화된 상황이 아닐지라도 그리고 상표가 미등록 상태라 할지라도 상표권 통지를 하는 것이 상표권자에게 유리함. 이를 접한 후발주자들이 상표권 분쟁 위험을 낮추기 위해 동일하거나 유사한 상표 선택을 피하도록 유도하는 효과가 있기 때문임. 특히 해당 상표가 등록됐다는 사실을 모르고 저지르는 비고의적인 침해 행위는 어느 정도 막을 수 있음.

□ 특허권 통지

  ㅇ 선출원주의를 도입하고 있는 미국 특허제도는 특허권자가 발명을 공개하는 대가로 일정 기간 동안 타인이 특허권자의 허락 없이 해당 발명을 미국에서 제조 및 사용하고 판매 또는 판매 제의를 하고 미국으로 수입하는 것을 배제할 수 있는 권한을 부여함. 하지만 특허권자가 특허 받은 발명을 제조, 사용, 판매, 수입할 권한을 주지는 않음.

  ㅇ 특허법 35 U.S.C. § 287(a) 조항에 따라 적법하게 특허 표시를 하려면 아래 두 가지 방식 중 하나를 선택:
    - ‘patent’ 혹은 ‘pat.’라는 용어와 함께 특허번호를 해당 물품에 표시(예: Pat. 1,234,567)
    - ‘patent’ 혹은 ‘pat.’ 라는 용어와 함께 관련 제품과 특허번호가 명시된 웹사이트 주소를 표시(예: Pat. www.domainname.com)

  ㅇ 제품 사이즈가 너무 작거나 제품의 성격 상 표기가 불가능할 때에는 일명 'virtual patent marking'이라고 지칭되는 두 번째 옵션을 채택함. 이 때 웹사이트는 누구나 접속 가능하도록 공개된 상태여야 함. 다수의 특허를 출원 중인 경우에 이 방식을 택하면 특허가 등록될 때마다 웹사이트에 지속적으로 업데이트할 수 있어 편리

  ㅇ 상표와 마찬가지로 특허 표시 역시 특허권 보호를 받기 위한 선결조건은 아님. 하지만 § 287(a) 조항은 특허 표시가 미비했을 경우 특허침해자 피고의 손해배상 의무가 발생하는 시점이 피고의 첫 침해 행위부터가 아니라 원고의 특허 침해 주장을 피고가 실제로 통지받고 인지한 시점으로 늦춰진다고 명시함. 즉, 통지받은 이후에도 피고의 침해 행위가 지속돼야 그때부터 손해배상 책정 시작

  ㅇ 미국의 특허 판례법상 증액손해배상제도는 특허 침해 행위에 있어 피고의 고의성·악의성이 인정되는 등 특수한 경우에 손해배상액을 실제 손해액의 최대 세 배까지 증액하고 원고의 변호사비까지 변상하도록 판시할 수 있는 재량을 법원에 부여함. 그러나 특허 표시가 적법하게 돼있지 않다면 피고가 원고의 특허 보유사실을 알면서도 실시했다는 고의성·악의성을 입증하기가 더욱 까다로우므로 원고가 피고에게 침해 사실을 통보하기 이 전에 이뤄진 침해 행위에 대해 손해배상 증액을 요청하기 힘듦.

□ 저작권 통지

  ㅇ 저작권법이 인정하는 저작물에 대한 저작자의 배타적인 권리는 다음과 같이 세분

    - (1) 저작물의 복제물이나 음반을 복제할 수 있는 권리

    - (2) 저작물을 기초로 2차적저작물(derivative works)을 창작할 수 있는 권리

    - (3) 저작물의 복제물이나 음반을 판매, 소유권 이전, 대여, 임대, 대출에 의해 공중에게 배포할 수 있는 권리

    - (4) 어문/음악/연극/무용저작물, 무언극, 영화와 그 밖의 시청각 저작물을 공연할 수 있는 권리

    - (5) 어문/음악/연극/무용저작물, 무언극, 회화, 그래픽, 조각저작물, 영화와 그 밖의 시청각 저작물의 개별 영상을 공개 전시할 권리

    - (6) 디지털 오디오 송신에 의해 녹음물을 공연할 수 있는 권리로 세분

 
  ㅇ 저작권은 단순히 하나의 권리가 아니라 위와 같이 여러 권리 다발(bundle of rights)을 부여함. 이에 저작자는 해당 저작물에 적용되는 권리 중 일부만 선택적으로 타인에게 양도하거나 라이선스할 수 있음.

  ㅇ 저작권은 창작과 동시에(즉, 독창적인 표현이 유형물에 부착되는 순간) 발생하는 권리이기 때문에 저작권법의 보호를 받기 위해 저작권청(U.S. Copyright Office)에 저작물 등록이 요구되는 것은 아님. 따라서 권리자는 저작권 등록 여부와 무관하게 해당 저작물에 저작권 표시 가능

  ㅇ 저작권법 17 U.S.C. § 401(b) 조항에 입각한 저작권 통지는 (1) ‘Copyright’ 또는 ‘Copr.’ 또는 ‘©’ 마크, (2) 첫 발행연도, (3) 저작자의 이름을 차례대로 나열하는 형식을 따름.

  ㅇ 예를 들어 본 뉴스레터의 경우, “© 2019 KOTRA. All rights reserved”로 저작권 표시 가능함. 마지막 부분의 권리 서술은 필수가 아닌 선택사항

  ㅇ ‘All rights reserved’는 저작권법이 부여하는 모든 권리 다발을 권리자가 전부 다 가진다는 의미임. 반면, 권리자가 해당 저작물에 적용되는 권리 중 일부만 보유하고 있거나 제3자가 교육적인 목적이나 어떤 특정 상황에서 저작물을 사용해도 된다고 허용할 경우에는 ‘Some rights reserved’라는 표현을 쓰고 해당되는 조건이나 상황 등을 기술하기도 함.

  ㅇ 원래 저작권 통지는 법적 보호를 받기 위해 필수적으로 요구되는 조건이었으나 법이 개정되면서 1989년 3월 1일 혹은 그 이후에 창작된 저작물에 대해 저작권 통지 요건이 없어짐. 그럼에도 불구하고 저작자는 저작권 표시를 적극적으로 하는 것이 유리함. 자신의 권리를 대중에게 천명함으로써 타인의 저작권 침해행위를 저지하고 침해자가 저작권 소유 사실을 모르고 악의 없이 침해했다는 항변 (innocent infringement defense)을 무력화시키는 한편, 저작물을 합법적으로 사용하기 원하는 잠재적인 수요자에게 권리자가 누군지 밝혀 라이선스를 용이하게 하는 효과를 기대할 수 있기 때문임.

□ 영업비밀 통지

  ㅇ 일반적으로 어떤 정보가 (1) 해당 기관 외부에는 알려져 있지 않거나 확인할 수 없고, (2) 권리자에게 경제적 가치나 경영 우위를 제공하며, (3) 기밀인 상태를 유지하기 위해 권리자가 적절한 노력을 기울인 경우에 영업비밀로 보호받을 수 있음. 적용되는 정보의 영역은 화학식, 패턴, 편찬물, 프로그램, 장비, 방법, 기술, 공정 등 광범위함.

  ㅇ 영업비밀은 등록 절차가 없으며, 특허상표청이나 저작권청처럼 관할하는 행정기관도 없음. 대신, 권리자가 영업비밀 요건들을 모두 충족하는 한 영속적으로 보호됨. 즉, 해당 정보가 대중에게 개방되거나 권리자가 더 이상 경제적인 가치나 경영 우위를 얻어내지 못하는 순간부터 더 이상 영업비밀법이 적용되지 않음. 따라서 권리자가 해당 정보에 대한 접근 권한을 기업 내부 조직으로 제한하고 해당 정보에 대한 접근이 필요한 제3자들에게만 선택적으로 공급하기 위해 적절한 보안 조치를 취하는 등의 기밀 유지 노력이 영업비밀권 유지에 결정적인 요소로 작용

  ㅇ 영업비밀권을 행사하기 위해 특정 정보가 기밀에 해당한다는 법적 공지가 필수적으로 요구되는 것은 아님. 그렇지만 영업비밀이 담긴 서류들에 ‘secret’ 혹은 ‘confidential’이라고 명시하는 것이 바람직함. 이 같은 간단한 조치조차도 권리자가 기밀 유지를 위해 기울이는 노력의 일환으로 인정되며, 해당 서류가 기밀임을 알림으로써 상대방이 관리에 특별히 주의를 기울이도록 독려하는 효과가 있기 때문임. 물론 이 같은 문서 표기로만 충분한 것은 아니므로 각종 보안 조치들을 시행하고 해당 정보에 접근 권한을 가진 이들과 기밀유지협약을 체결하며, 퇴사자들을 통한 영업비밀 유출 위험을 최소화하는 노력이 반드시 수반돼야 함.

□ 시사점

  ㅇ 요약하자면 연방 등록상표·등록서비스표는 관련 제품, 패키징, 디스플레이, 광고물 등에 상표명과 함께 ‘Registered in U.S. Patent and Trademark Office’, ‘Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.’, 혹은 ® 마크로 표시함. 특허는 ‘Patent 1234567’ 혹은 ‘Pat. 1,234,567’의 형식으로 특허번호를 해당 물품에 직접 표시하거나 ‘Patent www.domainname.com’ 혹은 ‘Pat. www.domainname.com’의 형식으로 관련 제품 및 특허번호가 명시된 웹사이트 주소를 표시함. 저작권은 ‘Copyright 2019 저작권자명’, ‘Copr. 2019 저작권자명’, 혹은 ‘© 2019 저작권자명’으로 표시함. 영업비밀을 포함한 문서들에는 ‘secret’ 혹은 ‘confidential’이라고 눈에 띄게 표기하면 권리자가 기울인 기밀 유지 노력으로 간주됨.

  ㅇ 권리자가 법이 정한 형식 요건을 갖춰 자신의 권리를 통지하는 것은 전혀 어렵지 않음. 이에 비하면 지식재산권 피침해 상황에서 통지 및 표시가 미비했을 경우에 받는 불이익이 상대적으로 큼. 특히 상표와 특허 침해 소송 상황에서 원고가 권리 표시를 제대로 했는지의 여부는 피고로부터 받아낼 수 있는 손해배상액에 직접적인 영향을 줌.

  ㅇ 권리 표시를 접한 제3자가 침해 분쟁을 피하기 위해 더욱 조심하는 효과를 기대할 수도 있음. 조금만 신경 쓰면 누릴 수 있는 효익을 무심코 잃지 않도록 한국 기업들은 해당 권리를 취득하는 즉시, 적극적으로 당사의 권리 통지 요망

  ㅇ 나아가 권리 표시를 접한 제3자가 침해 분쟁을 피하기 위해 더욱 조심하는 부가적인 효과를 기대할 수 있음.

  ㅇ 뉴욕 IP-Desk의 박다미 변호사는 "이처럼 권리자로서 누릴 수 있는 효익을 무심코 잃는 일이 없도록 한국 기업들이 해당 권리를 취득하는 즉시, 이를 적극적으로 통지할 것"을 당부

자료: 15 U.S.C. § 1111; 35 U.S.C. §§ 284, 285, 287; 17 U.S.C. §§ 106, 401., KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합