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대미 수출 시, 권리소진원칙 적용 면밀히 검토해야
2016-07-04 전후석 미국 뉴욕무역관

 

대미 수출 시, 권리소진원칙 적용 면밀히 검토해야

- 특허권 있는 제품 재수출 시 권리소진원칙 확인해야 -

 

 

 

최근 미국 연방대법원의 판정은 권리소진원칙이 어떻게 적용될 것인지 더 뚜렷하게 설명했음. 특허 소유자가 다른 업체와 계약을 맺을 때 제한조항을 포함해야만 특허권리가 소진되지 않을 것으로 보임. 또한 미국 국외에 판매됐던 특허품을 미국으로 수출 시 계약서에 제한조항이 있는지 유심히 확인해야 함. 미국에 판매됐던 특허품은 특허권리소진이 적용돼 구매자에게 재판매를 허락함.

 

권리소진원칙(Doctrine of exhaustion of rights, 또는 First sale doctrine) 개요

 

 지식재산권(지재권)이 포함돼 있는 제품을 재활용하거나 해당 제품을 복사(복제)해서 사용하는 경우와 같은 재판매 행위를 허용하기 위한 이론임.

  - 권리소진이론은 지재권 소유자에게 제품을 판매했을 때나 기술을 양도했을 때, 그 제품이나 기술의 권리를 다시 주장할 수 없도록 하는 원칙임.

  - 상품이나 기술이 지재권 소유자의 손으로부터 벗어나 합법적으로 제3자에게 이전되는 경우, 원 지재권 소유자는 자기 권리를 '소진'했고, 제3자에게 배포권을 허락한 것으로 간주함.

  - 예를 들어, 책을 구매한 후 더 저렴한 가격으로 다른 사람에게 판매했을 경우, 작가가 재판매 행위에 대해 방해할 수 없고 침해라고 주장할 수 없음.

 

□ 특허소진원칙 사례 1

 

 한국 기업은 컴퓨터 데이터를 메모리로 전송 및 관리하는 방법에 대한 특허를 보유하고 있었고, 이 특허와 관련해 인텔(Intel)과 라이선스 계약을 체결함.

 

 라이선스 계약서(Licensing Agreement)에는 인텔에 한국 기업의 특허를 이용해 마이크로프로세서와 칩셋을 만들고 판매하는 것을 허락했지만, 마스터 계약서(Master Agreement)에는 인텔 제품을 이용해 컴퓨터 완제품을 만들어 판매하는 업체들에는 이 라이선스의 효력이 미치지 않는다는 조항을 포함했음.

 

 대만 전자회사 콴타(Quanta)는 한국 기업의 특허를 사용한 인텔과 다른 업체의 제품을 조합한 컴퓨터를 제조했음. 이에 한국 기업은 콴타에 특허침해 소송을 제기했고, 이에 대해 콴타는 권리소진원칙이 적용된다고 주장함.

 

 지방법원에서는 콴타가 승소했고 상소법원에서는 한국 기업이 승소했으나, 연방대법원은 특허소진원칙이 적용된다고 판단해 결국 콴타가 승소했음.

  - 연방대법원은 방법특허도 특허소진원칙에 적용될 수 있다고 함.

  - 특허를 포함한 부품이 유일하게 완제품을 실행하기 위한 의도로 제조됐고, 실행하기 위해 특허가 큰 영향을 줬다면 부품의 판매가 특허소진원칙을 적용할 수 있다고 함.

  - 특허소진원칙은 합당하게 판매한 소유자에게 적용됨. 라이선스 계약서에 의하면 한국 기업은 인텔에 합당하게 판매했고, 마스터 계약서에는 한국 기업이 인텔에게 다른 업체들에 라이선스 권한 없다고 안내해야 한다는 조건이 포함됨.

  - 대법원은 인텔이 라이선스 계약서에 따라 한국 기업의 특허를 제한없이 사용하는 것을 허용했고, 제품을 조합하는 업체들에게 인텔의 부품을 이용하는 것을 제한할 의도가 없었다고 판단함.

  - 인텔은 업체에 라이선스 효력에 대해 알렸고, 어차피 마스터 계약서에 따라 위반이 있어도 라이선스 계약서는 유효하다는 조항을 포함해, 한국 기업의 특허가 포함된 부품을 인텔이 판매·사용했을 때 콴타와 같은 제3자 업체들이 안내조항을 안 따랐어도 됐다고 함.

  - 인텔이 다른 업체들에게 한국 기업의 특허가 포함한 부품을 합법적으로 판매했을 때, 인텔과 한국 기업 간 맺어진 라이선스 계약서에 특별한 제한이 없어 한국 기업은 특허 권리를 소진했고, 콴타나 다른 업체에게 권리를 주장할 수 없다고 판정함.

 

 연방대법원 판결에 따르면, 부품이 특허를 정당하게 사용하지만 그 부품을 제3자에게 합법적으로 판매할 때 특허권리가 소진돼, 소유자는 제3자에게 성공적인 소송 결과를 얻기 힘듦.

 

 계약서 작성 시 주의할 점

  - 계약서를 폭넓게 작성하지 말아야 하고, 여러 계약서가 있을 경우 한 계약서를 위반해도 다른 계약이 유효하다는 조항을 유심히 봐야 함.

  - 계약서에 판매 및 이용에 관해 제한조항 있을 때 특허소진원칙이 어떻게 적용될지 고려

 

□ 특허소진원칙 사례 2

 

 중요 여부

  - 미국 프린터 제조업체 렉스마크(Lexmark)가 국내외에 토너 카트리지(Toner Cartridge)를 일반형 (Regular Cartridge)과 할인형(Return Program Cartridge) 두 형태로 나눠서 고객들에게 판매함.

  - 일반형 카트리지는 원 가격에 제한 없이 고객들에게 판매함.

  - 할인형 카트리지는 가격을 할인해주는 대신, 구매자(일반 고객과 공인된 재판매 업자 포함)들이 카트리지를 한 번 사용한 후(single-use restriction) 회사에 반납해야 한다는 제한 조항이 포함돼 판매됨.

  - 이는 할인형으로 제품을 구매한 구매자가 다시 제조하거나 재활용하는 방법을 통해 상품의 질을 저하시키거나 암시장(gray market)에서 해당 제품이 유통되는 것을 막기 위한 렉스마크의 브랜딩 유지 노력임.

 

 침해 소송 사실관계

  - 할인형 카트리지에 내장돼 있는 컴퓨터 칩은 1회 사용만을 가능하게 설계돼 있어, 재판매 업체들이 렉스마크의 칩을 해킹함으로써 카트리지를 여러 번 사용하는 것이 가능하게 재가공한 후 미국으로 수출·판매함.

  - 렉스마크는 여러 재판매 업자들에게 특허침해소송을 제기한 후 대부분 업자들과 합의했으나, 피고인 임프레션(Impression)만 합의가 결렬돼 소송이 진행됨.

 

 제한조항이 있는 제품을 생산하는 미국 업체가 해당 제품을 미국 국내 시장에서 판매하는 경우(이 사례에서는 '카트리지 일회용 사용 후 반납해야 하는 조건'), 해당 제품을 구매하는 구매자는 이 조건을 승낙한 것으로 간주되기 때문에 권리소진원칙이 적용되지 않아 제한조항 따르지 않으면 특허침해 여지가 있음.

 

 연방항소법원은 미국 지재권이 포함돼 있는 제품을 미국 업체가 해외(미국 외 다른 나라 모두를 의미)로 먼저 판매했을 경우, 미국에서는 권리소진원칙이 적용되지 않아 재판매 업자가 제품을 미국(국내)로 수출, 재제조 또한 판매했을 때 지재권 침해가 문제될 수 있음.

  - 미국 업체가 해외에서 먼저 제품을 판매(수출)하고 해당 제품을 구입한 외국 업체가 이 제품을 미국으로 수출 및 판매할 때, 그 제품의 지재권은 자동으로 소진되지 않음(제한조항이 있는지 여부 불문).

  - 따라서 위와 같은 경우, 수출업체는 지재권 소유자의 승인을 받아야 함(지재권이 소진돼 특허 침해 등의 문제 소지 없음).

 

  결론적으로, 연방항소법원은 렉스마크의 카드리지 판매를 두 가지로 나눴음.

  - 국외(미국 외 국가)에서 첫 판매가 이뤄진 경우

   · 렉스마크는 카트리지를 해외에서 먼저 판매했어도 제한조항이 있는지 여부를 불문하고, 미국 내에서는 권리소진원칙이 적용되지 않아 재판매 업자들이 해외에서 제품을 구매하고 미국으로 수출 및 판매하면 특허침해임.

  - 미국 국내에서 첫 판매가 이뤄진 경우

   · 이런 경우는 제한조항이 있는 경우에만 문제됨(즉, 제한조항이 없는 제품을 미국 국내시장에서 구매한 기업이 미국 국내에서 재판매 등을 하는 경우에는 지재권 관련 문제될 소지가 없음).

 

판매지역과 제한요건에 따른 미국 권리소진원칙 적용 경우

구분

제한요건 없을 경우

제한요건 있을 경우

판매지역

미국 국내

권리소진원칙 적용

(예: 미국 진출 한국 기업이 해당 제품을 미국 내에서 구매한 후 해당 제품을 자유롭게 가공 등 후 재판매 가능)

권리소진원칙 미적용

(예: 미국 진출 한국 기업이 해당 제품을 미국 국내에서 제한요건을 어기고 재판매 등을 하는 경우, 특허침해 여지 있음)

미국 국외

권리소진원칙 미적용

(예: 한국 업체가 미국 업체 제품을 수입·구매 후 미국으로 재판매하는 경우, 특허침해 여지 있음)

권리소진원칙 미적용

(예: 한국 업체가 미국 업체 제품을 수입·구매 후 미국으로 재판매하는 경우, 특허침해 여지 있음)

 

  - 여기서는 특허가 문제됐으나 원 판결의 요지는 저작권을 기반으로 한 것이므로 저작권 침해에서도 유효하게 적용됨.

 

시사점

 

 한국 기업들이 미국 내 미국 지재권이 포함된 제품을 재가공하거나 재판매할 경우 제한조항을 자세히 점검해야 함.

  - 제한 요건이 존재한다면 권리소진원칙을 적용하지 않으므로 제한을 어기지 않아야 함.

  - 제한 요건을 어길 경우, 특허침해 될 수 있음.

 

 또한, 한국 기업이 미국 지재권이 포함돼 있는 제품을 미국 안에서 판매하는 경우, 제품 포장과 라벨 (label) 등에 재가공∙재판매 제한을 명시해야만 제3자 침해로부터 보호받을 수 있음.

   · 예: 미국 진출 한국 기업이 미국 국내 시장에서 판매할 목적으로 미국 특허 등의 지재권을 출원, 등록한 제품을 판매하면서 일회용 사용 제한과 같은 제한 요건을 부여하고자 하는 경우 해당 내용을 해당 제품의 포장과 라벨 등에 명시하지 않으면 제3차 특허침해로부터 보호받기 어려움.

 

 한국 기업이 해외에서 먼저 판매된 미국 지재권이 포함돼 있는 제품을 구매해 미국에 수출 및 판매하고자 하면, 구매 계약서나 구매 승인을 받아야 미국 내에 권리소진원칙이 적용돼 보호받을 수 있음.

 

 이번 판결에 대해 연방대법원이 최종 인정 여부를 지켜봐야 함.

  - 임프레션은 지난 3월 연방대법원에 상고장을 제출함.

 

 

자료원: Patentlyo, Ipnomics 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합

 

공공누리 4유형

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