- 미국 특허상표청이 상표 사용실적으로 인정하는 자료의 실례와 상표심사지침서 관련 요건 안내 -
- 유형의 제품과 무형의 서비스 각각 특허상표청에 제출 가능한 사용증거물에 있어 상당한 차이 존재 -

□ 개요

  ㅇ 미국 상표법은 사용주의를 채택하고 있어 상표가 상거래에서 실제 사용되고 있음이 입증되어야(즉, 15 U.S.C § 1127에서 표방하는 “use in commerce” 요건을 충족시켜야) 연방상표로 등록 가능

  ㅇ 상표를 앞으로 사용할 예정인 선의의 의사가 있는 경우에도 출원서 제출은 가능하지만 상표권이 발생하는 등록단계에 이르려면 외국 등록상표를 기반으로 한 출원방식을 택하지 않는 한 미국 내 상표 사용실적·견본 (specimen)을 증거물로 제출해야 함.

  ㅇ 상품은 크게 유형의 제품과 무형의 서비스로 이분될 수 있으며 엄밀히 말해 제품의 상표는 trademark, 서비스의 상표는 service-mark에 해당되지만, 업계에서 두 종류 모두를 상표라고 통칭하는 경우가 많음. 각각의 경우 사용증거로 제출 가능한 자료 상이

□ 사용증거물 제출 관련 일반적인 유의사항

  ㅇ 냄새상표나 맛상표 같이 특수한 표장을 제외하곤  일반적으로 사용실적 원본 제출이 요구되지 않으며, 해당 상표가 관련 제품에 부착된 사진, 혹은 관련 서비스의 판매나 광고에서 사용되고 있음을 보여주는 사진의 사본을 제출하면 됨. 

    - 다만, 상표 도안 자체로는 사용실적 요건을 충족할 수 없음.

  ㅇ 대부분의 출원인이 특허상표청의 TEAS(Trademark Electronic Application System) 시스템을 통해 온라인 형태의 상표 출원서를 제출하는데, 이때 사용실적으로 업로드 가능한 이미지 파일 형식은 JPG 혹은 PDF임.

□ 제품 관련 상표 사용 증거물

  ㅇ 상표가 부착된 제품 라벨(label) 
    - 단, 반품을 위한 배송 라벨(shipping label)에만 상표가 표기된 경우는 안 됨.

  ㅇ 가격표 (tag)

  ㅇ 금속/고무/스텐실 등의 방법으로 상표가 각인된 도장 (stamping)

  ㅇ 제품을 담은 용기나 상자

  ㅇ 배너, 선반 화자 (shelf-talkers) , 진열창 디스플레이, (음식) 메뉴, 인포머셜 (infomercial) 같은 판매시점 전시물(point of sale displays)

  ㅇ 상표와 함께 제품 소개가 인쇄된 카탈로그나 웹페이지 출력물

  ㅇ  제품 조립 매뉴얼

  ㅇ 제품 주문이 가능한 웹사이트(자사가 직영 중인 웹사이트여야만 한다는 제약이 없으므로 아마존 등 제3의 소매·유통기업이 운영하는 웹사이트도 가능함) 화면을 포함한 전자적인 디스플레이
    - 침구류, 담요, 욕실 린넨 제품 관련 상표 ‘LACOSTE’의 사용 증거물로 제출된 전자적인 디스플레이 예시 :

 

  ㅇ 제품, 패키징, 디스플레이에 상표를 부착할 수 없는 특수한 상황에서는 제품이나 제품 판매 관련 문서를 사용증거물로 간주

    - 천연가스, 대용량 단위(bulk)로 팔리는 곡물, 대형선박으로만 수송할 수 있는 화학물질 등의 경우 상표가 찍힌 송장(invoice), 선하 증권(bill of lading), 배송서류(shipping document)를 제출할 수 있는데, 제품이나 패키징 자체에 상표 부착이 불가능하다는(impracticable) 점을 출원인이 입증할 수 있어야 함. 
    - 이 외의 상황에서는 송장이나 배송서류가 적절한 상표 사용증거물로 활용될 수 없음.

  ㅇ 컴퓨터 프로그램, 영화, 비디오, 녹음물의 경우 해당 상표가 보이는 화상 스크린샷(screenshot)의 사진이나 출력물을 제출해도 됨. 

  ㅇ 다운로드 가능한 컴퓨터 소프트웨어는 소비자로 하여금 다운로드 또는 구매할 수 있게 해주는 온라인 링크를 동 웹사이트에서 제공해야 함.

  ㅇ 베타(beta) 버전 소프트웨어의 경우 소비자들에게 시제품으로 공급 중인 상태일 수도 있고 아닐 수도 있기 때문에 사용증거물에 ‘베타’라는 용어가 삽입됐다는 것 자체로 사용실적으로 인정 불가능해지는 것은 아님. 그러나 베타 버전 제품은 실제 상거래에서 사용되지 않음을 사용증거물이 드러내는 경우에는 관련 상표법 조항들에 입각해 등록이 거절됨. 

  ㅇ 상품분류 제9류에 해당하는 녹음물의 경우에는 반드시 다운로드 링크를 포함해 소비자로 하여금 다운로드·구매 가능하다는 점을 인지시켜야 함.

□ 제품 관련 상표 사용증거물로 인정될 수 없는 자료 예시

  ㅇ 상표 도안·사진

  ㅇ 디지털 방식으로 상표를 부착한 제품, 패키징, 광고물 이미지 

  ㅇ  판매시점 자료를 제외한 광고형 전단지와 브로슈어, 가격표, 보도자료(press release)

  ㅇ 상공인 명부(trade directory)

  ㅇ 명함

  ㅇ 인터넷 검색엔진이나 소셜미디어에 게재된 온라인 광고 배너 등 잠재적인 구매자들에게 제품에 대해 알리거나 판매 유도가 주목적인 광고물 

  ㅇ 송장, 청구서, 사무 문구류(business stationery) 등 온전히 출원인의 사업 영위에 필요한 기업 내부 서류

  ㅇ 관련 제품을 판매하는 매장에서 제공하는 종이백이나 비닐봉지에 인쇄된 상표(제품보다는 매장을 나타내므로 적절한 사용증거물로 간주되지 못함.)

□ 서비스 관련 서비스표 사용증거물

  ㅇ 해당 서비스표가 소비자들에게 잘 보이도록 증거물 자료에 부착돼야함과 동시에 서비스표가 출원서에 지정된 서비스와의 직접적인 연관성(association)을 띄어야 함.

  ㅇ 신문 혹은 잡지 광고, 브로슈어, 옥외 광고판, 광고 전단, 광고용 우편물

  ㅇ (식당용) 메뉴

  ㅇ 대중에게 공개된 보도자료(단, 뉴스미디어에만 독점적으로 공개되는 보도자료나 언론매체에서 보도자료를 바탕으로 작성한 기사 (articles)는 적절한 사용증거물로 간주되지 못함.)

  ㅇ 서비스표가 인쇄된 레터헤드 편지용지(letterhead), 명함, 송장 등 사업 관련 문서들도 제공되는 서비스와 해당 서비스표 사이의 연관성을 보여준다면 사용증거물로 인정받을 수 있음.
    - 상표심판원의 2000년 판례 In Re Ralph Mantia Inc., 54 U.S.P.Q.2d 1284(T.T.A.B. 2000)에서는 출원인이 아래와 같이 서비스표가 박힌 레터헤드, 명함, 봉투를 제출했는데, 상표심판원은 ‘design’이라는 단어가 들어갔기 때문에 상업적인 아트 디자인 서비스를 나타내는 서비스표에 대한 사용실적으로서 충분하다고 결론지음. 상표심사지침서 1301.04 조항을 해석함에 있어 사용증거물에 해당 서비스의 성격이나 특징을 구체적으로 서술해야 할 의무는 없다고 판단

    - In Re Ralph Mantia Inc.에서 출원인이 제출한 사용증거물:

 

  ㅇ 반면, 단순히 서비스표, 회사명, 주소만 적힌 레터헤드와 명함은 불충분
    - 1999년 상표심판원 판례 In Re Monograms Am. Inc., 51 U.S.P.Q.2d 1317 (T.T.A.B. 1999)의 출원인은 서비스표 ‘MONOGRAMS AMERICA’의 사용실적으로 아래와 같은 레터헤드를 제출했는데, 상표심판원은 이 서비스표가 출원서에 적힌 지정 서비스 설명(즉, 모노그래밍 점주들을 대상으로 제공하는 컨설팅 서비스)과 무관하므로 적절한 사용실적으로 간주 불가하고, 따라서 서비스표 등록 거부 결정은 옳았다고 판정

   - In Re Monograms Am. Inc.에서 출원인이 제출한 사용증거물:

  

  ㅇ 라이브 엔터테인먼트 서비스의 경우 실연자들의 이름과 함께(이를테면 밴드 드럼에 밴드명이 새겨져있다던지) 공연 중인 사진, 해당 서비스표가 수록된 광고물, 라디오나 TV 리스팅(단, 해당 엔터테인먼트 서비스를 나타내거나 식별한다는 전제 하에)

  ㅇ 스마트폰이나 태블릿 컴퓨터를 위한 소프트웨어 앱(software applications)은 해당 전자기기에서 앱이 구동되는 스크린샷(단, 이때 서비스표를 명확하고 읽기 쉽게 나타내야 하며, 제공되는 서비스 활동내역을 충분히 묘사해야 함.)

  ㅇ 서비스를 제공받는 과정 중 실제로 서비스표가 쓰이는 모습을 포착한 자료
    - In Re Metriplex Inc., 23 U.S.P.Q.2d 1315 (T.T.A.B. 1992)의 출원인은 정보 입력 소프트웨어(information entry software), 라디오 데이터 송신(radio data transmission), 휴대용 터미널 인터페이스(portable terminal interface) 방식으로 구독자들에게 정보를 전달하는 서비스를 제공하는 회사. 출원인은 이 서비스와 연관하여 서비스표 ‘GLOBAL GATEWAY’를 등록하고자 컴퓨터 터미널에서 실제 해당 서비스를 제공 중인 컴퓨터 화면을 캡쳐해 사용실적으로 제출. 상표심판원은 ‘컴퓨터 터미널’이라는 유형의 수단을 통해 서비스가 제공되는 상황에선 서비스표가 화면에 보이는 경우 적절한 사용증거물이 될 수 있다고 판시

  ㅇ 이처럼 출원인이 제출한 사용실적에서 서비스표와 서비스 간 연관성이 텍스트상 뚜렷하게 드러나지 않는다 하더라도, 정황이나 서비스 제공 환경상 둘 사이에 관련이 있음이 암시되거나 소비자들의 서비스 소비 경험이나 일반적인 지식에 비추어 연관성이 충분히 유추되는 경우에는 적절한 사용증거물로 인정될 수 있음.

  ㅇ 특허상표청에서 사용실적으로 수용한 세 가지 예시:
    - 클라우드 컴퓨팅 서비스로서의 인프라스트럭처(Infrastructure as a Service) 관련 서비스표 ‘CSC CLOUDLAB’의 사용증거물 :

    - 서비스로서의 플랫폼(Platform as a Service) 관련 서비스표 ‘PARSE’의 사용증거물 :

 

    - 자산관리 및 수익 추적, 재정 자문, 금융 포트폴리오 관리 서비스 관련 서비스표 ‘CASHFLOW UNITS’의 사용증거물 :

 

    - 위 세 가지 사례 모두 서비스표의 사용실적으로 인정받기 위한 조건(즉, 서비스표가 잘 보여야 하고, 서비스표와 지정 서비스 간 직접적인 연관성을 나타낸다는)을 충족함.

□ 서비스 관련 서비스표 사용증거물로 인정될 수 없는 자료 예시

  ㅇ 광고 시안(mockups) 또는 기업 내부용 목적으로 만들어졌음을 뜻하는 ‘internal only’, 선물용·증정용을 의미하는 ‘printer’s proof’, 웹사이트 구축 중임을 나타내는 ‘website coming soon’, ‘under construction’의 표현이 포함된 광고물 

  ㅇ 대중이 아닌, 뉴스매체에만 독점적으로 공개되는 보도자료 

  ㅇ  (서비스표 자체가 서비스를 나타내지 않는 한) 단순히 서비스표, 회사명, 주소만 기재한 레터헤드나 명함

  ㅇ 서비스에 대한 충분한 언급 없는 웹사이트 스크린샷

□ 시사점

  ㅇ  상표권은 해당 제품·서비스와 관련해 미국에서 사용하는 동안 존속하므로 유효한 권리를 가지려면 계속 상업적으로 사용하고 유지와 갱신절차를 따라야 함.

  ㅇ 즉, 출원 시점뿐만 아니라, 등록 후 5-6년 사이 특허상표청에 사용진술서(affidavit of use)와 사용증거물 제출, 등록 후 9-10년 사이와 그로부터 매 10년마다 갱신용 사용진술서와 사용증거물 제출이 요구됨. 미국 연방 등록상표를 보유하고 있는 우리 기업들은 본 뉴스레터에 소개된 내용을 바탕으로 자사의 제품·서비스의 성격에 적합한 자료를 제출할 것

  ㅇ 해외 시장에 진출한 한국 중소‧중견기업들의 지식재산 경쟁력 강화를 위해 8개 국가의 IP-DESK에서 상표 출원비용 지원사업 (온라인 신청서 접수경로: www.kotra.or.kr > 지원서비스안내 > 해외진출 지원 > 해외투자진출 > 지식재산권보호 > 지원 신청 > IP-DESK 신청)을 시행 중
    - 미국의 경우 상표 출원비용의 50%를 1개류 당 $600 한도액 내에서(디자인특허 출원 신청건과 합산해) 연 최대 8건까지 지원
    - 출원업무는 각 IP-DESK에서 구축한 현지 지식재산권 전문 수행대리 로펌들을 통해 이루어짐.

  ㅇ 7월 초 미국 특허상표청은 2019년 8월 3일부터 외국에 근거지를 둔 상표 출원인·등록인들에게 미국 변호사 선임을 의무화하는 규정을 발표. 이로써 우리 기업들이 미국 변호사를 통하지 않고 출원·등록 업무를 처리하는 것이 아예 불가능해졌으니, 미국 상표권 취득 및 관리 업무 추진 시 참고 요망.

자료: 상표법 (15 U.S.C. §§ 1051, 1127); 미국연방규정집 (37 C.F.R. §§ 2, 2.56, 7, 11); 상표심사지침서 (Trademark Manual of Examining Procedure) (TMEP §§ 904.03, 904.04, 1301.04), https://tmep.uspto.gov/RDMS/TMEP/current; In re Rogowski, 104 U.S.P.Q.2d 2012 (T.T.A.B. 2012); In Re Supply Guys, Inc., 86 U.S.P.Q.2d 1488 (T.T.A.B. 2008); In Re Settec, Inc., 80 U.S.P.Q.2d 1185 (T.T.A.B. 2006); In Re Ralph Mantia Inc., 54 U.S.P.Q.2d 1284 (T.T.A.B. 2000); In Re Hydron Techs. Inc., 51 U.S.P.Q.2d 1531 (T.T.A.B. 1999); In Re Monograms Am. Inc., 51 U.S.P.Q.2d 1317 (T.T.A.B. 1999); In Re Metriplex Inc., 23 U.S.P.Q.2d 1315 (T.T.A.B. 1992); In Re Ultraflight Inc., 221 U.S.P.Q. 903 (T.T.A.B. Jan. 9, 1984).