□ 상표 등록을 위한 일반 개요

  ㅇ 상표의 가장 근본적인 기능 중 하나는 특정 상품을 다른 제조자가 만든 상품과 식별을 가능하게 하고, 해당 상품의 출처에 관한 정보를 소비자들에게 전달해줄 수 있는 출처 표시 기능임.

 

  ㅇ 상표 등록을 위해서는 우선 등록하고자 하는 상표를 이미지로 등록할지, 문자로 등록할지 또는 이미지를 포함한 문자로 등록할지 결정해야 함.

 

  ㅇ 미국의 경우, 상표가 특허청에 등록돼 있지 않더라도 해당 상표가 사용되고 있는 지역이 있다면 해당 지역에서 상표 사용자가 그 상표에 대한 우선권을 가지게 됨.

 

  ㅇ 이에, 상표가 제대로 등록이 되기 위해 필요한 사전 유사 상표 검색을 할 때에는, 특허청에 등록돼 있는 동일/유사 상표뿐만 아니라 실제로 사용되고 있는 상표가 있는지 여부도 파악을 해야 함.

 

  ㅇ 상표 출원은 크게 '사용에 의한 출원(use in commerce)', '사용의사에 의한 출원(intent to use)', '파리조약(Paris Convention), 마드리드협정(Madrid Agreement) 및 마드리드의정서(Madrid Protocol) 근거에 의한 출원' 등이 존재함.

 

□ 흔한 거절사유

 1) 상품출처의 혼동 가능성으로 인한 상표등록 거절(likelihood of confusion)

  

  ㅇ 일반적 출처 혼동은 대비된 두 개의 상표가 붙은 상품이 시장에서 유통된다고 가정할 때 거래계의 일반적인 경험칙에 비추어 동일한 생산자, 판매자에 의해 생산, 판매되는 것으로 인정되는 경우에 인정이 됨.

    - 예를 들어, 이 같은 판단을 할 때 유의해야 할 점들로는 외관, 칭호, 관념 중 칭호를 중시하는 점, 문자 상표를 약칭하는 경향, 디자이너의 성명 전체로 된 상표는 거래자 간에도 성과 이름이 포함된 상표 전체로서 상품의 출처를 인식하는 경향 등이 있음.

 

  ㅇ 구체적 출처 혼동은 대비 상품의 구체적 거래 실정까지 고려해 판단한다는 점에 유의할 필요가 있음.

    - 구체적 출처 혼동의 우려가 없을 경우, 일반적 출처 혼동의 우려가 있는 점에 대해 살펴봐야 함.

    - 구체적 거래 실정, 즉 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 연령, 성별, 상품의 속성과 거래 방법, 거래 장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 상표의 사용 상황, 상표의 주지 정도와 해당 상품과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하게 되며, 수요자들이 양 상품의 품질이나 출처를 오인, 혼동할 염려가 없어야 등록될 수 있음.

 

 2) 식별력 없음으로 인한 상표등록 거절(descriptiveness)

 

  ㅇ 상표가 그 상표 사용자의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있게 해주는 힘을 '식별력'이라 하는데, 등록하고자 하는 상표가 식별력이 없을 경우 상표 등록은 불가함.

 

  ㅇ 상표의 식별력은 다른 상표와 비교하지 않고 그 자체가 독특함 가졌는지와, 다른 상표와 비교할 때 분명한 차이점이 있는지의 관점에서 판단함.

    - 전자는 상표가 갖는 본래의 식별력 유무를 판단하는 것이고, 후자는 다른 상표와 유사 여부를 판단하며 상표 자체에 식별력이 있다면 다른 상표와 유사한지를 검토하는 작업임.

    - 만약 위의 검토단계를 거쳐 식별력이 없다는 판단에 이르게 되면, 식별력을 높이기 위한 작업을 진행하거나 다른 상표를 고안해서 등록하는 방안을 생각해 보아야 함.

 

 3) 선등록 또는 유사상표의 존재 이유로 인한 거절(similar market)

 

  ㅇ 등록하고자 하는 상표가 선등록돼 있는지 여부를 상표 출원 전에 알아보는 것이 중요함.

    - 이 같은 작업은 여러가지 상표 종류별로 확인하는 작업을 수반함.

 

  ㅇ 등록받고자 하는 상표/상호와 동일 또는 유사한 상표가, 동일하거나 유사한 상품이나 서비스업에 이미 출원 또는 등록돼 있는 경우에는 상표나 상호 등록을 받지 못함.

 

  ㅇ 다만, 동일 제품/업종에 한해서 해당 조항이 적용됨에 주의해야 함.

    - 즉, 업체의 상표/상호를 상품류에 따라 해당 상품류에 대해서만 상표등록이 돼 있다면 그 해당 업종에서만 그 상표는 효력을 가질 수 있다는 의미이고, 등록 받은 상표라고 하더라도 서로 제품/업종이 다른 경우 중복된 등록이 가능함.

 

 4) 현저한 지리적 명칭에 해당하는 상표임을 이유로 한 거절(geography)

   

  ㅇ 현저한 지리적 명칭 상표가 사용에 의해 식별력을 취득한 경우, 또한 지리적 표시 단체 표장으로 출원되는 경우에 예외적으로만 상표 등록이 가능함.

    - 예를 들어, 텔레비전 프로그램 제작 및 배포 서비스인 The Nashville Network 상표는 Nashville, Tennessee에서 시작했으면 현저한 지리적 명칭 상표로 상표 등록을 받을 수 없게 됨(또한, Idaho Potato, Seoul Milk, New York Pizza와 같은 상표들은 상표 속에 쓰여있는 지역에서 제품/업종이 제작된다면 현저한 지리적 명칭 상표로 거절될 확률이 높음).

    - 반면, 현저한 지리적 명칭 상표여도 제품/서비스의 식별력 갖는다면 예외적으로 상표 등록이 가능함(예: New York Giants, Boston Red Sox, Chicago Bulls 등).

 

□ 기타 흔한 거절 사유

  ㅇ 이외에도, 등록하고자 하는 상표가 해당 상품에 대한 장식(ornamentation)을 하기 위한 무늬 정도로 인식될 뿐인 경우는 상표 등록이 거절되게 됨. 또한 기능성 원리(doctrine of functionality)에 따라 상표로 등록하고자 하는 대상이 상표보다는 특허권이나 디자인특허로 보호받는 것이 타당하다는 판단이 있는 경우에는 상표권 등록 어렵다는 점에 유의 필요

  ㅇ 기능성 원리(doctrine of functionality)는 기능적이거나 유용한 특성에 대해 유일하게 인정될 수 있는 배타적 권리는 특허권이라는 원리를 말하며, 실용적인 기능을 행사하는 디자인 등은 상표, 트레이드 드레스, 디자인, 저작권 등에 의해 보호받을 수 없다는 원리를 의미함.

□ 시사점

  ㅇ 주로 발생하는 상표 등록 거절 사유를 인지함으로써 상표 출원 시 사전에 유사 상표를 검색하고, 거절 이유가 나오지 않도록 미리 충분한 준비를 해야 함.

  ㅇ 상표 출원 신청 자체가 어렵지 않다 하더라도, 거절 통지가 나오는 경우 이에 대해 어떠한 대처를 하느냐에 따라 상표 출원 및 등록에 소요되는 비용 및 기간 등이 크게 달라질 수 있음. 원활한 상표 등록을 위해서는 상표 전문 변호사와 사전에 의논해 명백한 거절 사유를 가진 상표를 출원하는 우를 범하지 않을 수 있음.

 

자료원: Naver '브랜드 네이밍과 상표권'(http://terms.naver.com/entry.nhndocId=2275425&cid=42238&categoryId=51165) 및 KOTRA 뉴욕 무역관 자료 종합