유지혜 대표 및 Param Tripathi 변호사, 컨설팅 회사 버드트리

 

 

2019년 4월까지 인도에서 삼성이 출원한 특허는 2900여 건, 매년 250여 건에 달하는 것으로 보고되고 있으며, 삼성은 인도에서 2018년 특허 출원 건수가 가장 많은 글로벌 기업으로 자리매김하게 되었다. 기술 혁신을 기반으로 한 이러한 전략은 인도에서 '가장 매력적인 모바일 브랜드'로 손꼽히고 있는 삼성의 핵심 역량을 보여주기도 한다. 막연히 인도가 ‘후진국’으로 분류된다는 이유로 지식재산권이 제대로 보장되지 않을 것이라는 선입견을 가질 수도 있겠다. 하지만, 2018년 세계지식재산권기구(WIPO: World Intellectual Property Organization) 보고서에 따르면 인도에서의 특허 등록은 2016년 8,248건에서 2017년 12,387건으로 50% 이상 급증하였고, 이 중 외국 기업의 인도 국내 특허 등록은 10,675건으로 전체 등록의 85%를 차지하고 있는 것으로 조사된 바 있다. 인도가 글로벌 기업의 특허 출원 경쟁의 장이 되고 있는 것이다. 이 글에서는 인도에서 특허 출원이 왜 중요하며 우리 기업에게 어떠한 의미를 가질 수 있는지, 구체적으로 어떠한 절차를 거쳐 하나의 발명이 비로소 ‘재산권’으로서의 특허권으로 인정받을 수 있는지 간략히 소개하고자 한다.

 

재산권으로서 특허의 의미

 

특허제도는 발명을 창작한 사람 또는 기업에게 정부가 일정 기간 독점적이고 배타적인 권리를 부여하여 이러한 발명이 동의 없이 다른 사람에 의하여 무단으로 사용되지 않도록 재산권으로서 보호하여 산업발전에 기여할 수 있도록 하는 제도이다. 인도 또한 특허법 (Patents Act, 1970; Patents (Amendment) Act, 2005) 및 특허 규칙 (Patents Rules, 2003; Patents (Amendment) Rules, 2017) 으로써 재산권으로서의 특허권을 보호하고 있다.

 

발명은 특허권자의 동의 없이 상업적으로 제조, 사용, 배포 또는 판매될 수 없으며, 이에 대한 침해가 발생하는 경우 침해 금지 가처분, 손해배상 기타 소송 등을 통한 권리 구제가 가능하고, 대상 제품에 대한 압수, 수색, 폐기까지도 가능하다. 나아가 특허권자는 특허에 대하여 유상으로 저당권, 라이센스, 권리도 설정하여 재산적 가치를 창출할 수도 있다. 따라서, 특허권은 그 자체만으로 무형의 재산권으로서 가치가 있는 권리이므로, 자사 제품 등에 대한 완전하고 배타적인 특허 등록은 시장 선점과 안정적인 사업 발전을 위한 핵심적인 요소라고 할 수 있겠다.

 

그러나, 특허는 발명했다는 그 사실만으로 보호대상이 되지는 않는다는 점에 주의를 기울여야 한다. 즉, 발명자가 발명의 내용을 관할 정부기관에 서면으로 제출하고 심사를 거쳐 정부에 등록이 되어야만 비로소 권리로서 존재하게 되는 것이다. 그렇다면, 인도에서 특허권을 갖기 위해 무엇을 해야 할지 출원부터 등록까지 그 절차에 관하여 간략히 살펴보자.

 

특허 출원 절차

 

1. 사전 조사

 

우선 특허 출원에 앞서, 동일 또는 유사한 특허 발명이 이미 출원 또는 공개되었는지, 또는 기존에 존재하거나 만료된 특허의 대상은 아닌지 등 특허 출원 등록이 실현가능한지 여부를 확인하기 위하여 사전에 조사가 선행되는 것이 바람직하다.

 

2. 특허 출원

 

사전 조사를 통해서 동일 또는 유사한 특허 또는 발명이 존재하지 않으므로 특허 출원이 가능하다고 판단되는 경우, 출원인은 일정한 서식으로 요구하는 바에 따라 도면 및 기타 명세서와 함께 신청서를 인도 특허청 (CGPDT: Office Of the Controller General of Patents, Designs & Trade Mark)에 제출함으로써 특허를 출원할 수 있다.

 

출원 신청방법은 온라인, 우편 또는 특허청 방문 접수 모두 가능하며, 직접 또는 대리인(변호사 또는 특허 에이전트)을 통하여 진행할 수 있다. 출원 신청은 완전명세서를 제출하는 경우 일반출원으로서 출원공개 절차로 진행될 수 있고, 또는 출원의 상세내용이 아직 준비가 되지 못한 경우 가명세서를 제출함으로써 출원일을 부여받은 후 12개월 이내에 완전명세서를 제출하여 일반출원과 동일하게 절차를 진행할 수도 있다.

 

조약에 의한 우선권 주장

 

조약국 상호간 한 당사국에 특허출원한 경우, 최초의 출원일을 다른 당사국에 특허를 출원할 때 출원일로 소급하여 우선일로 인정받을 수도 있다. 출원인이 발명에 대하여 여러 국가에서 특허권을 보호받기 위해서는 속지주의 원칙에 따라 각국에서 개별적으로 특허를 출원하여야 하고, 이는 출원인에게 절차, 비용 및 시간 등 상당한 부담이 되는 것이 사실이다. 이에 따라 많은 국가들은 조약을 체결하여 상대국에서의 선출원자의 지위를 보장하고 발명의 국제적 보호를 도모하고 있다. 이러한 조약에 의한 우선권제도는 파리조약(Paris Convention)상의 우선권제도가 가장 보편적이며, 파리조약의 비가입국이라고 하더라도 각 개별 국가의 조약에 따라 적용될 수도 있다. 인도도 한국과 함께 파리조약 가입국으로서 이러한 조약에 의한 우선권 주장을 인정하고 있어 우리 기업의 인도 진출 시 동 우선권을 활용하는 것도 바람직할 수 있다.

 

PCT (Patent Cooperation Treaty: 특허협력조약) 국제출원에 의한 우선권 주장

 

아울러, PCT 출원이 이루어 진 경우 국제출원일로부터 30~31개월 이내에 인도 국내단계에 진입하면 최초의 국제출원일을 인도 국내 출원일로 소급하여 우선일로 적용시키는 것도 허용된다. 만약 PCT 출원 만료 전에 인도 국내단계로 진입하지 않는다면 동 특허 출원은 취하된 것으로 간주된다. PCT 출원은 특허협력조약에 가입한 국가 간에 보다 용이하게 특허를 출원할 수 있도록 출원인이 자국 특허청에 PCT 국제 출원서를 제출하면 국제사무국을 통하여 각 지정국에 최초의 출원서 제출일을 타국에서도 출원일로서 인정받을 수 있게 하는 제도이다. 따라서, 이 경우 출원인은 출원을 유지할지, 각국 국내단계에 진입할지, 출원을 취하 또는 포기할지 결정할 수 있는 시간적 여유를 가지게 되어 비용 및 시간을 절감하고 보다 효과적으로 특허를 관리할 수 있게 된다. 2018년 PCT 회원국은 152개국으로 세계 대부분의 국가가 가입되어 있으며, 인도 또한 이러한 국제출원 우선권을 인정하고 있다.

 

3. 출원 공개

특허청이 형식요건이 미비되었다고 판단하여 출원에 대하여 소명을 요구하는 등의 예외적인 경우가 아니라면, 출원은 출원일로부터 18개월 후에 공보에 공개될 수 있다. 출원된 발명의 내용을 공보에 게재하여 공중에게 공표함으로써 기술의 공개를 통하여 산업에서의 중복 연구를 방지하고 일반 공중에게 기술정보를 제공하며, 아울러 이러한 출원이 등록되는데 이의가 있는 경우 누구든지 이에 대한 의견을 특허청에 제시할 수 있도록 하는 절차이다. 출원인은 이러한 공개일을 더 앞당길 수 있도록 조기공개를 신청할 수도 있다.

 

4. 사전 이의신청

출원이 공개되면 특허 등록 전 이해관계자는 누구든지 특허 등록에 대하여 이의신청을 할 수 있다.

 

5. 심사 청구

특허출원일 또는 우선일로부터 48개월 이내에 출원인 또는 기타 이해당사자는 심사청구서를 제출하여야 하며, 스타트업 등의 경우 우선 심사의 청구도 가능하다.

 

6. 특허 심사

특허 심사관은 특허 출원 내용에 대하여 심사하여 심사보고서를 발행한다 . 이 때 사전 이의신청에 대한 검토도 수반되며, 등록 요건이 미비된 경우 거절이유를 명시하여 출원인에게 소명을 요청할 수 있다.

 

7. 거절사유 소명 및 해소

출원인은 심사보고서에 거절사유가 명시되어 있는 경우 , 보고서 발행일로부터 6개월 이내 (3개월 연장가능)에 특허 등록을 위하여 거절사유에 대하여 소명함으로써 그 하자를 보정할 기회를 갖게 되며, 이에 대한 재심사를 위하여 당사자 의견 청취 절차가 있을 수 있다. 거절사유가 소명되어 그 하자가 치유되면 특허 출원이 승인될 수 있으나, 그렇지 않은 경우 출원은 거절된다.

 

8. 특허부여 공개

특허 출원이 이의제기 또는 거절사유 없이 승인되거나 , 출원인이 모든 거절 사유에 대하여 그 하자를 보완하는 경우 특허가 부여될 수 있으며, 당국은 이를 공보에 공개함으로써 특허 등록 전 이해관계인의 이의신청이 가능하도록 한다.

 

9. 사후 이의신청

특허 부여 공개일로부터 12개월 이내에, 이해관계인은 누구든지 이의신청을 할 수 있다.

 

10. 특허 등록

위 모든 단계를 거처 특허 등록이 승인되면 특허 등록이 완료되며, 특허는 출원일로부터 20년 동안 존속된다.

 

인도 정부의 절차 개선 노력

 

최근 인도 특허 등록이 증가하게 된 배경 중 하나로서 인도 정부의 제도 및 절차 개선 노력이 눈에 띈다. 2016년 5월부터 시행된 개정 특허 규칙의 특허 출원 제도 개선이 그 대표적인 예이다. 전반적인 특허 출원의 타임라인을 간소화함과 동시에, 이의 신청 청문에 대한 연기를 2회, 최대 30일 이내로 제한하는 등 신속한 심사를 보장하고, 특허 대리인에 의한 온라인 출원을 의무화 하는 등 절차를 대폭 개선하였다. 나아가 스타트업 특허 출원 및 PCT 출원의 경우 보다 신속히 심사가 이루어질 수 있도록 하였고, 특히 스타트업에 대해서는 출원 비용을 대폭 낮추어 인도 특허 제도의 개선에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.

 

보다 구체적인 절차적 개선으로서 시스템의 ‘전자화’가 특히 주목할 만하다. 인도 정부는 2016년부터 특허 출원의 심사 청구의 자동 배정 시스템을 도입하여, 심사과정에 있어 인적 개입을 배제하고 전 과정을 자동화 하였다. 심사보고서 또한 이메일을 통하여 전자적으로 통지되며 서면 통지는 사실상 중단되었고, 청문 통지 또한 이메일로 발송된다. 특히, 특허부여증서(Patent grant certificates) 관련 절차는 전면적으로 자동화되었다. 이메일로 특허 부여에 관하여 안내 받을 수 있게 되었으며, 출원인은 공식 웹사이트에서 증서를 다운받아 인쇄하여 사용할 수 있다.

 

시사점

 

절차적으로 인도에서는 모든 출원 진행이 영어로 가능하므로 영어가 통용되지 않는 국가에 비하여 출원이 훨씬 용이할 수 있다는 장점이 있다. 또한 인도는 파리 조약 가입국으로서 우선권 주장이 가능하며, PCT국제 출원도 인정되고 있어 우리 기업이 특허 출원을 진행하기에 그 진입 장벽이 높다고 할 수는 없다. 그러나, 인도는 절차 진행과 관련하여 관료주의와 형식주의가 다소 강한 편이며, 인도 현지 이해관계자들의 권리 의식도 높은 사회적인 특징을 감안하면 인도 현지의 전문가의 조력이 필수적일 수 있다. 아울러, 인도 정부는 최근 특허출원 절차를 간소화 하는 등 제도의 선진화에 노력을 기울이고 있어 최신 규정에 대한 이해 및 점검이 필요하므로, 인도 현지 특허법인 또는 로펌과 절차를 진행하는 것이 바람직할 수 있다.

 

인도는 국제적으로 통용되고 있는 특허의 개념을 수용하고 이에 따른 특허권을 보호하는 제도가 잘 발달되어 있으며 이를 위하여 인도 정부는 제도적 개선에 주력하고 있고, 그 권리의 법적 실효성 또한 점차 강화되고 있다. 예외적으로 국외 특허권자를 보호하는 제도적 장치가 있기는 하지만, 원칙적으로 특허는 해당 국가에 별도로 등록이 되어야만 완전한 재산권으로서 보호받을 수 있으므로, 우리 기업이 인도 진출 시 인도 특허 출원을 기업의 가치를 증진시키고 사업의 안정적인 확대에 기여하는 주요 요소로 고려하기를 적극 추천한다.

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.