미국, 기존 특허 보호 약해지고 신규 특허받기는 더욱 어려워질 듯

- 미 대법원 “특허심사에 자명성 기준 적용 강화” 주문 -

 

보고일자 : 2007.5.8.

이용하 워싱턴무역관

ylee@kotra.or.kr

 

□ 미 대법원, “자명성 강한 아이디어는 특허 인정 어렵다” 판결
 

 ○ 소송 건 : KSR International vs Teleflex (No. 04-1350)

  - 피고 측(KSR International) 소개 : KSR International은 GM 등 자동차회사에 가스 페달을 납품하는 부품업체로서 이 업체가 제작하는 가속 페달은 운전자의 다리 길이에 맞춰 그 높이가 조절될 수 있으며 옛날처럼 전선이 아닌 전자 센서를 통해 추진력을 조절하도록 돼 있음.

  - 원고 측(Teleflex) 주장 : 원고는 피고, 즉 KSR International의 가스 페달에 사용된 ‘기술조합(combination)'이 자사가 특허권을 보유한 아이디어를 도용한 것이라고 주장

  - 피고 측 반론: 이 기술조합, 즉 원고 측이 특허소유를 주장하는 아이디어는 사실 관련기술에 익숙한 사람이라면 누구나 만들 수 있는 ‘자명한(obvious)' 것이기 때문에 특허가 성립되지 않음.

 

 ○ 소송 핵심쟁점 : 특허법상 ‘자명성(obviousness)' 또는 ’비자명성(non-obviousness) 요건‘ 해석 범위

  - 특허법의 일반적인 원칙인 ‘비자명성의 원칙’에 따르면, 진정으로 창의적인 발명품만이 특허 대상이 되며 반대로 지나치게 자명한 것은 특허대상이 될 수 없음. (아래 표 참조)   

  - 즉, 이 소송은 과연 전술한 특허법상의 자명성과 비자명성 사이의 경계가 어디인가로 집약됨.

 

 ○ 대법원 판결(2007년 4월 30일): KSR International 승소

  - 표면적 판결내용 : 쟁점이 된 가스페달에 사용된 ‘기술조합(combination)'은 특허로 인정하기에 너무 자명함 원고 패소

  - 판결의 이면적 의미 : 법조계에서는 이번 판결을 대법원이 “특허당국 및 하위법원이 앞으로 특허심사 시에 발명품에 대한 자명성 검토를 강화하라”는 분명한 메시지를 보낸 것으로 파악하고 있음.

 

특허 성립 요건

유용성 (utility)	Ο Patent Act의 101조에 의거, 특허는 유용한 발명품에만 허가 가능  Ο 1965년 법원 판결문에 따르면 “특허는 사냥 허가증이 아님. 탐색 (그 자체)에 대한 보상이 아닌 탐색의 성공적인 결말에 대한 보상임. 특허는 상업의 세계를 위한 것이지 철학의 영역을 위한 것이 아님.” (Application of Ruschig, 343 F.2d 965, 970 (CCPA 1965))
신규성 (novelty)	Ο Patent Act의 102조에 의거, 특허는 선행기술(prior art) 또는 간행물 및 기타특허 등의 공유정보(public domain)에 의거한 완벽한 예측이 불가능해야 함.  Ο 발명일 이전에 타인에 의해 공지 또는 간행물에 게재됐거나 미국 출원일로부터 1년 또는 그 이전에 간행물에 게재, 공용 혹은 판매됐을 경우, 발명이 외국 출원일로부터 12개월이 경과해 미국에 출원한 경우 또는 미국에서 특허되기 전 외국에서 먼저 특허가 허여된 경우, 발명일 이전에 미국에서 타인의 특허에 게재된 경우, 발명을 포기한 경우 등은 신규성을 상실하게 됨.
비자명성 (non-obviousness)	Ο Patent Act의 103조에 의거, 특허는 해당분야에 대한 통상의 기술을 가지고 있는 사람의 능력을 초월하는 것이어야 함.  Ο 이전에 공개되거나 기재돼 있지 않았다 하더라도, “발명”이 이뤄진 시점에 해당분야에 대한 통상의 지식을 가지고 있는 사람이 보았을 때 특허를 청구한 “발명”이 선행기술에 비해 그 차이가 전체적으로 자명한 것이라면 (즉, 진보성이 결여된 것이라면) 비자명성 불인정

 

□ 대법원 판결 배경
 

 ○ 특허 심사기간 지연  

  - 특허 심사 시 자명성 기준 적용 약화로 말미암아 특허의 수는 물론이고 특허의 가치가 급증함에 따라 특허청에 접수돼 심사를 기다리는 특허출원 건수가 폭발적으로 증가하면서 특허 심사기간이 지연되고 특허 심사기준도 느슨해짐.

 

 ○ 특허 관련 소송 증가    

  - 전술한 문제에 따라 특허 관련 소송이 증가할 뿐만 아니라 관련 변호사 비용 및 합의금액도 덩달아 증가함.

 

 ○ 업종 간 이해관계 상충   

  - 수년 간 의회가 이 문제를 해결하고자 했으나 컴퓨터 업계와 제약업계 사이에 의견 불일치로 말미암아 의견 절충에 실패하자 급기야 대법원이 유권해석에 나선 것 (아래 시사점의 ‘업계 파급 효과’ 참조)

   

□ 미국 내 특허 관련 의사결정 역학구도
 

 ○ 대법원(Supreme Court) vs 연방순회 항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)

  - 연방순회 항소법원은 1982년 의회가 제정한 특별법원으로, 그 이후 1990년대 중반까지만 해도 특허 소송에 관해서만큼은 대법원이 하급법원인 항소법원의 의견을 그대로 존중한 경우가 압도적이었지만, 이후 IT 혁명이 가속화되면서 ‘순회항소법원이 특허권 보유자에게 지나치게 우호적’이라는 비판이 제기됨에 따라 대법원은 점차 순회법원의 판결을 번복하는 독자적 행보를 취하기 시작함.    

  - 이번 재판에서도 지방법원이 1심판결을 통해 원고 패소 결정을 내렸지만, 순회항소법원이 ‘해당 기술조합의 자명성이 인정되지 않는다’는 이유를 들어가며 이를 번복함으로써 다시금 기존 특허권 보유자의 권리를 보호하는 입장을 취했음.

  - 반면, 대법원에서는 이와 같은 순회항소법원의 판결을 다시 심리하기로 결정한데 이어 4월 30일 이윽고 항소법원의 결정을 번복하는 최종 판결을 내림으로써 “실질적 혁신 없이 자연스러운 과정에서 충분히 일어날 진보에 대해서도 특허보호를 제공하는 것은 과학발전을 오히려 가로막는 일이며, 특별히 이전에 알려진 요소를 조합한 (기술조합)에 대해 특허를 허용할 경우 이전 발명품의 가치나 효용성을 저해하는 결과까지 초래한다”는 입장을 표명함.      

 

 ○ 법무부 산하 법무차관실(OSG: Office of the Solicitor General)

 

  - 하지만 미국 법조계에 정통한 인물들 사이에서는 특허법과 관련된 진정한 실권 기관은 대법원이나 항소법원이 아닌 법무부 산하 법무차관실(OSG)이라는 의견이 지배적임.    

 

  - OSG는 법무부 소속 변호사로서 대법원에서 연방정부를 대표하는 역할을 수행함. 1995년 이후 대법원에서 평결한 특허 소송 가운데 OSG가 참여한 경우는 모두 10건인데, 그 가운데 OSG의 의견대로 판결이 나지 않은 경우는 단 한 건도 없었던 것으로 알려짐.

 

  - 특허 관련 소송에 있어서만큼은 대법원이 행정부의 의견을 이처럼 그대로 “청종”하는 것은 궁극적으로 대법관 중 그 누구도 특허법 전문가가 아니다 보니, 미특허청(US PTO), 연방거래위원회(FTC) 등 같은 정부 기관으로부터 정보를 취합하는 OSG의 자문에 대한 의존도가 커질 수밖에 없기 때문인 것으로 분석됨.

 

  - 이번 재판에서도 OSG는 해당 기술조합의 자명성, 즉 특허 요건 불충분을 주장한 피고(KSR International) 측의 입장을 지지한 것으로 밝혀지고 있음. (이에 따라 일부 법조계 인사들은 이번 판결을 두고 궁극적으로는 대법원이라는 무대 위에서 법무차관실이 연방순회법원과의 힘겨루기에서 한판승을 거둔 것이라고 해석)

 

□ 미국 특허를 현재 보유 중이거나 출원을 고려 중인 우리 기업에 대한 시사점

 

 ○ 기존 미국 특허보호 약화 예상

  - (특허권에 대한 자명성 기준 적용강화로 말미암아) 다수의 기존 특허권에 대한 법적 소송이 러시(rush)를 이룰 것으로 예상됨.

  - (거의 모든 특허권에 대한 법적소송 제기가 가능해짐에 따라) 기존 특허권 보유자의 입장에서는 불확실성 증가

  - 피고측 반론 : 이 기술조합, 즉 원고 측이 특허소유를 주장하는 아이디어는 사실 관련기술에 익숙한 사람이라면 누구나 만들 수 있는 ‘자명한(obvious)' 것이기 때문에 특허가 성립되지 않음.

 

 ○ 신규 미국 특허 획득 어려워질 것으로 예상

  - (특허권에 대한 자명성 기준 적용 강화가 신규 특허 심사에도 적용됨으로 말미암아) 특허 심사 기간이 길어지고 특허 획득이 더 까다로워질 것으로 예상

  - 최근 미국에서 쇼핑 및 경매 등 다양한 분야에서 무차별적으로 기승을 부려온 소위 '사업방법특허(business method patents)' 취득 붐이 종언을 고할 것으로 예상

 

 ○ 업계 파급 효과

  - IT 업계 : (특허에 대한 보호 약화로 말미암아) 기존의 “무의미한” 특허획득 경쟁추세 약화가 기대됨. 참고로 IT 업계는 현재 무분별하게 특허권을 획득한 뒤 자사의 특허를 침해한 사례만을 찾아 법률소송을 통해 한몫을 챙기는 것을 ‘사업모델’로 가지고 있는 비양심적 기업들이 다수 존재하는 것으로 파악

  - 제약 업계 : 기존의 약품을 혼합하는 등의 방법과 같이,기존의 발명품에 대한 최소한의 개량만으로 신규 특허를 취득하는 방법으로 지재권을 강화해온 상당수 기존 제약업계는 이번 판결로 피해를 입을 것으로 예상되는 반면, 발 빠른 일부 바이오텍 업체들은 기존 업체의 절묘한 조합(cocktail)을 통해 시장 창출 및 공략을 시도하는 경우가 늘어날 것으로 예상   

 

 

자료원 : Washington Post, Wall Street Journal, Econom