ITOH INTERNATIONAL PATENT OFFICE

1. 일본의 지식재산 관련 주요 현안

1) AI, IoT 등 4차 산업 혁명 태두에 따른 대응

일본 역시 AI, IoT 등 새로운 기술의 발전에 따른 산업 구조 및 비즈니스 환경 변화에의 대응을 주요 현안에서 빼놓을 수 없다.

이를 위해 일본에서는 이미 3년여 전부터 AI, IoT 관련 발명의 심사 사례 발간, 외국 청과의 세미나, 의장법 개정, 특허 무효심판 증거 조사의 개선 등을 실행해왔으나 앞으로 해야 할 대응 조치 등을 생각하면 아직 시작 단계라고 해야 할 것이다.

현안이 되고 있는 검토 과제로서 구체적 케이스로는 디지털 트랜스포메이션(DX, Digital Transformation)의 급격한 확산에 따라 네트워크를 통해 복수 개의 서버 운영 주체에 의해 서비스가 제공되는 경우의 특허 침해 문제, 또한 그중에서도 네트워크의 일부가 해외에 서버를 두고 있는 경우의 취급 등을 들 수 있다.

일례로서 메인 서비스는 무료이지만 주로 옵션으로 제공하는 유료 서비스나 광고 수입 등에 의해 수익을 얻는 이른바 플랫폼(platform)형 비즈니스의 경우 메인 서비스에 관련된 특허권자가 이러한 비즈니스 양태에 대해 권리 행사 가능한지 그리고 설령 가능하다 하더라도 수익과의 인과 관계가 희박하다는 점에서 손해배상에 있어 적절하게 보호받지 못하는 문제도 있다.

그 외에도 데이터에 관련된 합리적 보호 방안 등 여러 사례를 상정할 수 있겠지만 AI나 IoT 등에 수반되는 초연결, 융합의 시대에 따른 과제에 대한 검토가 일본에서는 활발하게 이뤄지고 있다.

2) 분쟁 해결 절차 및 권리 보호의 효율화

권리 구제를 보다 실질화해 특허 제도를 건전하게 유지하고 공평한 분쟁 해결을 추구하기 위한 노력은 일본에서 올해에도 여전히 진행 중이다.

앞서 언급한 중립적 전문가의 증거 조사, 인카메라(in-camera)의 도입과 같이 증거 수집 절차의 개선이 이뤄졌지만 상대방 당사자에게 증거 개시 제한이나 전문성이 높은 사건에 대한 제3자 의견 모집 제도 등도 논의되고 있다.

한편 증거 조사 이외의 영역에서는 정정 심판 및 정정 청구에 있어 통상실시권자의 동의 요건을 삭제하는 것에 대해 상당히 의견이 모아진 상태여서 머지 않은 장래에 제도화될 것으로 보여지며 특허권자에 대한 금전적 구제를 더욱 강화하기 위해 징벌적 배상 제도, 침해자 이익 상환형으로의 전환 등이 논의되고 있다.

또한 중장기적 과제로는 침해 소송 제도 자체의 근본적 개혁안도 검토되고 있다. 구체적으로는 침해 소송에서 침해 여부 판단과 손해의 유무 및 범위 판단을 분리해 침해 여부를 조속히 먼저 확정하는 방안 등이다.

3) 스타트업 기업 등에 대한 실질적 지원 강화

미래 먹거리 확보를 위한 지속적인 이노베이션은 일본에서도 예외없이 국가 생존 및 발전의 키워드로서 강조되고 있다. 이를 위해 위에서 설명한 대학, 스타트업 등에 어드바이저 파견, 스타트업용 계약서 견본의 제공, 중소기업 IP 가치 평가에 기반한 컨설팅 등이 행해지고 있다. 또한 금전적인 면에서도 작년 4월부터는 특허료, 심사청구료, 국제출원 관련 수수료에 대해 간편한 절차로 최대 2/3까지 감면받을 수 있게 됐다.

또한 일본 특허청은 AI, IoT 등에 필요한 또는 그 산물로서 발생되는 특허 정보의 빅데이터 및 그것을 분석한 민관의 자료를 유저에게 공개 또는 개방해 스타트업 등이 사회에 실장 가능한 연구 개발의 방향을 잡고 파트너와 협업할 수 있도록 지원하고 있다.

그 밖에 권리 행사 단계를 염두에 둔 청구항 작성을 위해 발명의 초기 단계에서부터 변리사 등의 전문가와 협조가 이뤄지도록 하며, 특히 AI 발명 등과 관련해서는 심사 사례 등을 연구하고 축적해 각종 기관 등을 통해 널리 보급하려 하고 있다.

4) 특허 활용의 다양화(오픈 이노베이션)

앞서 언급한 스타트업 등의 활성화와도 관련이 있는 오픈 이노베이션을 통한 시너지 효과 창출, 시장 확대, 획기적 기술 발전 등을 이루기 위해서는 종래의 배타적 독점권에 기반한 특허 활용에 더해 새로운 활용 방안의 모색과 개발이 매우 중요하다.

이를 위해 일본에서는 침해 발견 시에 라이선스 계약 지향의 대응, 표준화 선점을 위한 특허 개방 등이 증가하고 있으며 대기업들의 특허 풀에 의한 특허 공동 관리 역시 활발히 이뤄지고 있다.

장래의 제도적 조치 또는 상관행 운영의 면에서는 미리 라이선스 허락의 의사를 밝혀 등록공보 등에 명기하는 실시 허락 의사 제도(대신에 특허료 감면 등의 혜택)의 도입, 표준특허에 관한 실시료 산정 및 소진 이론의 재검토 등이 논의되고 있다.

또한 우리나라와는 달리 선등록 제도를 유지하고 있는 실용신안의 특질을 살려 광고 선전 목적의 기업 또는 프로그래머, 크리에이터 등과 같은 개인 등 권리 행사를 그다지 염두에 두지 않는 유저를 대상으로 이용을 장려하는 안도 검토 중에 있다.

2. 우리 기업 관련 주요 현안

1) 현지 권리의 비침해를 보장할 수 있는가 또는 침해 경고 받았을 때의 대응

우리나라 기업들이 일본에서 비즈니스를 전개할 때에는 여전히 현지 기업의 기존 권리에 저촉되지 않을지 하는 우려의 불식이 큰 현안이라고 할 수 있다.

이제 중소 기업 이상 규모의 기업들에는 지적재산권에 대한 인식이 어느 정도 정착돼 해외에 론칭하기 전에 또는 론칭 후에도 사전 예방의 차원에서 점검하는 기업들이 많이 생겨났지만 개인이나 스타트업의 경우에는 여전히 현지 권리 저촉 가능성에 대해 충분히 고려하지 못한 채 경고 또는 불리한 처분을 받고나서야 사후 처방이 되는 경우가 많이 있다.

예를 들자면 실제로 국내에서의 분쟁 경험을 통해 외국 진출의 경우에도 사전 체크의 필요성을 인식하고 있었던 장치 계통의 어느 중소 기업의 경우 상대적으로 대기업인 경쟁사 현지 기업 특허의 특허망을 어느 정도 파악하고서 자사의 아이템 및 중요성에 맞게 무효 조사를 효과적으로 진행할 수 있었던 반면 소수 디자이너의 감각적인 디자인을 무기로 해외 틈새 시장 개척에 성공한 어느 스타트업 기업의 경우 현지 아마존을 통해 판매를 진행 중에 권리자로부터 경고를 받아 판매 중지를 받는 일에 이르렀다.

또한 보수적인 일본 시장에 시대의 흐름을 읽고 종이→전자화의 아이템 체인지를 과감하게 제안해 양판점 납품에 성공한 어느 중소기업 역시, 일본 내 경쟁사의 동향 및 납품처로부터의 정보 등에 반응해 발빠르게 권리 저촉 가능성을 두고 미연에 대응했던 일도 있다.

2) 라이선스를 비롯한 현지 파트너와의 계약서상 노하우

우리나라 기업들이 일본에서의 유통망, 판매처 등의 현실적 문제로 인해 현지의 파트너와 협업을 하게 되는 경우 역시 많이 있다. 이 경우 위에서 언급한 타사 권리에의 저촉 사항을 체크해야 하는데 특히 우리나라 기업이 일본 파트너 기업에 납품을 하는 상황이라면 기본적으로는 납품 기업인 우리 기업에 계약서상 체크 의무가 요구되는 경우가 일반적이다.

반대로 자신의 또는 파트너의 특허권이 매개가 돼 계약 체결이 된 경우 특허권자에 대해 특허권에 대한 보장 조항이 요구되는 경우가 있다.

그 외에 우리 기업의 우수한 기술적 아이디어나 디자인이 인정받아 일본에 론칭하게 된 경우 어느 시점에는 계약 파트너가 모방해 독자적으로 전개하지 않을까 또는 등록 권리인 경우에는 계약 파트너가 무효를 주장하지는 않을까 우려하는 케이스도 있었다.

이와 같이 몇 가지의 예를 들었지만 비즈니스 계약의 세계는 매우 많은 경우의 수를 가지고 있다고 볼 수 있으며 이러한 계약서 작성, 검토의 노하우까지는 우리의 중소기업, 스타트업, 개인 기업들에 아직은 현실적 어려움이 있다고 볼 수 밖에 없다. 더군다나 현지 로컬의 상관습을 고려해야 하는 경우라면 더욱 그러하다.

3) 일본 특유의 시장 수요 공략에 따르는 법적 리스크 등의 검토

일단 시장 진입에 성공하게 되면 안정적이며, 비즈니스 매너가 좋은 일본에서 사업을 전개하고자 하는 우리나라 기업이 적지 않다. 말할 필요도 없지만 우선은 정확한 아이템을 선정하는 것이 중요한데 이를 위해서는 일본의 로컬 사정을 잘 파악하는 것이 매우 중요하다. 이와 관련해 KOTRA 도쿄 무역관에서 펴낸 성공 사례를 참조할 수도 있을 것이다.

그러나 좋은 아이템이 선정됐다 하더라도 시장에 론칭해 안정적으로 비즈니스를 영위하기 위해서는 현지의 지재권 리스크 및 유효한 권리화의 가능성 검토를 빼놓을 수가 없다.

이와 관련해 역시 개인이나 스타트업의 경우에는 사전에 또는 적절한 타이밍에 필요한 권리를 얻지 못하거나 권리 저항 방지의 조치 또는 검토를 마치지 못한 상태에서 현지 시장에 전개하는 경우가 많다.

3. 우리 기업 관련 현안에 대한 대응 방안

현지 권리의 비침해를 보장할 수 있는가 또는 침해 경고 받았을 때의 대응

우리나라 기업이 일본에서 권리 대항을 받지 않고 안정적으로 비즈니스를 영위하기 위해서는 현지 전문가의 도움을 얻어 지재권에 대한 사전 조사(IP 체크)를 하는 것이 최선이라 할 수 있다. 구체적으로는 FTO(Free to Operate) 조사, 무효 조사 등을 할 수 있는데 해외 진출에는 큰 비용이 소요되는 만큼 시행 착오를 회피하고 불필요한 비용 및 시간 손실을 방지하기 위해서는 사전에 미리 조사를 마쳐 두는 것이 가장 이상적이다.

그러나 물론 이미 론칭한 이후에도 그에 맞게 적절한 대응을 할 수가 있다. 즉 침해 경고를 받은 경우에는 예를 들어 상대방이 트롤(troll)인 경우 등에는 전략적으로 무시를 하는 경우도 간혹 있지만 일반적인 경우에는 (특히, 일본의 시장 및 비즈니스 환경에서는) 실시를 중지하고 차분히 대응책을 검토하는 것이 중요하다. 구체적으로는 현지 전문가에게 의뢰해 침해 감정을 받는 것이 좋으며, 상대방 권리에 무효 사유 등이 있다고 판단되는 경우에는 무효 심판을 청구할 수 있다. 다만 일본은 심사 품질 면에서 높은 평가를 받고 있어 무효율이 매우 낮다는 점(2019년, 일부 인용 포함 청구 인용율 16.0%)에 유의할 필요가 있다.

감정 결과 침해에 해당할 가능성이 크고 상대방 권리에 무효 가능성도 작다고 판단되는 경우 또는 애초부터 크로스 라이선스가 가능하다든가 표준특허인 경우 등과 같이 라이선스 교섭에 잇점이 있는 경우에는 침해 감정을 하지 않고 상대방에게 바로 라이선스 교섭을 타진할 수도 있다.

한편 이와 같이 해외 분쟁 대응에는 조사, 감정 등의 작업이 필요하며 특히 중소기업 및 스타트업 등의 입장에서는 적지 않은 비용이 소요되는 바 KOTRA의 해외 지재 분쟁 관련 보조금 제도(법률의견서 작성지원)를 적극적으로 이용, 검토하는 것이 좋다.

2) 라이선스를 비롯한 현지 파트너와의 계약서상 노하우

계약서 상의 노하우 역시 숙련된 현지 전문가의 도움이 필요하다. 계약서의 경우 다양한 조건 및 발생할 수 있는 상황을 케이스 바이스 케이스로 치밀하게 검토할 필요가 있으므로 충분한 커뮤니케이션을 통해 경험이 풍부한 현지 전문가의 도움이 긴요하다 할 것이다.

또는 우리 정부에서 올해 2월에 “표준특허 분쟁대응 가이드”를 발간한 것처럼 지재 관련 비즈니스 계약서의 표준 양식에 대해서도 여러 케이스에 걸쳐 꼼꼼히 제시해준다면 침해 발생 시의 책임 소재나 모방 우려 방지 문제 등에 있어 준비되지 않은 상태에 직면해 있는 중소기업 및 스타트업 기업의 계약 당사자에게 적지 않은 도움이 될 것이라 본다.

3) 일본 특유의 시장 수요 공략에 따르는 법적 리스크 등의 검토

현지의 법률, 제도의 운용 및 변경에는 로컬한 부분이 많으므로 지식과 경험을 가진 현지 전문가의 자문을 얻을 필요가 있다.

권리화 등에 관해서는 법제의 변경이 잦은 편이고 그 영향을 직접적으로 받으므로 주의할 필요가 있다. 예를 들어 태두하는 이른바 4차 산업 혁명에 직간접적으로 관련된 기술 및 디자인에 대해서는 BM(Business Method) 발명, 소프트웨어 발명, 프로그램 발명에 대한 동향, AI 관련 심사 사례, 확대된 의장의 보호 대상에 해당되는지 여부 등에 주목할 필요가 있다.

※ 해당 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로, KOTRA의 공식의견이 아님을 알려드립니다.