Vinson & Elkins LLP 유시호 (Siho “Scott” Yoo) 미국 변호사

거의 모든 기술 산업분야에 걸쳐 미국이 시장으로서 지니는 가치는 매우 크다. 그래서 많은 수의 한국 기업들은 단일 시장으로서 규모가 가장 큰 미국시장 진출을 염두에 두고 제품/기술을 개발하고 이를 바탕으로 특허를 획득한다.  하지만 많은 스타트업들에게는 미국시장이 생소할 수 있으며, 미국에 특허를 출원/등록 한다는 것이 매우 낯설게 느껴질 수 있다. 또한 미국에 특허를 출원하는 비용은 상대적으로 한국 대비 몇 배나 되며, 그 절차 또한 더 까다롭고 매우 복잡해 질 수 있다. 

한국 기업들은 이러한 미국 시장과 특허에 대한 생소함 등으로 미국 특허를 획득하는 과정 자체를 단순히 한국 특허 획득의 연장선 정도로만 생각할 수도 있다. 하지만 특허는 등록이 완료되면 일반적으로 수정 자체가 불가능해진다.  따라서 출원 과정에서라면 쉽게 수정이 가능했던 부분들을 특허 등록 후에는 훨씬 큰 비용을 들여가며 고치거나 아예 고치는 것 자체가 불가능해 질 수 있다.  마치 건물을 건설하는데 설계도 단계에서 놓친 사소한 실수 하나로 큰 비용을 들여 완공된 건물 자체를 대폭 재건축하는 것과 비슷한 문제이다.  특허의 경우, 출원 단계에서 놓친 사소한 실수 하나로 기업의 핵심 기술을 잃거나 중요 분쟁/소송에서 승기를 놓칠 수 있다. 그렇기 때문에 수천 개의 특허를 보유한 대기업보다 오히려 소수의 핵심기술에 대한 의존도가 큰 스타트업의 경우 더욱 더 출원 단계에서의 충분한 검토가 중요할 수 있다.

한국 기업이 미국에 특허 출원을 할 경우 초기 출원단계에서 꼭 검토되어야 하는 기본적인 부분 중 하나가 바로 특허가 미국법 특성에 맞게 수정이 되었는가이다.  너무나 당연한 얘기로 들릴지 모르지만 그렇기 때문에 더욱 간과되기 쉬운 부분이기도 하다.  필자의 경험에 의하면 물론 각 기업마다 차이는 있겠지만 많은 수의 한국기업들은 일반적으로 한국에서 먼저 특허를 출원하고, 한국 변리사 사무소를 통해 이를 영어로 번역한 후 미국에 출원을 한다. 이렇게 한국에 출원된 특허를 영어로 번역하여 미국에 출원한 경우, 미국 법에 맞게 수정하는 과정을 거치지 않는 경우가 종종 생긴다.  따라서, 최종 등록된 미국 특허가 미국법과 상충하는 문제를 가져 실질적인 가치가 거의 없는 특허가 되어 버리는 경우도 있다.  또한, 한국 변리사 사무소를 통해 간접적으로 미국 특허 변호사와 의사소통을 할 경우, 미국 특허를 출원하는 당사자인 미국 특허 변호사와의 원활한 의사소통이 이루어지기 힘들 수 있다.  원활한 의사소통의 부재로 인해 미국 변호사가, 고객인 한국기업의 비지니스와 특허 보호 대상인 제품에 대한 충부한 이해없이 미국 특허를 출원함으로 생길 수 있는 문제도 있다.  고객의 비지니스와 제품에 대한 이해는 좋은 특허를 쓰기 위한 필수 요소이다.       

초기 출원단계에서 검토가 되어야 할 미국 특허법의 몇 가지 주요 요소들을 간단히 살펴보면, 특허의 범위를 규정하는청구항(claim)이 불명확하면 안된다는 규정(indefiniteness), 특허 명세서가 얼마나 충실히 발명을 서술하는지 여부(written description), 청구항의 범위를 명세서에 설명된 특정 구조만으로 제약하는 기능식 청구항(means-plus-function claim), 최근에 이슈화된 추상적인 비지니스 아이디어나 알고리즘은 특허가 될 수 없다는 미국 대법원의 Alice 판결[1] 등을 들 수 있다.  이러한 부분들은 특히 영어로 번역되는 과정에서 충분히 검토가 되어 있지 않다면, 향후 등록된 특허를 사용할 때 제약을 줄 수 있고, 심지어는 특허 자체를 무효화시킬 수 있는 위험요소가 될 수 도 있다.  이런 부분들은 또한 출원 도중에 간단한 검토과정을 통해 해결이 가능할 수 있으나, 한국 특허의 청구항을 단순 번역만 하여서는 쉽게 놓칠 수 있는 부분들이기도 하다. 

또한 미국에서는 우선권(priority)[2]을 활용하여 순차적으로 자식특허(child application)를 출원하는 방법이 널리 사용되고 있는데, 이 또한 초기 출원단계에서 검토가 필요한 부분이다.  이 방법은 한 발명품에 대해 가장 처음으로 출원되는 부모특허(parent application)를 출원 후, 등록(issue) 전까지 순차적으로 다수의 자식특허를 동일한 우선권에 기반을 두고 출원을 하는 것이다.  당연히 부모 특허가 출원완료가 되면 그 내용을 수정하는 것이 불가능해지기 때문에, 이런 미국의 독특한 특허제도에서는 더욱 초기 출원단계가 중요해 질 수 밖에 없다.  그 이유는 출원 완료 후, 내용 변경이 불가한 부모특허가 어떤 내용을 가지며, 얼마나 명확하게 특허범위를 명기했느냐에 따라 자식특허의 범위 및 특허성이 종속적으로 결정이 되기 때문이다.  자식특허들의 ‘가치’까지 부모특허가 결정한다는 면에서, 부모특허를 초기 출원단계에서 얼마나 잘 작성했느냐가 매우 중요해지는 것이다.   

위와 같은 문제 등으로 한국기업들이 실제로 의도하지 않았음에도 불구하고 미국법에 맞지 않는, 가치가 떨어지는 특허를 소유하게 될 위험이 있다.  또한 향후 출원된 미국특허를 소송에 이용 시, 더 큰 비용을 들여 발생한 문제를 해결해야하는 사태가 나올 수 있다.  한 예로, 사용자 선호도에 따라 특정 제품을 추천해주는 시스템에 관한 미국 특허소송이 있었다. 여기서 핵심이 된 쟁점이 얼마나 사용자의 개인 기호에 맞는 제품을 추천해주느냐였는데, 관련 핵심 용어가 “closely match”였다. 제품이 사용자에 얼마나 “closely match”가 되야 해당 발명이 성립되는지 판단하는 것 자체가 불명확(indefinite)하기 때문에 이 특허가 무효라고 필자는 주장을 하였다.  이 주장 덕분에 소송을 유리한 방향으로 이끌어갈 수 있었다.  미국소송에서는 이런 주장을 변호하기 위해서는 많은 시간과 비용이 들며, 위 예와 같이 소송의 향방을 좌우할 수도 있다.  하지만 아쉽게도 한국 특허를 영어로 번역하고 미국에 출원하는 과정에서 “closely match”와 같은 유사한 문제들을 가진 핵심 용어들이 제대로 걸러지지 못한 경우를 본 적이 있다.   

물론 한국 기업 입장에서는 미국 특허 변호사의 선임 비용 등 현실적 여건 상, 불가피하게 미국법에 대한 검토를 생략하고 단순 번역-후-출원 방식을 채택하는 것이 자연스러운 선택일 수 있다.  그렇지만, 경우에 따라서는 상대적으로 적은 비용으로 미국법에 맞게 한국 특허를 수정, 특허의 가치를 높이는 고효율을 달성하는 것이 가능하다.  만약 미국 특허출원의 비용이 부담이 된다면, 최소한 어떤 경우에 미국 특허법 자문이 필요한지만이라도 판단하는 것이 중요하다.  한국 스타트업들이 최소한 핵심 발명/기술만이라도, 또는 최소한 부모특허만이라도 미국법에 초점을 둔 수정작업을 거친다면, 보다 ‘실질적 가치’를 가진 미국 특허를 획득할 수 있을 것으로 생각된다.