채광엽 미국 변호사 Hauptman Ham, LLP

 

2000년대 초 『가을동화』, 『겨울연가』 등으로 중국, 일본, 그리고 기타 아시아 지역에서 시작된 한류 열풍이 2012년 가수 싸이(PSY)의 「강남스타일」을 기점으로 미국과 유럽에까지 확장되었습니다. 2019년 이후 전 세계적으로 가장 유명해진 아이돌그룹 방탄소년단(BTS)을  비롯하여, 넷플릭스(Netflix)에 성공적으로 데뷔한 『킹덤(Kingdom)』, 2020년 아카데미상을 휩쓴 봉준호 감독의 『기생충』 등 음악, 드라마/영화계까지 확대된 “made in Korea” 문화상품이 미국 시장에서 센세이션을 일으키고 있습니다. 최근 코로나19 확산 일로로 미국에서 각종 스포츠 경기가 전면 중단되면서, 한국의 프로야구(KBO)와 한국여자프로골프(KLPGA) 경기까지 미국에 생중계되는 상황이 벌어지고 있습니다.

 

문화 콘텐츠뿐만 아니라 'K-Beauty'라는 신조어가 생길 만큼 양질의 화장품을 생산하고 있는 한국 내 대기업 및 스타트업 기업들도 이러한 한류 열풍 몰이에 기여해왔습니다. 또한, 화장품에 이어 각종 전자제품 등 여러 분야에서 기발한 아이디어와 기술력으로 잘 준비된 스타트업 기업들도 미국 진출을 노리고 있습니다. 예전에는 미국에 수출하기 위해 미국 내에 지사를 설립하든가, 배급업체·유통업체를 확보하여 진행해야 했기 때문에 자본력이 빈약한 영세 규모의 스타트업 기업들은 미국 수출사업에 엄두조차 내기 어려웠습니다. 그러나 근래에는 아마존(Amazon.com)이나 이베이(eBay.com) 등을 통한 온라인 판매가 활성화된 덕분에 미국으로의 상품 수출이 보다 용이해지고 있습니다.

 

필자는 KOTRA 뉴욕 IP-DESK와 로스앤젤레스 IP-DESK를 통해 수많은 한국 스타트업 및 중소기업들의 미국 상표 등록 업무를 8년째 수행하고 있습니다. 아마존 브랜드 레지스트리 (Amazon Brand Registry)에 등록하기 위해 미국 상표 출원을 의뢰하는 기업 수는 늘고 있지만, 아직도 많은 스타트업 기업 관계자들의 경험 및 전문지식 부족의 문제로, 실무 추진에 어려움을 겪으시는 점을 잘 알고 있습니다. 이에 필자는 우리 기업 관계자들이 반드시 숙지하셔야 할 미국의 기본 지식재산권 정보 및 절차에 대해 이해하기 쉽게 안내해 드리고자 합니다.

 

특허, 상표, 저작권의 개념

 

먼저, 대표적인 지식재산권은 '특허', '상표', 그리고 '저작권'입니다. 특허(patent)는 새롭고 유용한 물건이나 제조방법에 대한 '기술'을 구현한 발명에 대한 독점권을 얻기 위해 미국 특허상표청(U.S. Patent and Trademark Office로 약자로는 USPTO라고 함)에 출원하여 등록을 받는 제도입니다. 물건 외관의 특이하고 독창적인 '디자인'은 한국에서는 '의장'이라고 하는데, 미국에서는 특허의 일부로 분류되어 '디자인 특허'로 보호받습니다. 이와 대조적으로 넓은 의미의 '상표'는 상품의 근원이나 출처를 소비자가 알 수 있도록 지은 '이름'에 대한 독점권을 지칭합니다. 단, 상표는 회사의 이름인 '상호'와는 구분돼야 하며, 쉽게 말해 제품이나 서비스의 브랜드와 유사한 개념으로 이해할 수 있습니다. 이 브랜드가 유형의 “상품”에 대한 것이면 좁은 의미의 상표 (trademark)가 되는 것이고, 무형의 “서비스”에 대한 것이면 서비스표 (service mark)가 되는 것입니다. 저작권 (copyright)은 사람의 생각/감정을 표현하기 위해 창작한 결과물에 대한 독점적·배타적 권리를 말합니다. 상표는 '산업'적인 관점이며, 저작권은 '예술'적 관점으로 이해하시면 좋을 것 같습니다. 저작권은 USPTO에서 취급하지 않고, 저작권청(U.S. Copyright Office)에서 취급합니다. 아래에서는 상표에 대하여 설명을 해드리겠습니다.

 

출원과 등록의 개념

 

'출원 (application)'은 미국 특허상표청에 출원서를 작성하여 권리를 신청하는 것을 뜻합니다. 반면, '등록(registration)'은 특허상표청의 모든 절차를 거쳐서 최종적으로 권리를 부여받는 것을 의미합니다. 따라서 출원번호와 등록번호는 다릅니다. 아마존 브랜드 레지스트리에서 요구하는 번호는 출원번호가 아니라 등록번호입니다. 즉, 미국 특허상표청에 상표가 등록된 후에야 아마존 브랜드 레지스트리를 진행할 수 있습니다.

 

아마존 브랜드 레지스트리(Amazon Brand Registry)

 

아마존 브랜드 레지스트리는 미국 변호사가 진행하는 것이 아니라 상표 등록권자가 Amazon.com에 주소, 이메일 주소, 은행 및 신용카드 계좌 등 여러 정보를 바탕으로 사업자 계정 (business account)을 개설하고, 아마존에 입점하고자 하는 상품, 상품에 적용될 상표와 해당 상표의 미국 특허상표청 등록번호를 기재해 신청을 합니다. 그러면 아마존이 특허상표청의 해당 상표 사건 기록에 기재된 담당 미국 변호사의 연락처로 인증 번호(verification code)를 전달합니다. 미국 변호사는 의뢰인인 등록권자에게 이를 전달한 후, 의뢰인은 아마존 시스템에 인증 번호를 입력하여 아마존 브랜드 레지스트리 신청을 마무리하게 됩니다.

  

 미국 상표법과 한국 상표법의 차이점

 

미국은 관습법이 바탕이 된 영미법 국가입니다. 따라서 성문법을 바탕으로 법 체계가 완성된 유럽 및 아시아의 대륙법 국가들과 근본적인 차이가 있습니다.

 

한국을 포함한 대륙법 국가에서는 상표를 특허청에 출원하여 등록받게 되면 상표권의 효력이 발생되며 등록이 유지되는 한, 상표권도 유지가 되는 '등록주의'를 채택하고 있습니다. 한편, 미국에서는 특허상표청 등록 유무와 무관하게 상거래에서 상표를 '사용'하면 일단 상표권이 발생하고, 분쟁 시 누가 먼저 상표를 사용했느냐를 따져서 상표의 유효성을 판단하게 됩니다. 그러나 이는 민사소송으로 분쟁을 해결할 수 밖에 없고, 그 상표권도 해당 상표가 영향을 미치는 지역적인 한계에 따라 관련 주법원에서만 소송을 진행해야 합니다. 또한, 실제로 발품을 팔아서 전 미국을 조사해야만 누가 해당 상표를 사용하고 있는지 파악할 수 있기에 불확실한 상태로 사업을 시작해야 한다는 치명적인 단점이 있습니다.

 

이에 미국에서는 상표법을 연방법으로 명문화해 미국 특허상표청에 등록하는 제도를 구비하게 되었습니다. 특허상표청에 등록을 하면 연방 상표권을 미국 전 영토 내에서 행사할 수 있게 될 뿐만 아니라 분쟁이 생기더라도 상표 소유 사실에 대한 1차적인 반박 책임이 상대방에게 있고, 제3자에게 '이 상표는 내 것'이라고 공표하는 효과도 생기는 등 매우 유리한 입지를 확보할 수 있습니다.

 

단, 미국의 상표법은 상표를 미국 내에서 '사용'한 뒤에 상표를 출원하는 제도와 '사용'에 대한 선의의 사용 의도(bona fide intent to use)만으로 출원을 진행한 후 심사와 공고를 거친 뒤에 미국 내 사용실적을 제출하면 비로소 등록이 되는 제도를 병행하고 있습니다. 이 외에도 파리 협약(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)에 따라 한국에서 등록받은 상표등록증이 있다면 이를 바탕으로 미국에 출원하여 등록받는 제도와 마드리드 국제등록을 통해 미국 진입을 하는 출원제도도 갖추고 있습니다.  

 

미국 상표 출원 시 유의할 점과 실무 조언

 

미국 이외의 국가에 적(籍)을 둔 외국 출원인(예: 한국 소재 회사)이더라도 예전까지는 출원인이 직접 미국에 상표 출원을 할 수 있어 한국 내 기업·개인들이 직접 출원을 하는 경우가 많았습니다. 하지만 2019년 8월 3일부터 모든 외국인(법인 또는 자연인)은 반드시 미국 내 어느 주에라도 변호사 면허를 소지한 대리인을 고용한 후 그 대리인을 통해서만 출원 및 관련 법적 절차를 진행할 수 있도록 강제하고 있습니다. 이에 더해 지난 2월부터 시행되는 미국 특허상표청의 신설 규칙에 따르면, 2020년 2월 15일 이후에 출원되는 신규 출원건이나, 특허상표청에 제출되는 각종 대응서(위임장, 기한 연장서, 답변서, 사용선언서 등)에 대하여 출원인의 이메일 주소(한국 대리인의 이메일 주소는 수용 불가)를 반드시 기재하도록 의무화됐습니다. 이 같은 조치는 행정 처리의 효율을 높이고, 미국 상표법을 잘 몰라 거짓되거나 과장된 정보·증거를 출원 절차에 사용하여 상표를 등록하는 사례를 방지하기 위한 목적으로, 반드시 책임 있는 전문가의 조력을 받아 절차상 오류 없이 상표가 무사히 등록될 수 있게 장려하고자 마련되었습니다.

 

그럼 우리 기업들이 미국 상표 출원 시 유의해야 하는 대표적인 이슈 몇 가지에 대해 기술하고 실무 조언을 덧붙이겠습니다.

 

1. 1. 지정상품·서비스는 반드시 '선의의 사용의도(Bona fide Intent to Use)'가 있는 것으로만 간추릴 것

 

미국에서는 상표를 상거래에 '실제로 사용'해야 등록을 받을 수 있다는 점은 이미 위에서 설명해드린 바와 같습니다. 다만, 이러한 요건이 사업체들에 가혹하게 여겨질 수 있기에 이를 보완하기 위한 절차를 두고 있습니다. 엄밀히 말해 법적으로 정확한 개념은 아니지만 이해를 돕기 위해 풀어 설명하자면, '앞으로 사용할 예정'이라는 약속을 하고 출원을 한 후 등록받기 전 사용증거를 제출하는 것입니다. 이는 한국 상표등록증을 바탕으로 진행하든, 마드리드 국제등록을 통해 미국에 진입하든 동일하게 적용되는 원칙입니다. 즉, 어떤 출원방식을 택하든 '선의의 사용 의도'가 있어야 합니다. 이 선의의 사용 의도는 상표에 대한 것뿐만 아니라, 그 상표를 적용할 '상품'과 '서비스' 각각에도 적용됩니다.

 

참고로 한국을 포함한 대륙법 국가들의 상표법에서는 이 같은 상표 사용 요건이 없기 때문에, 웬만하면 동종 상품·서비스군을 모두 기재하여 남이 못 쓰게 하기 위한 방어적 출원도 흔한 편입니다. 그러나 미국에서는 선의의 사용 의도가 없는 한, 방어적 성격의 출원이 금지됩니다. 이에, 1개류당 20개의 상품·서비스를 지정하는 것이 보통인 한국에서는 20개를 꽉 채워서 출원한 후, 미국에도 이와 동일하게 출원하는 경우가 많습니다.

 

반면, 미국에서는 출원서 제출 시점에 비록 선의의 사용 의도가 있다고 하더라도, 나중에 사용 증거를 제출하는 시점에서 미국에서 해당 상표를 사용하고 있지 않는 상품·서비스는 목록에서 모두 삭제해야 합니다. 그렇지 않을 경우 수반하는 모든 법적 책임을 지겠다고 출원인 본인이 서명을 한 사용선언서를 제출합니다. 만약 사용하지 않은 상품에 대해서도 삭제를 하지 않고, 사용하고 있다는 사용선언서를 제출하면, 이는 미국 특허상표청에 대한 사기 또는 기망(fraud) 행위로 간주되어 상표 전체가 등록 취소될 수 있습니다.

 

제3자의 선행등록으로 인해 제 의뢰인의 상표가 등록 거절을 당하는 경우, 필자는 비유사성을 주장하여 심사관의 거절 사유를 극복하는 방안을 강구합니다만, 그 외에 인용된 선행등록에서 제출된 사용선언서 및 사용증거, 그 등록권자의 웹사이트를 면밀히 검토하고, 심지어 해당 지역의 조사관까지 동원하여 상표의 사용 여부가 진실이었는지, 기재된 모든 상품에 대하여 상품 판매의 흔적이 있는지 등을 조사해보기도 합니다. 약점이 발견되면, 바로 상표등록취소심판을 걸 수 있는 기반을 구축하기 위함입니다. 외국에 적을 둔 기업들이 미국에 상표를 출원하여 등록받은 대부분의 경우, 이 검증 절차를 무사히 통과하기 어려운 경우가 많습니다.

 

이는 즉, 미국에 상표를 출원하고자 하는 우리 기업들이 미국에 수출할 주력제품들에 대해 지정상품·서비스를 반드시 선의의 사용의도가 있는 상품·서비스로만 간략화하여 출원해야 한다는 것을 시사합니다. 등록 전까지는 사용선언서나 사용증거 제출 의무가 면제되는 한국 상표 등록을 바탕으로 한 출원이나 마드리드 국제등록을 통한 미국 진입건 역시 마찬가지입니다. 미국은 유사군의 범위를 상당히 넓게 보고 있기 때문에, 설령 일부 상품의 언급이 누락되더라도 선출원된 상품·서비스와 유사한 제3자의 후출원에 대해 저지하는 효과가 큰 편이라 너무 염려하지 않아도 됩니다. 만일 누락된 상품·서비스가 있다면, 필요한 경우 그에 대해 추후 별도로 출원하면 됩니다. 이때 이미 동종 상품·서비스에 대해 상표가 등록돼 있다면, 본인의 후출원건도 무난히 심사를 통과할 가능성이 매우 높습니다.

 

1. 2. 미국 변호사에게 출원 업무를 의뢰하여 진행할 시 비용을 최소화하기 위해 변호사 업무 부담을 가급적 줄일 것

 

미국의 로펌들은 변호사가 의뢰인의 업무를 처리하는 데에 투입된 시간에 비례하여 비용을 청구하며, 등록성사료나(교통사고 상해 사건이 아닌 한) 성공보수는 없습니다. 많은 경우 수임료와 등록성사료 두 가지로 청구하는 한국의 특허사무소들의 관행과 대비되는 부분입니다.

 

이처럼 시간제 보수 방식으로 비용을 청구하는 것이 미국 변호사업계의 기본적인 청구 관행이나, 이에 대한 소수의 예외가 있다면 그 중 하나가 바로 상표 출원비용입니다. 상표 출원 업무의 성격상 수반되는 업무량을 미리 어느 정도 예측하고 가늠할 수 있어 로펌마다 출원비용 수임단가표를 마련해두고, 해당되는 상품·서비스 류(class)의 수에 따라 정액요금을 적용하게 됩니다. 물론 출원비가 정해진 출원 관련된 업무라 하더라도 의뢰인의 요구사항이 유달리 많고, 특수한 이슈에 대한 추가 법률 또는 사실관계 조사를 요하여, 통상적인 출원 업무의 범위를 훌쩍 넘어가는 시간이 소요된다면, 미국 변호사들은 의뢰인과 상담하고(이메일/전화/사무실 내방 등 모든 소통 형태 포함), 관련 업무를 처리하는 데에 들어가는 시간을 6분 단위로 빠짐없이 기록하여 비용을 청구할 수 있습니다. 

 

한편, 출원서를 준비하는 데에 소요되는 비용 이외에, 상표 심사관의 거절 통보(Office Action)에 대한 대응에 발생하는 비용 등은 [변호사의 업무 소요시간] x [변호사 시급]으로 산정하여 청구합니다. 그렇다 보니 수백 달러 수준에서 거절 대응이 마무리되는 간단한 사안도 있지만 복잡난해한 사안은 2,000 달러 이상의 비용이 발생하기도 합니다. 때문에 의뢰인이 최종 비용이 얼마가 될지 미리 확정할 수 없다는 단점이 있지만, 오히려 의뢰인에게 발생된 “실비”만을 청구하기에 합리적인 비용 청구방식입니다. 비용에 대한 불확실성은 특허상표청으로부터 거절통보가 발급되었을 때, 미국 변호사에게 개략적인 거절 극복 가능성과 견적 금액을 미리 받아 대응 여부를 결정짓는 방식으로 대폭 해소 가능합니다.

 

작년부터 법규가 바뀌어 미국에서 상표 등록을 하려면 무조건 선임해야 하는 미국 변호사는 한국에 비해 시간당 비용이 훨씬 더 비쌉니다. 또한, 거의 한나절이 넘는 시차로 인해 상표 출원 전략에 대해 상세히 논의하기 위해 실시간으로 전화 상담을 청하기도 곤란한 경우가 많습니다. 따라서 미국 상표 업무에 대한 경험이 거의 없는 한국 내 스타트업 기업들은 접근 가능성이 좋은 한국 내 변리사 사무소를 통해 우선 한국 출원을 진행한 뒤 미국 출원을 그 담당 변리사를 통해 미국 대리인을 선정해 진행하는 방법을 추천해 드립니다. 특히 미국 사건 실무 경험이 풍부한 한국 변리사를 선정할 경우 미국 상표의 기본 절차에 대해 자문 받기가 용이할 것입니다.

 

만약 한국 출원 없이 미국에 직접 상표를 출원하는 방법을 선호한다면 추가 비용이 발생되는 상황을 최소화하기 위해 가급적 미국 변호사의 업무 부담을 줄이는 것이 좋습니다. 한국 의뢰인들의 정서상, ‘전문가를 고용하면 전문가가 어련히 알아서 잘 처리해주겠지’라는 막연한 기대를 가지고 있지만 미국 변호사는 법적 책임을 철저히 고려하여 하나하나 의뢰인의 정식 지시를 바탕으로 업무를 처리하는 경향이 강합니다. 따라서 변호사가 안내하는 옵션/자문 내용에 따라 의뢰인이 적시에 결정하고 지시를 내리려면, 의뢰인의 능동적인 자세가 요구됩니다.

 

만일 의뢰인이 불명확한 답변을 주거나 일부 누락된 정보를 제공한다고 해서 변호사가 마음대로 짐작하여 적당히 대신 결정해서 처리할 수는 없습니다. 이로 인한 모든 책임은 고스란히 의뢰인이 지게 되며 그로 인한 비용도 의뢰인이 부담하게 되기 때문입니다. 따라서 변호사는 반드시 의뢰인에게 재차 묻고 되풀이하여 설명하고, 커뮤니케이션을 시도해서 의뢰인이 충분히 숙지한 뒤에 결정(informed decision)을 내리도록 도와야 합니다. 때문에 이 과정에서 의뢰인-변호사 소통에 어려움이 따르면 그만큼 비용이 증가하고 업무가 지체될 수 있습니다. 재차 강조하자면 변호사가 필요로 하는 정보에 대해 의뢰인이 신속히 상세하고 명확히 답변하는 것이 결국 의뢰인에게도 득이 됩니다.

 

1. 3. KOTRA IP-DESK를 적극 활용하고 기업 스스로 정보 수집과 핵심 사안 이해에 힘쓸 것

 

현재 대한민국에서는 스타트업 기업들의 해외 진출을 돕기 위한 여러 정부 지원사업이 시행되고 있습니다. 대표적인 예가 KOTRA IP-DESK입니다. 자격요건을 만족하는 기업이 IP-DESK 사업에 지원해 승인을 받게 되면, 미국 대리인 (미국 변호사)과 연결시켜주는데, 상표 출원비용 (최초 비용)의 50%를 류 당 최대 600달러까지 지원받을 수 있습니다. 또한 미국 내 로스앤젤레스와 뉴욕 무역관에 위치한 IP-DESK에는 한국계 미국 변호사 세 분이 상주하고 있습니다. 이 분들이 출원 업무를 직접 처리하지는 않지만 미국 수출기업에 특화된 정보를 제공하오니 IP-DESK를 통해 기본적인 상담을 받으시는 방법도 권해드립니다.

 

미국 상표 등록 절차에 대해서는IP-DESK에서 발간한 서적이나 자료들을 참조하거나, https://www.uspto.gov/trademark에 접속하여 기본적인 사항에 대해 공부하면 좋습니다. 단 한두 시간만 투자하더라도 절차가 어떻게 진행되는지, 어떤 브랜드를 선택해야 하는지 등을 파악할 수 있을 것입니다. 또한 구글(Google)에서 검색해보면 미국 상표법에 대해 국문으로 요약 설명하는 웹사이트들이 무수히 존재하고 있으니 이 같은 리소스를 활용하시기 바랍니다. 핵심적인 개념에 대해 어느 정도 이해한 상태에서 미국 상표 출원에 대한 아이디어를 확보한 후 여러 정부 지원사업에 신청해 비용도 절약하고, 한국 의뢰인과 업무 경험이 많은 유능한 상표 전문 미국 변호사를 선임한다면 미국 상표 등록에 이르는 길이 순탄할 것입니다.

 

아무쪼록 한국 내의 모든 스타트업 기업들이 코로나19 위기를 무사히 극복하고, 세계 최대 규모 시장인 미국에 성공적으로 진출해 적극적인 지식재산권 취득을 통해 더욱 경쟁력 있는 회사로 성장하기를 기원합니다.

 

 

기고자 소개: 뉴욕주 변호사 면허가 있는 채광엽 변호사(KYCIPLaw@gmail.com)는 워싱턴 D.C. 근교 Alexandria, VA의 미국 특허상표청 옆에 위치한 중견 지식재산권 로펌 Hauptman Ham, LLP (www.ipfirm.com)의 상표 전문 파트너 변호사로, 20여 년 가까이 많은 한국 대기업, 중소기업, 스타트업 기업의 미국 상표 등록과 심판원 절차 업무를 수행하고 있다.

기고문 편집: KOTRA 뉴욕 IP-DESK 담당 박다미 변호사