- 코로나19 특수 노린 N95 방역 마스크 판매업체를 상표 침해로 제소한 3M -
- 코로나19 진단검사 개발 회사를 특허 침해로 제소한 포트리스 -

막강한 전염력을 가진 코로나19(COVID-19)가 세계 각국을 강타하면서 경제·사회·문화 전 부문에 걸쳐 초유의 변화를 강제하고 있다. 현재 확진자 수 157만 명을 넘긴 미국에선 대부분의 주에서 외출금지령(stay home order)을 두 달 가까이 유지하고 있어 전통을 고수하는 연방대법원(U.S. Supreme Court)도 2020년 5월 4일부터 사상 최초로 모든 구두변론을 원격화상회의 형태로 진행하기 시작했다.

코로나19가 미국 지식재산권 분야에 미친 여파 역시 지대하다. 뉴욕 IP-DESK는 이번 1부에서 상표와 특허 영역에서 코로나19가 야기한 최신 분쟁 소식 두 가지를 전하고 저작권과 영업비밀 분야의 분쟁 소식은 2부에서 다루도록 하겠다.
 
코로나19 특수 노린 N95 방역 마스크 판매업체를 상표 침해로 제소한 3M: 법원 예비적 금지명령 발효로 3M의 손 들어줘

사건의 발단

N95 방역 마스크란 미국의 직업안전위생연구소(National Institute for Occupational Safety and Health)가 부유 입자를 최소 95% 이상 걸러낼 수 있다는 의미로 ‘N95 등급’을 부여한 필터 장착 마스크를 칭하는 용어이다. 따라서 상표명이 아닌 보통명사이며, 누구나 N95 등급 요건에 맞는 제품을 생산할 수 있다. 직업안전위생연구소의 승인을 받은 N95 방역 마스크 제조기업들의 목록은 미국 질병통제예방센터(Centers for Disease Control and Prevention) 웹사이트(https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/N95list1.html)에 공개돼 있다. 그러나 이 중 소비자들에게 독보적인 인지도를 갖고 있고 고품질의 N95 방역 마스크를 생산하는 것으로 알려진 기업은 3M 주식회사이다. 최근 코로나19로 인해 개인보호장비(personal protective equipment) 수요가 급증한 가운데 3M이 생산한 방역 제품의 몸값은 나날이 치솟고 있다. 이에 일부 업체들이 3M의 유명상표를 등에 업고 바가지 요금을 씌워(price-gouging) 폭리를 취하는 사기 행각이 이어지자 3M이 법적 제동에 나섰다. 

3M의 N95 방역 마스크 Particulate Respirator 8210

자료: 3M.com

3M의 상표 침해 소송 제기

3M은 2020년 4월 10일 뉴욕 남부 연방지방법원(U.S. District Court for the Southern District of New York)에 방역 마스크 판매·유통업체인 퍼포먼스 서플라이 유한책임회사를 상대로 상표 침해 소송 3M Co. v. Performance Supply, LLC, No. 1:20-cv-02949-LAP를 제기했다. 3M의 신청서류를 검토한 법원은 지난 5월 4일 퍼포먼스 서플라이가 자사 상품 판매에 3M의 상표를 사용하거나 3M의 공식 대리점·판매사·라이선시를 사칭하는 행위를 법원 판결이 나올 때까지 즉각 중지하라는 예비적 금지명령(preliminary injunction)을 내렸다.

소장에 따르면 뉴저지주에 근거지를 둔 피고 회사는 2020년 3월 30일 수백만 개의 N95 방역 마스크를 3M이 제시한 정가의 무려 5~6배에 해당하는 450만 달러에 팔고자 뉴욕시 조달국(New York City’s Office of Citywide Procurement)에 견적서(‘Formal Quote’)를 발송했는데 이때 자사가 3M의 공식 대리점인 양 3M의 유명상표를 견적 관련 서류 여러 군데에 눈에 띄게 삽입하고 3M의 본사가 위치하고 있는 미네소타주 세인트폴(St. Paul)을 언급하며, 견적 정보를 제공한 주체가 마치 3M인 것처럼 암시하는 수법을 썼다고 한다. 이에 실제로 기만당한 뉴욕시 정부 담당자들은 퍼포먼스 서플라이를 3M의 판매사(vendor)로 인식하고 입찰 평가서를 준비한 것으로 알려졌다.

3M의 방역 마스크 (respirators) 관련 등록상표 ‘3M’ (등록번호 3,398,329)

자료: Trademark Electronic Search System

3M은 방역 마스크 상품에 대해 유효한 연방등록상표 세 건(표준문자표장 형태의 ‘3M’(등록번호 3,398,329), 디자인표장 형태의 ‘3M’(등록번호 2,793,534), 슬로건에 대한 표준문자표장 형태의 ‘3M SCIENCE. APPLIED TO LIFE. (등록번호 5,469,903))을 보유하고 있다. 코로나19가 세계 각국을 강타하면서 양질 및 합리적인 가격을 상징하는 3M 마스크에 대한 시장 수요가 폭증했지만 3M은 전 세계에 공급될 마스크 생산물량을 거의 두 배로 늘리는 데에 총력을 기울이는 반면, 가격은 일체 올리지 않았다고 소장은 강조하고 있다. 3M의 기업 가치와 브랜드 이미지는 과학의 힘으로 인류 삶의 질을 향상시키는 데에 중점을 두고 있고 전염병 확산 상황에서 자사가 공중보건 증진에 기여해야 한다는 사명감 때문이었다고 한다.

3M은 이 같은 시기에 피고 회사가 3M의 상표를 도용해 필수 방호장비인 N95 마스크를 대폭 부풀려진 가격에 판매하는 행위는 3M에 대한 일반대중들의 거센 비난과 질타를 야기할뿐만 아니라 3M이 시장에서 담당 중인 역할을 호도하며, 상표 가치 및 브랜드 이미지를 심각하게 훼손시킨다고 봤다. 소장에 기재된 청구원인은 (1) (연방 상표법 15 U.S.C. § 1114(1)에 따른) 연방등록상표 침해, (2) (연방 상표법 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(A)에 따른) 불공정 경쟁, 허위 보증(false endorsement), 허위 연계(false association) 및 원산지 오기, (3) (연방 상표법 15 U.S.C. § 1125(c)에 위배되는) 3M 유명상표의 가치 희석, (4) (연방 상표법 15 U.S.C. § 1125(a)(1)(B)에 위배되는) 견적서상 허위 광고, (5) (뉴욕주 일반상법 (General Business Law) § 349에 위배되는) 3M 브랜드, 3M 유명상표와 슬로건을 견적서에 사용하는 기만 행위와 관행, (6) (뉴욕주 일반상법 § 350에 위배되는) 견적서상 허위 광고, (7) (뉴욕주 일반상법 § 360-1에 위배되는) 3M 유명상표의 가치 희석과 브랜드 명성에 끼친 손실, (8) (뉴욕주 보통법에 따른) 상표 침해, (9) (뉴욕주 보통법에 따른) 불공정 경쟁과 사칭통용 (passing off)이다.

3M이 법원에 요청한 구제수단으로는 (1) 피고 퍼포먼스 서플라이가 자사 상품 및 서비스 제조·유통·광고·판매·청약에 3M의 상표를 사용하는 행위 또는 3M의 공식 대리점·판매사·라이선시 행세를 하거나 다른 방식으로 3M과 연관있는 척 사칭하는 행위를 금지시키는 예비적 금지명령과 영구적 금지명령(permanent injunction), (2) 손해배상(3배 실손해배상 포함), (3) 변호사비 및 소송비용, (4) 3M 상표 혹은 이를 모방한 표장을 부착한 피고 상품의 전량 폐기 조치 등이 있다. 단 3M이 이 소송을 통해 피고로부터 회수하는 손해배상금, 변호사비, 소송비용은 코로나19 관련 자선단체에 전액 기부하겠다고 소장에 명시해 이목을 끈다. 단순히 사익 추구에서 비롯한 소송이 아니라는 점을 강조하기 위한 것으로 보인다.

법원의 결정과 앞으로 3M의 행보

뉴욕 남부 연방지방법원은 3M의 공식 유통사•대리점•판매사•에이전트가 아닌 피고 퍼포먼스 서플라이가 판매하는 상품의 품질을 3M이 통제 불가한 상황에서 과도하게 인상된 가격에 N95 마스크를 거래하는 행위가 3M의 평판에 치명적인 피해를 입힐 수 있다고 인정했다. 따라서 (1) 3M의 상표권 침해, 허위 광고, 기만적인 관행 등의 법리 주장이 성립할 승산이 높고 (2) 해당 조치를 취하지 않을 경우 3M에게 회복 불능의 손해(irreparable damage)가 발생할 위험이 크며, (3) 양측이 입은 손해의 비교형량상 이 조치가 적절하고, (4) 이 조치로 인해 상품·서비스의 출처 및 품질에 대한 소비자 혼동을 예방함으로써 공익이 증진될 것이라고 판단해 예비적 금지명령을 발효하는 것으로 일단 3M의 손을 들어줬다. 2020년 5월 20일을 기준으로 피고는 아직까지 변호사를 선임하지도 법원에 답변서나 기타 반박 문서를 제출하지도 않은 상태이다.

3M은 비단 뉴욕뿐만 아니라 캘리포니아, 위스콘신, 인디애나, 플로리다 연방지방법원과 텍사스주 주법원에 이어 캐나다에서까지 비슷한 성격의 상표 침해 소송을 지난 4월에만 10건을 제기하며 적극적인 단속에 나섰다. 코로나19 특수로 방역 마스크 수요가 폭등하는 최근 상황을 전대미문의 이윤 창출 기회로 삼고자 3M과 실제 아무 관련이 없음에도 불구하고 3M의 상표와 브랜드 명성을 도용하고 마치 3M이 가격 인상을 단행한 것인 양 호도하는 판매·유통업체들을 묵과하지 않겠다는 것이다. 3M의 법무실장인 이반 펑(Ivan Fong) 변호사는 2020년 5월 1일 자 보도자료에서 “3M은 유사한 피해 사례들에 대해 법적 대응을 계속할 것이며, 불법적이고 부도덕한 사기 행위를 근절시키기 위해 미국뿐만 아니라 외국 법집행기관들과의 협조를 공고히 하고 있다”고 밝혔다.

한편 플로리다 북부 연방지방법원(U.S. District Court for the Northern District of Florida, Tallahassee Division)에서 진행되고 있던 소송 3M Company v. 1 Ignite Capital, LLC a/k/a 1 Ignite Capital Partners, Institutional Financial Sales, and Auta Lopes, No. 4:20-cv-02225-AW-MAF에 대해서는 3M이 제소한지 단 보름만에 피고가 항변을 포기하고 3M과 합의했다고 한다. 연방법원의 소송서류 공개 시스템인 PACER (Public Access to Court Electronic Records) (https://www.pacer.gov/)에 따르면 3M이 2020년 5월 15일에 제출한 문서를 법원이 수리해 2020년 5월 18일부로 소송이 정식 취하된 것으로 확인된다. 양측의 구체적인 합의 조건은 외부에 알려지지 않았으나 3M의 10건에 달하는 방역 마스크 관련 소송 중 처음으로 해결된 사건이다.

3M은 소송 이외에도 소비자 혼동과 시장 교란 행위를 막고자 최근 3M COVID-19 Fraud 핫라인 전화을 개통하고 온라인 신고 양식을 마련했다. 3M 정품 vs 위조품 식별에 도움이 필요하거나 특정 판매자가 3M의 공식 대리점인지 확인하려면 미국과 캐나다에서 전화번호 (800) 426-8688로 문의하면 된다. 또한 사기가 의심되거나 터무니 없이 높은 판매가 혹은 3M의 위조품을 접하는 경우에는 3M COVID-19 Anti-Fraud, Anti-Price Gouging, and Anti-Counterfeiting Reporting (https://engage.3m.com/covidfraud?utm_medium=redirect&utm_source=short-url&utm_campaign=covidfraud) 온라인 양식을 통해 신고할 수 있다.

시사점

코로나19 감염 확산세가 눈에 띄게 둔화되고 진전 국면에 들어선 한국과는 달리 지역사회에 바이러스가 이미 깊숙히 침투한 미국에선 코로나19 사태 장기화가 기정사실이 됐다. 이에 미국 내 N95 마스크는 한동안 수요 과열 상태가 지속될 것으로 예상된다. 이 같은 상황에서 초기부터 본때를 보여주기 위한 3M의 강경 대응은 자사의 브랜드 및 기업 평판 보호뿐만 아니라 기만적인 상행위로 착취당하는 소비자와 공공의 이익을 보호하기 위해서도 필요하다. 특히 피고 중 상당수가 대규모 방역 장비 조달이 절실한 주정부 또는 시정부 대상으로 거액의 폭리를 취하려고 한 정황이 보고됐기에 더욱 죄질이 나쁘다고 하겠다.

상표는 소비자들이 기대하는 특정 브랜드의 품질 기준에 맞게 해당 기업이 그 상품을 생산했다는 것을 손쉽게 나타내는 표식이다. 따라서 방역물품에 정통하지 않은 일반인부터 정부 조달 업무를 전담하는 공무원들까지 3M의 상표에 근거해 N95 마스크 구매 결정을 내리는 경우가 많다. 3M의 상표권 행사와 단속 노력이 결실을 맺어 곧 건전한 방역물품 거래 문화가 정착될지 혹은 한탕을 노린 범법자들과의 끝없는 두더지 잡기 게임으로 비화될지 앞으로 귀추가 주목된다.

코로나19 진단검사 개발 회사를 특허 침해로 제소한 포트리스: 호된 여론 불똥 맞고 특허받은 진단 기술 기부 발표

사건의 발단

존재하지 않는 혈액검사기술로 15년간 벌인 사기극 전말이 밝혀지면서 몰락한 엘리자베스 홈즈(Elizabeth Holmes)와 그녀가 창업한 테라노스 주식회사(Theranos, Inc.)가 보유했던 수백 건의 특허는 어떻게 됐을까? 2018년 9월 테라노스가 해산되면서 그로부터 불과 10개월 전 테라노스에게 65만 달러를 대출금으로 지급한 사모펀드 포트리스 인베스트먼트 그룹 (Fortress Investment Group)이 테라노스 명의의 특허 자산을 인수했다고 한다. 이 중 특허번호 8,283,155(“Point-of-care Fluidic systems and uses thereof”)와 10,533,994(“Systems and methods of sample processing and fluid control in a fluidic system”) 두 건은 2020년 3월 5일부로 포트리스의 자회사인 래브라도 진단 유한책임회사 (Labrador Diagnostics LLC)에게 양도된 것으로 확인된다. 래브라도는 2020년 3월 6일에 델라웨어주에서 신규 설립된 회사로 활동내역은 세간에 알려지지 않았다.

포트리스의 특허 침해 소송 제기

타인이 이 발명을 미국에서 제조·사용·판매·수입하지 못하도록 막을 수 있게 해주는 특허권은 검과 방패로 사용될 수 있다. 포트리스는 이전받은 특허를 공격용으로 쓰기로 하고 이를 무단으로 실시 중인 상대를 찾아나선 것으로 보인다. 그 결과 2020년 3월 9일 래브라도의 이름으로 델라웨어 연방지방법원(U.S. District Court for the District of Delaware)에 프랑스계 체외진단회사인 비오메리으 (bioMérieux S.A.)와 비오메리으의 미국 자회사인 바이오파이어 진단 유한책임회사(BioFire Diagnostics, LLC)를 대상으로 특허 두 건에 대한 침해 소송 Labrador Diagnostics LLC v. BioFire Diagnostics LLC and bioMérieux S.A., No. 1:20-cv-00348을 제기했다.

래브라도가 비오메리으를 상대로 한 침해 소송의 근거가 된 특허 두 건

자료: US Patent & Trademark Office, Patent Full Text and Image Database 

피고 기업의 깜짝 발표로 포트리스에 대한 부정적 여론 폭발
 
법원에 위 소장이 접수된지 단 이틀 뒤인 2020년 3월 11일에 비오메리으가 코로나바이러스(SARS-CoV-2) 진단검사 세 종류를 개발하는 중이며, 그중 하나는 3월 말쯤 완성돼 선보일 예정이라는 보도자료가 나왔다. 마침 미국에서 코로나19에 대한 심각성이 높아지는 시기였기에 이 발표로 인해 포트리스와 래브라도에 인터넷 여론 뭇매가 쏟아졌다. 코로나바이러스 진단검사 기기를 개발 중인 회사를, 그것도 출시에 임박한 단계에서 감히 특허 침해로 제소하다니 일말의 양심도 없는 특허괴물짓이라며 래브라도를 강력히 지탄하는 내용이었다.

이 같은 예기치 못했던 폭발적인 비난 공세에 시달리던 래브라도는 전략을 급선해 자사의 특허받은 진단 기술을 (피고 기업들뿐만 아니라) 누구나 코로나19 진단검사에 활용할 수 있게 무상 라이선스를 주겠다고 2020년 3월 17일 전격 선언하기에 이르렀다. 사실 래브라도의 특허 소송은 코로나19 진단검사와는 무관했고 피고 비오메리으와 바이오파이어가 코로나19 진단검사를 개발 중인지 전혀 몰랐으며, 지난 6년간 래브라도의 특허 두 건을 허락없이 실시한 피고의 행위에 대해서 문제를 삼은 것이었다고 강조했지만 이 정도 해명으로 부정적인 여론을 잠재울 수 없다고 인식한 것으로 보인다. 다만 래브라도가 해당 소송을 취하하지는 않았으므로 코로나19 진단검사와 상관 없는 피고의 특허 실시 행위에 대해서는 법적 공방이 이어질 것으로 전망된다.

시사점

이번 사건은 희대의 스타트업 사기극 중심에 있던 테라노스가 남긴 특허를, 소위 ‘바이오테크 특허괴물’ 회사가 인수한 후 자사는 실시하지도 않는 진단 기술을, 역대급 전염성 바이러스로부터 인류를 보호하는 데에 사용한 회사를 저지하려다 큰 불똥이 튀자 한 발 양보한 것으로 요약할 수 있겠다. 물론 포트리스와 래브라도의 입장에선 비오메리으나 바이오파이어가 최근 어떤 프로젝트에 열중하고 있는지 파악할 뾰족한 방도가 없었을 테니 적잖이 억울할 것이다.

하지만 이 사례는 인명을 구하는 생명공학 분야의 특허를 보유한 특허권자의 경우 공격적인 권리 행사에 앞서 이것이 일으킬 수 있는 사회적 파장이나 예상 가능한 정부 반응에 대해 충분히 검토한 뒤에 움직여야 한다는 교훈을 남긴다. 특히 미국에서 특허 침해 소송 승소율과 손해배상액 규모는 배심원의 교육수준·인식·태도에 상당 부분 영향을 받기 때문에 법적 논거가 얼마나 탄탄한지 검토하는 것 못지 않게 관련 주장을 펼치는 것이 국민 정서에 크게 배치되지 않는지 반문해볼 필요가 있다.

마지막으로 덧붙이자면 미국 헌법이 논하는 특허법의 제정 취지는 발명자의 권익 보호를 통해 혁신적인 발명을 장려하고 궁극적으로 과학기술의 진보를 꾀하는 것이다. 그런데 발명을 독점하고 있는 개인·기업의 사사로운 권리 행사가 전 인류에게 절실히 필요한 후속 연구를 가로막는다면? 헌법이 마련한 정책적 메커니즘에 반하는 결과라 할 수 있겠다. 특허관리전문회사 (Non-Practicing Entity)에게 자선 행위나 공익 실현에 앞장서는 활약을 기대하긴 어렵겠지만 다행히 이번 사례에서는 코로나19 종식을 위해 ‘특허괴물’답지 않은 통 큰 기부로 아름답게 마무리됐다. 미국 특허상표청은 앞으로 더 많은 특허권자들이 라이선싱에 동참하도록 돕기 위해 코로나19의 예방, 치료, 진단에 관련된 특허를 가진 권리자들과 이를 적법하게 활용하고자 하는 기업들을 손쉽게 이어주는 지식재산권 마켓플레이스 플랫폼 ‘Patents 4 Partnership’ (https://developer.uspto.gov/ipmarketplace/search/patents)을 2020년 5월 4일에 선보였다.  

자료: 헌법 제1조, 제8절, 제8항; 특허상표청 웹사이트, https://www.uspto.gov/; PACER (Public Access to Court Electronic Records), https://www.pacer.gov/; 3M Co. v. Performance Supply, LLC, 2020 WL 2115070 (S.D.N.Y. May 4, 2020); Supreme Court for first time to hold arguments via teleconference next month, https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-for-first-time-to-hold-arguments-via-teleconference-next-month/2020/04/13/f7e325d0-7d8d-11ea-a3ee-13e1ae0a3571_story.html; 3M™ Particulate Respirator 8210, N95, https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Particulate-Respirator-8210-N95-160-EA-Case/?N=5002385+3294780268&rt=rud; 3M Wins Its First NY Injunction Over COVID-19 Price-Gouging, https://www.law360.com/ip/articles/1270113/3m-wins-its-first-ny-injunction-over-covid-19-price-gouging?nl_pk=da9e40c5-a918-4fa3-a27d-64c75c93ec83&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=ip; 3M Continues Blitz With 4 More Price-Gouging Cases, https://www.law360.com/articles/1269461/3m-continues-blitz-with-4-more-price-gouging-cases; 3M has sued 5 vendors who targeted emergency officials in 3 states offering billions of nonexistent N95 respirators, https://news.3m.com/English/press-releases/press-releases-details/2020/3M-Has-Sued-5-Vendors-Who-Targeted-Emergency-Officials-in-3-States-Offering-Billions-of-Nonexistent-N95-Respirators/default.aspx; 3M Settles Price-Gouging Trademark Case In Florida, https://www.law360.com/articles/1274119/3m-settles-price-gouging-trademark-case-in-florida; Theranos closes deal with Fortress to shut down embattled firm, https://www.marketwatch.com/story/theranos-closes-deal-with-fortress-to-shut-down-embattled-firm-2018-09-13; Fortress Offers IP Rights To Fight COVID-19 After Backlash, https://www.law360.com/articles/1254102/fortress-offers-ip-rights-to-fight-covid-19-after-backlash?nl_pk=da9e40c5-a918-4fa3-a27d-64c75c93ec83&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=special; First of 3 diagnostic tests for SARS-CoV-2 coronavirus available from bioMérieux, https://www.biomerieux.com/en/novel-coronavirus-covid-19; Twisting Facts to Capitalize on COVID-19 Tragedy: Fortress v. bioMerieux, https://www.ipwatchdog.com/2020/03/18/twisting-facts-capitalize-covid-19-tragedy-fortress-v-biomerieux/id=119941/; Labrador Diagnostics Will Grant Royalty-free Licenses for COVID-19 Testing, https://www.biospace.com/article/releases/labrador-diagnostics-will-grant-royalty-free-licenses-for-covid-19-testing/; After Theranos suit, Fortress makes patents available on royalty-free basis for COVID-19 tests, https://www.iam-media.com/coronavirus/after-theranos-suit-fortress-makes-patents-available-royalty-free-basis-covid-19; A company that bought Theranos’ patents is using them to sue a health startup working on coronavirus tests, https://www.businessinsider.com/theranos-patents-fortress-labrador-diagnostics-lawsuit-biofire-coronavirus-tests-2020-3; A SoftBank-owned company used Theranos patents to sue over COVID-19 tests, https://www.theverge.com/2020/3/18/21185006/softbank-theranos-coronavirus-covid-lawsuit-patent-testing; Mark Lemley Twitter, https://twitter.com/marklemley/status/1239610528533827586