Ekrem Oguz, Dundar Sir 로펌 변호사

개인 혹은 기업은 끊임없는 연구와 개발을 통해 새로운 발명품과 브랜드 가치를 만들어내며, 이를 통해 수익을 창출한다. 그리고 이러한 수익 창출 활동을 법으로 보호하고자 인간의 지적 활동을 통해 탄생한 창조물에 대한 권리를 뜻하는 지적재산권을 만들어냈다. 지적재산권에는 산업재산권과 저작권이 있으며 산업재산권은 다시 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권으로 나뉜다. 그러나 안타깝게도 산업재산권이 침해당하는 사례가 종종 들려온다. 이는 터키에도 해당되며, 특히 한국 기업들의 상표권과 디자인권이 침해되는 사례가 자주 들린다. 이 글에서는 실례들을 살펴보고 한국 기업들이 주의해야 할 사항을 제시해 피해를 미연에 방지할 수 있는 방안을 제시하고자 한다.

첫 번째는 상표가 유사하다는 이유로 터키 업체가 해외 업체를 제소한 사례다. 터키 업체 A는 자사의 상표와 외국 업체 B의 터키 내 등록한 상표가 무척 유사하다는 이유로 외국 업체 B의 상표권을 취소해달라고 터키 법원에 제소했다. 그러나 법원은 A의 제소를 기각했다. 그 이유는 터키 업체의 상표 인지도가 무척 높으나 해외 업체는 본국에서 1938년에 설립돼 업력이 터키 업체보다 훨씬 높았고 해당 상표를 오랫동안 사용해왔기 때문이다. 또한 해외 업체의 경우 설립자의 성(姓)을 차용해 상표로 사용한 점, 본국과 터키뿐만 아니라 중국과 유럽 각지에 상표 해외출원이 된 점을 토대로 B의 터키 내 상표권을 박탈할 충분한 근거가 없다고 판결했다.

두 번째 사례는 디자인권 침해다. 한국의 가구 제조업체 A는 터키 특허청에 자사의 디자인권을 등록하고 가구를 판매하고 있다. 그런데 한국 업체 A는 우연한 경로로 터키 업체 B가 A의 디자인을 도용해 색상만 변경해 제품을 생산하고 있는 것을 알게 됐다. 또한 A는 B를 고소하기 위해 조사하는 중에 B가 터키 특허청에 해당 디자인에 대한 디자인권 등록 신청 중인 것을 알게 됐고 제소했다. 터키 업체 B는 이의를 제기했으나 터키 특허청은 디자인에 대한 권리 부여  조건은 디자인의 특이성과 희소성이기 때문에 A의 디자인에서 색상만 변경한 B의 디자인은 인정할 수 없다며 디자인권 신청을 취소했다.

세 번째 사례에서는 5년간 상표적 사용이 인정되지 않아 상표권이 취소된 사례이다. 터키의 산업재산권법은 유럽의 산업재산권법을 토대로 만들어졌다. 터키 산업재산권법 9조 1항에 따르면 상표 등록 후 5년간 상표적 사용이 없는 경우 상표권을 박탈한다. 대표적 사례가 BIG MAC의 유럽 내 상표권 박탈이다. 아일랜드의 식품 체인 ‘슈퍼맥스(Supermac’s)는 맥도날드가 상표권 횡포를 놓아 슈퍼맥의 EU 시장 진출을 막고 있다고 유럽 특허청(EUIPO)에 제소했다. 맥도날드는 ‘빅맥’과 ‘슈퍼맥’이 유사해 소비자들에게 혼동을 줄 수 있다고 주장했다. 슈퍼맥스는 1978년 아일랜드에서 문을 열어 아일랜드와 북아일랜드 지역에 106개 매장을 보유하고 있는 레스토랑으로 햄버거와 감자튀김 등 패스푸드를 판매하고 있다. 유럽 특허청은 맥도날드에서 제출한 웹사이트, 브로슈어, 메뉴판, 제품 포장지 등으로는 BIG MAC을 상표로 사용했다는 충분한 증거가 없으며, Big Mac은 메뉴의 이름일 뿐 상표로 인정하기 어렵다는 판결을 내려 상표권을 박탈했다.

      · 상표적 사용(genuine use): 상품의 출처 즉 제공자를 표시하는 것으로 상품 또는 상품의 포장, 상품에 관한 광고∙정가표∙거래서류, 그 밖의 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위

네 번째는 터키에서 꽤 흔한 사례로 터키 업체가 한국 업체와 상의 없이 무단으로 자신의 상표로 등록한 사례다. 한국 업체 C는 터키 바이어 D를 통해 터키 시장에 제품을 판매하고 있다. 계약 기간 내에는 터키 바이어가 한국 업체의 상표를 취급 가능하다. 이를 악용해 터키 바이어가 터키 특허청에 자신의 이름으로 상표 등록을 했다. 이후 터키 바이어와 계약이 끝나고 한국 업체가 직접 터키 시장에 진출하여 상표 등록을 하려 했으나 바이어의 이름으로 등록된 것을 알고 자신의 상표권을 주장하며 취소할 것을 요구했다. 바이어는 상표권 취소 조건으로 한국 업체에 어마어마한 돈을 요구했고 한국 업체는 이 상표가 자사 소유로 한국에서 오랫동안 사용돼 왔다고 주장하며 터키 바이어를 제소했다.

자사의 상표와 디자인을 보유하고 터키 진출을 계획하는 한국 업체들이 열거된 사례들이 발생하는 것을 방지하기 위해서는 터키 진출 직후 상표권을 즉시 신청해 선점 후 권리를 보호받는 것이 중요하다. 그러나 5년간 상표를 사용하지 않을 경우 상표권이 박탈당하기 때문에 상표 등록 시 신중하게 진행해 비용과 시간의 낭비를 막는 것이 좋다. 또한, 바이어와 유통계약을 체결하기 전에 바이어가 상표등록 하는 것을 금지하는 조항을 추가해 바이어가 무단으로 상표 등록하는 것을 방지하는 것이 필요하다. 터키 내에서 산업재산권 분쟁이 해결되기까지는 통상적으로 2~3년이 소요되며, 많은 비용이 발생하기 때문에 한국 기업들은 해당 사례들을 참고해 불이익을 당하지 않기 바란다.

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