이종기 한국 변리사, China Science 특허법인

최근 중국 상표법이 개정됐다.(2019년 11월 1일 시행). 2013년에 개정된 후 6년 만의 일이다. 사용을 목적으로 하지 않는 악의적 상표출원은 등록을 거절하고 상표대리기구도 이 같은 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우 이를 수임할 수 없도록 했고 위반 시에는 벌금을 부과하고 형사책임을 묻도록 한다는 것이 주요 골자이다. 그동안 중국 상표브로커들에 의해 큰 피해를 입었던 한국 기업에 희소식이 아닐 수 없다.

또한 지재권 소송의 2심을 최고인민법원으로 일원화해 재판의 공정성을 대폭 높였고 시장 질서를 어지럽히는 신용불량 행위에 대해서는 강력한 제재를 가하고 있다.

이처럼 중국의 지재권보호 환경이 날로 개선되고 있지만 아직도 중국이 여전히 짝퉁이 판을 치는데 상표 등록해봤자 소용 있을까, 중국 기업과 소송을 붙으면 과연 공정하게 재판받을 수 있을까 라고 생각하는 한국 기업들이 많이 있다. 이러한 인식이 전혀 틀린 것은 아니지만 필자가 현지에서 느끼는 중국은 한국 기업이 인식하고 있는 것과는 분명 다르다.

중국의 상표권 보호 환경이 호전되고 있다 할지라도 중국 진출 한국 기업이 가장 먼저 해야 될 일이 있다. 바로 중국 상표 출원이다. 중국에의 상표출원이 중국 진출에 있어 첫걸음이자 필수적인 과정이라고 할 수 있다. 중국에서 중국 상표권을 갖고 있느냐 없느냐는 중국에서의 비즈니스의 성패와 직결되기도 한다.

한국 기업이 중국 진출 시 중국 상표와 관련해 꼭 알아야 할 사항들을 3회에 걸쳐 소개하려고 한다. 이번 회에서는 중국 상표출원의 필요성, 상표대리기구 선정 시 주의사항, 우리나라와 중국의 상표제도의 차이점 등에 대해 알아보고자 한다.

중국 진출 시 중국 상표출원은 필수!

한국과 중국은 경제적으로 밀접한 관계를 갖고 있고 지리적으로 가깝고 인적교류도 활발하게 이뤄지고 있으며, 모바일 전자상거래의 발달로 국경의 의미도 많이 퇴색됐다. 이러다 보니 우리나라에서 출시된 상품이 바로 다음 날이면 중국에서 우리 상표를 그대로 모방한 모조품이 유통되는 경우도 있다. 따라서 중국 진출 계획이 있는 기업이라면 중국 상표출원은 필수적이라 하겠다.

만약 한국 기업이 중국에 상표권 없이 진출하게 될 경우 중국인이 이를 상표를 그대로 모방해 사용해도 아무런 제재를 가할 수가 없으며, 결국은 사업실패로 이어질 수도 있다.

중국에서 상표권을 갖고 있어야 이를 무기로 자신의 상표권을 침해하는 기업에 경고장을 보내고 행정단속을 요청하며, 소송까지 이어지더라도 승소할 가능성이 많기 때문이다. 또한 중국 기업과 협상에서도 유리한 고지에 서게 된다. 따라서 중국 진출 기업은 경영전략 차원에서라도 중국에서의 상표권 확보를 우선순위에 둬야 한다.

중국 상표출원은 언제 하는 것이 좋은가?

기업들이 일단 중국에 진출한 후 비즈니스 상황을 보면서 상표를 출원하는 경우를 종종 보게 된다. 이는 늦어도 너무 늦은 것이다. 상표출원 없이 중국 진출했다가는 중국 상표브로커의 먹잇감이 되기에 십상이다.

가장 좋은 것은 중국 진출계획이 조금이라도 있다면 한국에 상표출원하면서 동시에 중국에 출원하는 것이다. 동시 출원이 아니라면 우리나라 출원일로부터 6개월 이내에 우선권 주장을 하면서 중국에 출원하게 되면 우리나라 출원일을 중국 출원일로 인정받을 수 있으므로 이 방법을 통해도 된다.

중국에서 열리는 전시회나 박람회에 참가할 경우에도 반드시 미리 중국에 상표를 출원하는 것이 좋다. 그렇지 않다면 중국 기업에 자신의 상표가 그대로 노출돼 중국 기업에 선점당할 가능성이 매우 크기 때문이다.

우리나라에서 인기가 높은 상품을 중국 시장으로 그 판매망을 확장하기 위해 중국에서 개최되는 기업설명회나 전시회 등에 참가하는 한국 기업이 중국에 상표출원 없이 자신의 상품을 중국 기업에 열심히 홍보하는 경우를 종종 보게 된다. 만일 중국 기업이 해당 상품의 상표를 그대로 모방해서 중국에 출원하게 되면 한국 기업은 중국에서 그 상표를 사용할 수 없어 중국 진출 계획을 접어야 할 수도 있다.

따라서 어떤 형태로든 중국에 진출할 계획이 있다면 그 전에 반드시 중국에 상표출원을 해 놓는 게 바람직하다.

상표대리사무소 선정 시 주의해야 할 사항

중국에서 상표대리는 특허변리사처럼 특별한 자격시험이 있는 것이 아니라 누구든 상표대리사무소를 설립만 하면 상표대리를 할 수 있기 때문에 상표대리기구 선정 시에 주의를 요한다. 자칫 제대로 된 전문지식과 경험을 갖추지 못한 상표대리사무소에 맡겼다가는 낭패를 보기 쉽다.

상표국에 등재된 상표대리사무소의 경우는 과도한 비용을 청구하거나 업무태만 등의 이유로 상표국에 고발되면 상표대리사무소 자격이 취소되거나 업무정지처분이 내려지는 등 상표국의 감독에 놓여 있으므로 비교적 안전하다 할 수 있다. 만약 중국 상표대리사무소와 협업하고 있는 한국 내 특허사무소에 의뢰하는 방식이 아니고 직접 중국 상표대리사무소를 지정하는 경우에는 이 상표대리사무소가 상표국에 등재돼 있는지를 확인해 보는 것이 좋다.

중국에는 규모도 크고 자체 개발한 검색 시스템을 갖춘 전문적인 상표대리사무소도 많이 있으나 간혹 상표국 심사관을 통해 상표가 무조건 등록되게 해주겠다고 하거나 다른 사무소보다 훨씬 낮은 비용을 제시하는 상표대리사무소의 경우 의심해봐야 한다.

개인사업자나 중소기업이라면 KOTRA를 통해 중국 상표대리사무소를 지정하는 방법도 있다. 이 경우 상표출원에 있어서 일정한 비용지원을 받을 수 있고 한국어가 가능한 대리사무소를 추천받아 지정할 수 있으나 비용지원은 출원에만 한하며, 출원이후에 진행되는 절차에 소요되는 비용은 지원하지 않는다.

우리나라와 중국의 상표제도 주요 차이점

중국의 상표제도는 여러 면에서 우리나라와 차이가 있다. 주요 차이점을 살펴보면 다음과 같다.

1. 중국은 심사관이 거절 이유를 발견해도 출원인에게 별도의 의견 제출기회를 주지 않는다.

중국은 원칙적으로 심사의견 제출서를 발송하지 않으며, 극히 제한적인 경우에만 그것도 1회에 한해서만 의견제출 통지서를 발송한다. 하지만 우리나라의 경우 심사관이 해당 상표에 거절이유를 발견할 경우 반드시 출원인에게 의견제출 통지서를 발급하고 출원인에게 의견제출 또는 보정의 기회를 제공한다.

2. 중국에는 심사관이 거절이유가 있는 일부상품에 대해서는 부분거절결정을 내린다.

즉, 심사관이 거절이유가 있는 일부 지정상품 또는 서비스업에 대해서는 부분거절결정을 하고 거절이유가 없는 일부 지정상품 또는 서비스업에 대해서는 출원공고하게 된다. 그러나 우리나라의 경우에는 일부 지정상품 또는 서비스업에 거절이유가 있는 경우 해당 거절이유를 극복하지 못하면 전체 지정상품 또는 서비스업에 대해 거절결정이 내려진다.

3. 중국에는 공존동의서 제도라는 것이 있다.

이의신청이나 무효심판 등에서 선출원 상표권자가 후출원 상표가 자신의 상표와 유사한 경우에도 자신의 상표와 후출원 상표가 공존하는 것을 동의하는 문서를 상표국이나 상표평심위원회에 제출해 후출원상표의 등록을 허락해 줄 것을 요청하는 제도이다. 이럴 경우 서로 유사한 상표가 공존하게 되는 것이다. 그러나 우리나라에는 이러한 공존동의서 제도를 채택하고 있지 않다.

4. 중국에서는 상표 양도 시 해당 상표와 함께 동일 또는 유사한 상표를 전부 양도해야 한다.

즉, 상표권자가 상표를 양도할 경우에는 동일 상품에 등록된 유사한 상표나 유사한 상품에 등록한 동일 또는 유사한 상표를 전부 양도해야 한다. 유사상표를 함께 양도하지 않으면 양도신청은 포기한 것으로 간주한다. 그러나 우리나라의 경우 유사한 상표를 일괄해서 양도해야 하는 것은 아니다.

5. 이외에 중국에는 우리나라와 같은 우선심사제도와 정보제공제도가 없다.

우리나라는 상표등록출원 후 출원인이 아닌 자가 상표등록출원된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 정당한 사유 없이 업으로써 사용하고 있다고 인정되거나 대통령령이 정하는 상표등록출원으로서 긴급한 처리가 필요하다고 인정되는 경우 우선 심사를 신청할 수 있다. 또한, 누구든지 상표등록출원의 등록여부결정 전까지 상표법 제54조 각 호의 어느 하나에 해당돼 상표등록될 수 없다는 취지의 정보를 특허청에 제공할 수 있다.

※ 이 원고는 외부 전문가가 작성한 정보로 KOTRA의 공식 의견이 아님을 알려드립니다.