- 먼 나라 이야기가 아닌 지식재산권, 미국 진출 기업이라면 관련 지식 필수 -

- 하반기 전시회 시즌 앞두고 특히 지식재산권 침해 관련 유의 필요할 것 -

□ 미국 지식재산권의 기초 개념

  ◦ 지식재산권이란?

    - 지식재산(Intellectual property)이란 발명, 문학 및 예술작품, 상업적으로 쓰이는 상징, 이름, 이미지 등을 모두 포함한 정신적인 창작물을 지칭하는 용어로 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization, 이하 WIPO)는 정의함. WIPO에서는 지식재산을 크게 산업재산권(Industrial property)과 저작권(Copyright)으로 나누고 있음.

    - 지식재산권(Intellectual property rights)이란 다른 재산권과 마찬가지로 해당하는 특허, 상표권, 저작권을 가진 유·무형의 작품·창작물·발명 등과 이의 창작자 또는 소유자를 보호하는 권리임. 또한 해당 창작자 또는 소유자는 특정 기간 동안 경쟁에 대한 우려 없이 이 창작물을 독점적으로 사용할 수 있는 권리로도 정의될 수 있음.

  ◦ 지식재산권의 종류

    - 지식재산권은 크게 특허(Patents), 상표(Trademarks), 저작권(Copyrights), 영업 비밀(Trade secrets)로 나눌 수 있음.

    - ‘특허’란 특정인의 이익을 위해 일정한 법률적 권리나 능력을 설정하는 행위로 다시 말하자면 특정 요건을 충족하는 발명에 대해 독점적으로 이용할 수 있는 권리를 부여하는 것을 의미함. 유용하고 진보적이며, 신규성을 가진 기술을 보호하는 ‘기술 특허(Utility patent)’와 새롭고 진보적인 제품 디자인을 보호하는 ‘디자인 특허(Design patent)’로 나뉨.

    - ‘상표’는 특정한 상품이나 서비스를 구분짓는 독특한 상징이나 표시를 뜻하며 상표권이란 이와 같이 특정한 이름, 로고, 소리, 향 등을 포함한 식별력 있는 브랜드를 보호하는 권리임. 상표에는 식별력을 지닌 고유한 외관이나 형상, 디자인을 보호하는 ‘트레이드 드레스’ 또한 포함됨.

    - ‘저작권’이란 최소한의 창작성이 있는 원본의 창조물을 보호하는 권리로 소설·시·각본 등의 문학 작품, 영화, 음악, 그림·사진·조각 등의 예술작품 및 건축 디자인 등이 모두 다루고 있음. 또한 각종 공연에서의 예술 행위, 작곡된 음반, 라디오 및 텔레비전 프로그램 등뿐만 아니라 인터넷 웹사이트 및 제품 매뉴얼까지도 저작권의 보호 대상에 포함됨에 유의가 필요함.

    - 기술 및 노하우 등 경제적 유용성이 있는 기업의 비밀 정보를 뜻하는 ‘영업 비밀’ 또한 지식재산권의 일종으로 볼 수 있으며, 이러한 영업 비밀과 같은 비공개 정보의 비밀 유지를 위해 합리적인 수단과 절차의 사용이 강조됨.

  ◦ 특허의 소유, 양도 및 출원

    - ‘특허에 대한 권리’와 ‘특허를 받을 수 있는 권리’는 원칙적으로 발명자에게 귀속되며, 이러한 권리는 계약에 의해 타인에게 양도될 수 있음.

    - 미국에서는 특허 출원 시 ‘유효 출원일(Effective filing date)’을 기준으로 특허 요건을 판단하게 되며, 창작 권장에 더욱 힘을 실은 개정된 특허법(The Leahy-Smith America Invents Act, 이하 AIA)에 의해 특허 부여의 우선순위 기준이 ‘선발명주의’에서 ‘발명가 선출원주의’로 변경됐음. AIA 개정 이후의 발명에 대해 출원 전 타인에 의해 먼저 공개된 경우라면 원칙적으로 해당 특허를 받을 수 없게 됐음에 주목할 필요가 있음.

    - AIA 변경 이전과 동일하게 발명자 자신이 출원 전 발명 내용을 공개한 경우 공개일로부터 1년 이내에 출원한다면 특허를 받을 수 있음. 또한 타인의 발명에 대해 무단으로 출원할 경우 특허 등록이 되더라도 추후 무효가 될 수 있음에 유의해야 하겠음.

□ 한국 기업이 알아두면 좋을 美 지식재산권 이야기

  ◦ 위와 같이 복잡하고 어렵기도 한 미국 지식재산권에 대해 KOTRA 로스앤젤레스 IP-Desk 김윤정 변호사와의 인터뷰를 통해 한국 기업들이 잘 모르는 지식재산권 관련 사항과 침해 사례 등에 대해 짚어보고자 함.

  ◦ 지식재산권은 더 이상 남의 이야기가 아니다

    - 김 변호사는 “대부분 ‘지식재산권’이라고 하면 나와는 혹은 우리 업과는 무관한 이야기라고 여기는 경우를 자주 마주하고 있다.”고 언급함.

    - 지금으로부터 약 20년 전을 떠올리면 전체 비즈니스들 중 대략 30% 가량만이 사업상 지식재산권과 관련이 있었다고 볼 수 있지만현재는 지식재산권과 관련이 없는 비즈니스를 찾기가 더 어려운 상황임. 예를 들어 레스토랑의 경우 상호와 연관된 ‘상표권’과 관계가 있으며, 의류 생산기업의 경우는 원단의 패턴 등이 ‘저작권’과 관련돼 있음.

    - 지식재산권은 특히 미국에서 매우 중시되는 개념임에도 불구하고 지식재산권 자체에 대한 인식이 높지 않은 한국 기업이 생각보다 많다는 점을 꼽으며, 김 변호사는 더 많은 한국 진출 기업들이 지식재산권에 관심을 기울여야 한다고 강조함.

  ◦ 높은 비용이 드는 특허 출원, 부담을 줄일 수 있는 방법은?

    - 한국 진출 기업들은 미국 내 특허 출원에 대해 ‘높은 비용’으로 인한 부담을 많이 느낀다고 김 변호사는 설명함. 미국에서 특허 출원 시 사안에 따라 다르지만 기본적으로 약 5천 달러에서 많게는 1만 달러 이상이 발생하는 경우도 있음. 이처럼 만만치 않은 특허 출원 비용으로 인해 한국 진출 기업들은 신제품 혹은 신기술 등의 ‘발명’에 대해 곧바로 특허 출원을 하려 하지 않는 경향이 있음.

    - 그러나 미국에는 해당 제품이나 기술의 판매, 판매 제안, 공개 발표가 일어난 지 1년 안에 특허 출원을 해야 한다는 ‘1 Year Statutory Bar’가 존재하며, 만약 발명가 자신이 아닌 타인이 먼저 공개했다면 특허를 받을 수 없게 됨. 따라서 발명품이나 주력 상품 등은 그 즉시 특허 출원을 하는 것이 적극적으로 권장됨.

    - 만약 비용적인 면에서 많은 부담이 되거나 해당 발명을 급히 공개해야 해 시간적 여유가 없다면 정식 특허 출원 전 ‘가출원 제도’를 활용하는 방법도 큰 도움이 될 수 있다고 김 변호사는 전함.

    - 가출원(Provisional application)이란 정식 특허 출원보다는 비교적 낮은 비용과 간단한 절차로 특허 출원에 대한 권리와 특허 출원일을 일시적으로 확보해 둘 수 있는 제도임.

    - 비용은 약 1500 달러 이하인 경우가 대부분이며, 해당 발명과 관련된 모든 내용이 제출 문서에 들어가 있다면 특정한 형식을 갖출 필요가 없어 신속한 제출이 가능함. 가출원 후 1년 이내에 해당 가출원에 기반한 정식 출원을 할 수 있음.

    - 가출원 제도로 확보한 1년이라는 기간은 해당 발명 아이디어·기술·제품에 대한 구체화, 시장성 확인, 개선 등을 할 수 있는 매우 적절한 기간이며 가출원이 완료된 발명품에는 ‘Patent Pending’이라는 문구 표시가 가능해 경쟁자에게는 어느 정도의 경각심 또한 줄 수 있겠음.

  ◦ 대표적인 상표권 및 저작권 침해 사례

    - 흔히 일반명사처럼 사용되는 단어가 실제로는 공식 등록된 상표임을 인지하지 못한 채 이를 사용해 상표권 침해 소송을 겪는 한국 기업들을 적지 않게 찾아볼 수 있음.

    - 가장 대표적인 예로 ‘훌라후프(Hula Hoop)’와 ‘프리스비(Frisbee)’를 들 수 있음. 훌라후프와 프리스비는 공식적으로 등록돼 있는 미국 WHAM-O사의 상표임에도 불구하고 한국에서는 흔히 ‘놀이용 후프’와 ‘던지는 원반’을 의미하는 일반적인 단어로 여겨져 왔기에 이들 상표의 사용에는 큰 주의가 필요함.

    - 각종 단열재, 완충재, 일회용 포장·식탁용품 등으로 사용되는 발포 폴리스티렌(Foamed polystyrene) 소재인 ‘스티로폼(Styrofoam)’ 또한, 일상생활에서 일반명사로 많이 사용되지만 등록된 상표인 사례 중 하나임. 스티로폼은 미국의 다국적 화학 기업인 The Dow Chemical Company의 공식 등록 상표임.

    - 고화질의 영상 및 음향 전송이 가능한 케이블 및 단자(포트)를 의미해 TV·랩톱 등에서 흔히 찾아볼 수 있는 ‘HDMI’ 또한 공식 등록된 상표이며, HDMI Licensing, LLC에서 상표권 및 라이선스에 대해 전문적으로 집행하고 있음. 비슷한 사례로 무선 데이터 교환 기술을 의미하는 ‘블루투스(Bluetooth)’ 또한 Bluetooth Special Interest Group의 공식 등록된 상표임에 주목할 필요가 있다고 김 변호사는 언급함.

일반명사처럼 흔히 사용되지만 공식 등록된 상표인 사례: 훌라후프, 프리스비, 스티로폼, HDMI, Bluetooth

자료: Pixabay, HDMI.org, Bluetooth Technology Website

    - 위에서 살펴본 상표권뿐만 아니라 저작권과 관련된 침해 사례도 찾아볼 수 있음. 한국의 한 스마트폰 액세서리 생산 기업은 Google 검색을 통해 얻은 이미지를 제품 매뉴얼에 사용해 해당 이미지의 저작권자인 Getty Images로부터 저작권 침해에 대한 경고장을 받은 사례가 있음.

□ 시사점 및 조언

  ◦ 더 이상 먼 나라 이야기가 아닌 지식재산권, 중요성 점차 강조돼

    - 미국에서는 매년 약 4000여 건의 지식재산권 관련 소송이 접수되고 있음. 2019년 말부터는 특히 eBay, Wish 등의 전자상거래 웹사이트를 통해 모조품을 판매하는 셀러(Seller)들을 대상으로 매우 많은 상표 침해 소송이 접수되는 동향이 포착되고 있음.

    - 상표나 저작권과 같은 지식재산권의 경우는 여러 명의 피고를 모아 하나의 소송으로 진행하는 것이 가능해 주로 피고인의 셀러 아이디를 이용해 많은 셀러를 대상으로 한꺼번에 소송을 거는 경우가 다수 목격됨.

    - 소송에 걸린 피고들은 소규모 기업 혹은 개인 셀러가 대부분이기에 변호사를 선임해 법원에 출두하거나 소장에 답변하는 등의 법적 대응을 적절히 하지 못하는 경우가 많으며, 이처럼 소송에 대응하지 않을 경우 판사가 원고 측 의견만을 듣고 판결을 내리는 ‘궐석 재판(Default Judgment)’의 대상이 됨.

    - 타인의 상표에 대한 침해는 당연히 지양돼야 하며, 지식재산에 대한 권리를 매우 중시하고 적극적으로 대응하는 미국에서 특히 ‘지식재산권’은 더 이상 남의 이야기가 아님에 주목할 필요가 있음.

    - 특히 미국에서 사업을 하는 한국 기업들은 판매하는 모든 제품에 대해 혹시 타인의 지식재산권을 침해하는 경우가 없는지 꼼꼼한 검토가 필요하며 항상 이에 대해 유념해둬야 할 것으로 보임.

  ◦ 전시회 시즌 앞두고 특히 전시 물품에 대한 지식재산권 침해에 주의 필요할 것

    - 올해 하반기와 내년 초 진행될 MWCA, AAPEX, CES 등의 미국 내 대규모 전시 행사를 앞두고 한국 기업들은 이러한 전시회에서 일어날 수 있는 지식재산권 침해에 대한 각별한 주의가 필요할 것으로 예상됨.

    - 전시회는 기업이 자신의 상품이나 서비스 등을 불특정 다수에 공개하는 장소로 지식재산 관련 침해가 일어나기 쉬우며, 타인이 본인의 지식재산을 침해하는 경우뿐만 아니라 자기도 모르는 사이에 본인이 타인의 지식재산을 침해하는 경우도 포함됨.

    - 전시회에서 전시 물품에 대한 특허, 상표, 저작권을 보유한 경우라면 타인이 이를 인지할 수 있도록 적절한 표시가 필요하며 만약 전시하려는 물품이 타인의 지식재산권을 침해한다는 사실을 알게 됐다면 이를 전시하거나 판매해서는 안 될 것임.

    - 전시와 관련된 카탈로그 등 인쇄물에도 Copyright 혹은 ⓒ 마크, 저작권자 성명, 출판 연도 등 올바른 저작권 표시가 필수임. 전시업체가 아닌 일반인 또는 침해 색출을 위한 전문 업체의 직원 등이 부스를 방문하거나 사진 촬영을 목적으로 배회·염탐하는 것에도 주의가 필요할 것으로 보임.

    - 전시회 참가 이전에 라이선스를 받은 제품에 대해서는 반드시 라이선스 인증서를 준비하고 라이선스를 받지 않은 제품이나 이러한 제품이 수록된 카탈로그, 배너, 포스터 등의 홍보자료 또한 진열·사용하지 않도록 해야 하겠음.

    - 혹시 지식재산권 침해 문제로 전시회 주최 측으로부터 경고장을 받았을 경우, 모든 관련 제품 또는 홍보자료 등을 철저히 확인해 즉시 진열대에서 모두 제외해야 할 것이며 이러한 불상사를 예방하기 위해 의심되는 사항이나 궁금한 사항에 대해 관련 분야 전문가와의 사전 상담이 권장됨.

자료: World Intellectual Property Organization(WIPO), 두산백과, KOTRA Los Angeles IP-Desk, Pixabay, 그 외 KOTRA 로스앤젤레스 무역관 자료 종합