태국 파트너와의 유통, 판매점 계약 시 지재권 관련 주의사항

- 현지 파트너에 의한 상표 선등록 분쟁 증가 추세 -

- 수출 진행 전 반드시 해당 국가에서의 지재권 권리 확보 절차 선행 필요 -

□ 현지 유통업체와의 판매점 계약 시 주의사항

 ○ 태국 내 외국인 투자자가 간접투자 시 가장 일반적인 형태 중 하나가 판매점 계약(distributorship appointment)임.

  - 현지 유통업체를 통해 투자자는 고정사업장에 투자할 필요 없이 간접적으로 그들의 자발적인 마케팅을 통한 제품 판매 및 서비스를 통해 이윤을 창출할 수 있음.

  - 지재권 권리자는 판매점 계약 시 현지 유통업체에게 지식재산권 보호, 사용 등을 위임한다는 포괄적인 조항을 삽입해 계약하는 것을 선호하는데, 현지 유통업체와의 판매점 계약이 끝난 후 새로운 유통업체를 선정하는 과정에서 종종 지재권 분쟁으로 이어지는 경우가 비일비재함.

  - 대부분 판매점 계약이 끝난 후, 전 유통업체가 허가도 없이 원상표권자의 상표 및 상호를 무단으로 사용함으로써 소송 등의 분쟁이 발생함.

  - 보통 판매점 계약기간 중 유통업체가 원상표권자의 유사한 상표를 출원하고, 그 상표를 상표권 권리자가 발견할 경우 판매점 계약은 그 즉시 중단됨.

                        (단위: 건)

자료원: 방콕 IP-DESK

 ○ 현지 파트너에게 상표권 및 도메인 선점을 당했을 경우 해결책은?

  - 유통업체에게 상표권을 선점 당했다고 해서 원상표권자가 상표와 상호에 관한 권리를 완전히 잃었다고 볼 수 없으며, 상표법에 따라 정당한 권리를 가지고 있다는 사실을 입증해 상표등록취소 소송을 제기할 수 있음.

  - 또한 민상법에 따라 원상표권자는 법원에 요청해 유통업체가 무단으로 사용하던 상표권자의 회사상호 및 인터넷 도메인에 대한 사용금지 요구가 가능함.

  - 하지만 소송을 할 경우, 천문학적인 비용 및 시간(3~5년)이 소요되며, 중요한 사업기회를 잃을 수도 있으므로 그다지 선호하는 방법은 아님.

자료원: 방콕 IP-DESK

□ 현지 파트너와의 지재권 분쟁, 예방이 가장 중요

 ○ 이런 분쟁에 휘말리지 않기 위해서는 사전에 예방하는 것이 가장 좋음. 현지 파트너(유통업체)와 판매점 계약 전에 두 가지 부분에 대해서는 원상표권자가 반드시 확인할 필요가 있음.

  - 첫째, 판매점 계약 전 원상표권자는 상표 및 진행하고자 하는 서비스 부문에 대한 상표권을 현지에 반드시 등록할 필요가 있음.

  - 현지 파트너에 대한 유일한 통제수단이며, 유통업체 및 타 경쟁사의 유사상표가 등록되는 것을 방지해줌과 동시에 상표권을 침해당했을 경우 상표법에 의해 강력한 민∙형사상의 대응이 가능하다는 장점이 있음.

  - 둘째, 원상표권자는 현지 파트너와의 판매점 계약에 삽입되는 지재권 관련 조항에 대해 면밀하게 검토하고 작성할 필요가 있음.

  - 해당 제품 및 서비스에 대한 지재권 보호관리 조항과 더불어 지재권 사용에 대한 현지 파트너의 권리 및 사용기간을 반드시 명시해, 판매점 계약이 만료(기간)되거나 강제로 종료될 경우 원상표권자의 허가없이는 해당 상표를 무단으로 사용할 수 없음을 환기시킬 필요가 있음.

  - 만약 예전 파트너가 무단으로 사용할 경우, 판매점 계약서 내 이러한 조항을 바탕으로 손쉽게 대응이 가능함.

□ 시사점

 ○ 원상표권자–현지 유통업체 간 판매점 계약을 전후로 상표권 선점에 의한 무단사용에 대한 분쟁들이 빈번하게 발생하고 있으며, 상표권 선점이 됐을 경우 태국 내 수출 자체가 어려울 수 있음.

  - 따라서 상표권자의 경우, 비록 비용이 어느 정도 발생하더라도 자사의 소중한 무형자산을 보호한다는 측면에서 최소한 판매점 계약을 하기 전 또는 수출하기 전 자사의 상표를 자신 또는 회사 명의로 출원해놓는 책임감이 필요함.

자료원: Tilleke & Gibbins 지재권 로펌, 방콕 IP-DESK 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합